中美方法可专利性判断标准比较研究

美国的方法可专利性判断问题在工业时代采用“机器-转化”标准得到了很好地解决。信息时代到来后，司法实践一方面要兼顾工业时代的需要，另一方面又要适应新技术的挑战，因此不断做出尝试和努力，遂形成“Freeman-Walter-Abele”标准以及“实用、具体和有形结果”标准，但目前方法可专利性判断标准在美国成为开放性问题。通过比较发现，中国目前仍然在坚持着美国在工业时代的方法可专利性判断标准。

随着计算机技术和软件技术的工程化和产业化，计算机程序的可专利性问题不断引发方法可专利性判断标准的探讨和争论。后来互联网的出现和快速普及，商业方法的可专利性问题使得方法可专利性判断标准问题继续升温。新近发生在美国的Bilski案更是将方法可专利性判断标准问题再次推至美国联邦最高法院的案头。笔者首先剖析美国是如何处理方法可专利性判断问题，接着分析中国专利法的立法与实践，然后比较中美在方法可专利性判断标准问题方面存在的差异，希望能够得到些许有益的启发。 一、方法可专利性概述 （一）可专利主题范围 美国专利法第101节规定了可专利主题的范围，即： 只要符合本法规定的条件和要求，任何人都可以就其发明或发现的任何新的且实用的方法、机器、制造品或者合成物及其任何新的且实用的改进获得专利权。 根据第101节的规定，共有四类发明或者发现可以获得专利法的保护，即可专利主题可以分为方法、机器、制造品和合成物。美国国会在立法时运用“任何”一词来修饰方法、机器、制造品和合成物这些术语，由此可以得知专利法规定的可专利主题范围是非常广泛的。 美国专利法第101节规定了可专利主题的类别，并且范围相当广泛，仅从字面上看不出任何限制。但根据美国联邦最高法院以往的判例，符合第101节规定的可专利主题有三个具体的例外，即自然规律（laws of nature）、自然现象（physical phenomena）和抽象思想（abstract ideas）不属于可专利主题。自然规律、自然现象和抽象思想是人类知识的源泉，当然属于全人类所有，不能被任何人所独占。这三种例外虽然从法律文本中不能直接看出来，但是这些例外限制却是符合第101节规定的“新颖且实用”要求的。 美国专利法第101节规定的可专利性要求只是获得专利保护的门槛性标准。根据该法的规定，一项发明欲获得专利法的保护，不仅要满足“方法、机器、制造品和合成物”的类别要求，还必须具备新颖性和非显而易见性，并且还必须充分描述发明的具体内容。 （二）专利法上的 “方法” “方法”一词的含义相当广泛和不确定。1793年的美国专利法当时使用“art” 来表示“方法”。美国国会在1952年制定现行专利时将原先的“art”替换成现在的“process”用来表示“方法”。但美国联邦最高法院认为，这种变化并没有改变可专利方法的范围，因为就专利法而言，“process”就是“art”。 美国现行专利法第101节规定了方法、机器、制造品和合成物四类可专利主题，但专利法本身却仅对“方法”进行了定义和说明，由此可见美国国会在1952年制定现行专利时就已经预料到“方法”一词可能会引起认识上的分歧，因此就“方法”进行专门定义。美国专利法第100节（b）规定，“方法”（process）一词系指方法（process）、技艺（art）或制法（method），并包括对已知的方法、机器、制造品、合成物或材料的新的利用。 对于法律用语的解释，除非另有定义，否则应当按照它们日常的（ordinary）、当代的（contemporary）和普通的（common）含义进行解释。根据法律解释常用的文理解释规则，对于含义模糊的术语，可以通过分析其邻近词语而获得精确含义，但是“如果法律本身已经包含明确定义的，我们应当遵循此定义”。由于美国专利法第100节（b）已经对“方法”进行了明确定义，因此文理解释规则不适用对“方法”的解释，即“方法”的解释不能参照第101节规定的机器、制造品、合成物等其他类别的可专利主题。专利审查实践和司法审判实践应当严格遵循专利法第100节（b）对“方法” 的明确规定，不能在相关词语的日常、当代和普通含义之外去解释“方法”，更不能设定条件去限制或排除“方法”日常、当代的和普通的含义。就日常含义而言，“方法”是指“一种程序，或者产生某一确定结果的一系列行为、动作或操作”，或“为获得特定结果而采取的一系列行为或步骤”。 另外，将方法按照某些标准进行分类，然后再将某些类别的方法直接排除在可专利主题范围之外，对于这种做法，美国国会在立法时未曾考虑，并且这种做法也违背专利法的目的。 二、美国的方法可专利性判断标准 （一）工业时代的判断标准 在1876年的Cochrane诉Deener案中,法院将“方法”解释为“作用在行为对象上的一个行为或一系列行为，目的就是要改变行为对象的状态或者将行为对象转化成其他不同的事物”。因此“能否改变行为对象的状态或者将行为对象转化成其他不同的事物”成为判断某一方法是否具有可专利性的标准。这就是方法的“机器-转化”可专利性判断标准。 “机器-转化”判断标准实际分为两个部分。申请人要想证明其权利要求符合美国专利法第101节的规定，他就应当要么证明其权利要求必须与特定的机器设备相结合，要么证明其权利要求能够完成物品的特定转化。特定机器的运用或物品的特定转化必须对权利要求的范围构成实质意义上的限制，即对申请保护的方法来说，特定机器的运用或者物品的特定转化应当是必不可少的，而不能是无关紧要、可有可无的。 “机器-转化”判断标准发端于工业革命时代，机械工业和化工工业是当时的主要产业，相关发明也主要集中在机械工程领域和化学工程领域，因此绝大多数的发明是符合“机器-转化”可专利性判断标准的。 （二）信息时代的判断标准 随着时代的变化，特别是计算机、软件以及互联网等新技术的出现，包括方法可专利性判断标准在内的整个专利制度都面临巨大挑战。在信息时代，不满足“机器-转化”可专利性判断标准的某些方法不应当永远拒之于专利保护的大门之外，司法实践也开始从一概将专利权拒绝授予那些不满足“机器-转化”判断标准的方法，逐渐转变为有条件地将专利权授予某些不满足“机器-转化”判断标准的方法。 1.信息时代的早期尝试 发生在1972年的Gottschalk诉Benson案可谓是信息时代有关方法可专利性判断标准的里程碑。该案涉及数学算法（algorithm）本身是否具有可专利性的判断。美国联邦最高法院认为，数学算法是抽象思想，抽象思想是不具有可专利性的。1978年的Parker诉Flook案则体现了可以有条件地将专利权授予某些不满足“机器-转化”判断标准的方法。该案涉及在催化转化过程中更新报警限制条件的方法是否具有可专利性的判断。虽然在该案中美国联邦最高法院最后没有就要求保护的方法授予专利权，但并不是因为该方法包含数学算法，而是因为包括数学算法在内的整个权利要求都属于现有技术，因此不能授予专利权。后来美国关税与专利上诉法院总结Freeman案、Walter案和Abele案形成了当时的“Freeman-Walter-Abele”判断标准。该判断标准包括两个判断步骤，首先要判断权利要求所引用的“算法”是否属于Benson案意义上的算法，其次要判断该算法是否以某种方式作用于某些物理对象（physical elements）或者是否运用物理方法的步骤（physical process steps）。 在信息时代到来后，法院一方面要试图继续适用工业时代形成的“机器-转化”判断标准，另一方面又要试图将信息时代新出现的那些不满足“机器-转化”判断标准的某些方法纳入可专利主题的范围。“Freeman-Walter-Abele”判断标准就是在这种背景下形成的，并且也充分体现了司法实践为适应新技术时代所做的努力。但是“Freeman-Walter-Abele”判断标准将权利要求进行拆解后单独分析算法的可专利性，这种做法与美国联邦最高法院在Flook案以及联邦巡回上诉法院在State Street案和AT&T案中确立的“整体分析权利要求”可专利性规则不符。因此，后来法院已经不再适用“Freeman-Walter-Abele”判断标准。 2. 信息时代的再次努力 面对信息浪潮的不断冲击，美国法院继续努力探求方法可专利判断标准，并形成“实用、具体和有形结果”（the useful, concrete, and tangible result test）判断标准。该判断标准最早形成于Alappat案，并被State Street案和AT&T案引用。在Alappat案中，法院认为申请保护的权利要求“不是一个拆分的、可视为抽象思想的数学概念，而是一个能够产生实用、具体和有形结果的机器”，因此属于可专利主题。这就是方法可专利性的“实用、具体和有形结果”（the useful, concrete, and tangible result test）判断标准。在State Street案中，法院认为申请保护的权利要求“借助机器，通过一系列数学计算，将代表具体美元金额的数据转化成最终的股票价格，由于这种转化产生了一个实用、具体和有形的结果，因此属于可专利的发明。”在AT&T案中，法院认为“申请保护的方法运用布尔算法原理（the Boolean principle）产生了一个实用、具体和有形的结果，并且没有先行占尽该数学算法的其他用途，因此从表面上看该方法落入专利法第101节规定的范围”。 由此可以看出，数学算法本身只是没有任何实际意义的抽象思想，除非这些算法应用到具体的实践中，否则都不属于可专利主题范围。如果一种方法需要与特定机器设备相结合，或者能够改变特定物品的状态或将特定物品转化成不同事物，该方法通常来说会产生一个实用、具体和有形的结果。在专利审查和司法审判实践中，产生“实用、具体和有的结果”在很多情况下对判断某一方法是基本原理，还是基本原理的实际应用能够提供非常有用的参考依据，但是该标准尚不足以用来直接判断申请保护的权利要求是否属于美国专利法第101节规定的可专利主题。因此“实用、具体和有形结果”判断标准只是“机器-转化”判断标准的辅助参考，而不能代替“机器-转化”标准成为判断方法可专利性的标准。 （三）面向未来的开放标准 美国联邦最高法院在Bilski案的判决书中，结合先前判例阐述了方法可专利性的判断标准问题。首先，最高法院评价了“机器-转化”标准在判断方法可专利性方面的地位和作用。最高法院承认历史上的确曾将“机器-转化”标准作为判断某一方法是否具有可专利性的标准，但同时指出，后来的判例已经表明“机器-转化”标准并不是唯一的判断标准。为此，最高法院还重申了Benson案和Flook案对“机器-转化”判断标准的看法。最高法院认为，在Benson案中最高法院只是把“能够完成物品状态的转化”当做判断方法可专利性的重要参考（clue），并明确反对“不满足机器-转化条件的方法不授予专利权”的做法；在Flook案中最高法院则明确表示，即使某一方法不满足“机器-转化”判断标准，但仍然可以授予专利权。因此美国联邦最高法院认为，以往判例足以表明 “机器-转化”标准只是判断某一方法是否属于美国专利法第101节规定的可专利主题范围的有用且重要的参考和调查手段，但是“机器-转化”标准绝对不是判断一项发明是否是可专利方法的唯一判断标准。美国联邦最高法院最后再次指出，对专利法设定限制条件的做法，与专利法文本是不相符的，是不可取的做法，并指出对于“如何界定可专利方法的范围，只能依据专利法第100节（b）有关方法的定义和参考Benson案、Flook案和Diehr案给出的指导性意见”。在具体案件中，法院在对某一方法的可专利性进行具体判断时，当然可以参考“机器-转化”判断标准、“实用、具体和有形结果”判断标准，并且美国联邦巡回上诉法院在符合专利法目的和不违背专利法文本规定的情况下还可以提出其他限制性标准。 由此可以看出，对于美国专利法的司法实践来说，目前方法可专利性判断标准问题成为开放的，并且“在符合专利法目的和不违背专利法文本规定的情况下将继续不断地发展”。 三、中国的方法可专利性判断标准 中国现行专利法第二条规定，本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计，发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案，实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。根据上述规定，能够在中国获得专利权的方法必须是技术方案。由此可见，中国专利法判断方法可专利性的标准显然是技术性标准（technological arts test）。 中国现行专利法第二十五条规定，科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法不属于专利保护的客体，即不属于可专利主题。其中科学发现是指对自然界中客观存在的物质、现象、变化过程及其特性和规律的揭示。其中的智力活动的规则和方法是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法。 在中国，对于涉及计算机程序的发明必须满足现行专利法第二条规定的技术性标准才可以成为专利保护的客体，即相关发明必须是技术方案，解决的问题必须是技术问题，采用的手段必须是遵循自然规律的技术手段，并且由此获得符合自然规律的技术效果。例如为了处理外部技术数据的涉及计算机程序的发明和为了改善计算机系统内部性能的涉及计算机程序的发明等都是可专利的发明。如果涉及计算机程序的发明仅仅涉及一种算法或数学计算规则，或者计算机程序本身或者仅仅记录在光盘、磁盘等载体上的计算机程序，那么此类发明不属于专利保护的客体。 四、中美方法可专利性判断标准之比较 根据前述中国专利法的规定，中国专利法关于方法可专利性判断标准采取的是技术性标准（technological arts test），因此能够在中国获得专利权的方法必须是技术方案。由此可知，诸如商业方法等非技术性的方法确定无疑地直接被排除在可专利主题范围之外。根据前文对美国方法可专利性判断标准的分析，将方法按照某些标准进行分类，然后再将某些类别的方法直接排除在可专利主题范围之外，这种做法在美国已经被司法实践认为是不妥当的。中国将非技术性的方法直接排除在可专利主题范围之外，这种做法与美国的现实做法截然不同。 中国现行专利法第二十五条将“科学发现”排除在可专利主题范围之外，这与美国专利法判例中确定的自然规律、自然现象和抽象思想不属于可专利主题的旨趣大体相同。但是中国现行专利法第二十五条将智力活动的规则和方法也直接排除在可专利主题范围之外，却是因为智力活动的规则和方法没有采用技术手段或利用自然规律，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不构成技术方案。由此可见，智力活动的规则和方法在中国不属于可专利主题范围，是因为它们不满足中国现行专利法第二条规定的技术性标准。这与前述美国专利法的立法规定及司法实践则大异其趣。 如前所述，对于涉及计算机程序的发明，必须满足技术性标准才可以成为中国专利法的可专利主题。如果涉及计算机程序的发明仅仅涉及一种算法或数学计算规则，或者计算机程序本身，那么此类发明不属于可专利主题范围。根据前文论述，仅仅涉及一种算法或数学计算规则的发明在美国被视为抽象思想，因此被排除在可专利主题范围之外，但对计算机程序本身则并没有直接排除在可专利主题范围之外。中国将计算机程序本身直接排除在可专利主题范围之外，这种做法似乎与美国联邦巡回上诉法院在Bilski案的做法不谋而合，即对计算机程序而言，“机器-转化”标准是判断某一方法是否落入可专利主题范围的唯一判断标准。 五、结论 通过对美国司法实践的梳理，我们没有获得美国专利审判中采取的方法可专利性判断标准。这是因为美国专利审判的司法实践根据经济、技术发展的现实情况与时俱进地发展着方法可专利性的判断标准。而中国至今却仍然在坚持着美国在工业时代的方法可专利性判断标准。通过上述中美方法可专利性判断标准的比较分析，我们不难看出二者之间存在明显差异。也许有人说，中国和美国的国情不同，经济、技术发展水平不同。但需要特别指出，随着互联网技术的出现和快速普及，全球发达国家和发展中国家都不同程度地进入了信息时代却是一个不争的事实，当然包括中国在内的一些发展中国家仍然还面临着继续完成工业化的艰巨任务。我们既然已经身不由己地进入信息时代，那么我们在完成工业化的过程中也应当同时要努力适应信息时展的现实要求，这当然包括方法可专利性判断标准的适当调整。

申请人要想证明其权利要求符合美国专利法第101节的规定，他就应当要么证明其权利要求必须与特定的机器设备相结合，要么证明其权利要求能够完成物品的特定转化。

数学算法本身只是没有任何实际意义的抽象思想，除非这些算法应用到具体的实践中，否则都不属于可专利主题范围。

在中国，对于涉及计算机程序的发明必须满足现行专利法第二条规定的技术性标准才可以成为专利保护的客体，即相关发明必须是技术方案，解决的问题必须是技术问题，采用的手段必须是遵循自然规律的技术手段。