专利侵权现有技术抗辩研究

[摘 要]我国新修订的《专利法》以立法的形式确立了现有技术抗辩制度，这是我国专利确权制度单独设置模式的一大进步。专利侵权诉讼中被告可利用该制度维护自己的合法权益 ，但立足于当前我国的司法实践，对现有技术抗辩的对比方式以及对比标准上存在一定的误读。本文试图从现有技术抗辩的对比方式应当是被控侵权技术与现有技术进行对比，对比标准应当是新颖性标准的角度对现有技术抗辩进行阐释。

[关键词]专利侵权 现有技术 现有技术抗辩

中图分类号：D923.42 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2014）44-0151-03

我国于2008年12月就《中华人民共和国专利法》进行了第三次修订，此次修订首次以法律的形式引入了现有技术抗辩制度，该项制度的增设将对我国专利制度产生重大影响。纵观该制度这几年在我国实施的状况看来，理论界和实务界对于该制度的法律适用一直存在较大的争议。本文尝试着通过比较研究的方法，探究现有技术的本质，厘清问题之所在，以期对我国的司法实践有所帮助。

一、现有技术抗辩概述

抗辩权是一种用以拒绝相对人的给付请求权的民事权利。根据民法抗辩权理论，诉讼当中的被告可以引用三种抗辩权：权利障碍的抗辩、权利毁灭的抗辩和抗辩权。前两者是程序法上的抗辩权，后者为实体法上的抗辩。[1]

现有技术抗辩的理论体系来源于民法的抗辩权理论，其虽然是现行专利法所特有的抗辩事由，但其本质上是属于抗辩权的一种，故具有抗辩权的一般特征：客体是具有财产内容的请求权。现有技术抗辩权作为一种非攻击性的权利，其并不能否认、变更或消灭对方的请求权，具有防御型权利的特征。有效地行使现有技术抗辩有阻却请求权的效力，其结果是人民法院确认被控侵权人的侵权行为不成立，其无须承担侵权责任，但是相对人的请求权和实体权利并不因为被控侵权人行使现有技术抗辩而改变。[2]

现有技术抗辩，日本学术界称为“自由技术水准的抗辩”或者“自由技术抗辩”，德国学术界称为“自由技术水准抗辩”，我国学术界目前多数采用“公知技术抗辩”这一概念。《专利法》修正案第62条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。3由于现行专利实施细则及审查指南对现有技术的概念作了明确的界定，4其内涵和外延都为知识产权实务界和学界所熟知。基于此，上述法条中使用了现有技术和现有设计的概念，并且《利法》正案中对于现有技术和现有设计的概念有明确的规定，而使用公知技术的概念容易引起混淆和误读，5所以笔者认为将上述制度称为“现有技术抗辩”更为准确。

二、现有技术抗辩的法律性质

专利侵权抗辩包括侵权例外抗辩、不侵权抗辩、专利权无效抗辩、现有技术抗辩等。《专利法》第62条规定明确了使用现有技术不构成侵犯专利权，但没有进一步明确现有技术、抗辩法律本质是不侵权抗辩还是侵权例外抗辩。

通常专利侵权判定可以分为两步，首先依据权利要求书确定专利权的保护范围，然后将其与被控侵权专利进行比较。如果被控侵权专利的权利要求内容完全落入了专利权保护范围之内，且其不属于法律规定的特殊例外情况，则就构成专利侵权。若要证明不侵权，或证明被控侵权专利未落入专利保护范围内，此为“不侵权抗辩”；或证明其权利要求内容虽落入了对方专利保护范围之内，因属于法定例外情况，故不视为侵犯专利权，此为“侵权例外抗辩”。

但新修改的《专利法》引入“现有技术抗辩”制度之后，判定是否侵犯专利权，除需考虑专利权权利要求和被控侵权物之外，还要参照“现有技术”的影响，三者的比对关系更为错综复杂。依排列组合原理，必然形成三组比对关系：第一组为原先专利权权利要求与被控侵权物的比对，第二组为专利权与现有技术比对，第三组为被控侵权物所涉技术与现有技术之问的比对。如此种种情况下，当被控侵权人援引现有技术抗辩时，审判机关何去何从？

若优先选用上述第三组比对，即现有技术抗辩比对，其有利条件为先不用确定专利保护范围而进行较容易的对被控侵权物与现有技术比对，如比较结果是被控侵权物在现有技术范围之内，则说明被控侵权物不侵犯专利权，为“不侵权抗辩”；如被控侵权物未落入现有技术范围之内，还必须进行被控侵权物与专利权比较，如落入则侵权，如不落入则不侵权，也为“不侵权抗辩”，可知，首先适用现有技术抗辩的，则其性质为“不侵权抗辩”。

如先进行第一组比对，即专利权与被控侵权物之问的比对，在专利权权利要求充分公开且明确的基础下，如被控侵权物技术范围未落入保护范围，则不侵犯专利权，属于“不侵权抗辩”；反之，则构成侵权，在被控侵权人主张现有技术抗辩的前提下，进一步进行第三组比对，若能证明被控侵权物为现有技术，则被控侵权物也处于专利权保护范围之外，此情况下现有技术抗辩为“侵权例外抗辩”。

专利侵权判定应该以“专利权利要求”为中心，因为专利权是专利侵权诉讼的基础和前提。以上述第一组比对优先适用进行比较，体现了以专利为中心的思想并充分尊重专利权，否则与我国立法原则不符，偏离了以权利要求的内容确定保护范围的法律规定。故笔者认为应优先适用专利权与被控侵权专利的比对。鉴于此，我们反证，若优先适用第三组比对，若现有技术抗辩成立，其实际还存在“被控侵权物未落入专利权权利要求保护范围”和“被控侵权物的技术已落入专利权保护范围”的两种情况。若为前者，则应该明确得出不侵权结论，则现有技术抗辩即为不侵权抗辩，其就失去了存在价值；后者，如不在《专利法》69条例外情形之内，应得出侵权的结论，只是《专利法修正案三》录入了现有技术抗辩之规定而使“侵权人”可略过行政程序使专利权无效，直接得出不侵权之结果，可见此为法定例外。

三、 国外主要国家现有技术抗辩的比较分析

（一）现有技术抗辩与确权制度的关系

目前，就专利确权纠纷与专利侵权纠纷之间的关系而言，存在两种立法例：单独设置模式和并行设置模式。单独设置模式的特点在于，专利确权纠纷的解决独立于专利侵权纠纷的解决，自一项专利权被授权之日起，任何民事主体认为其不符合法定授权条件的，只能向专门机构提出主张，由专门机构加以审理，在专利侵权纠纷解决的过程中不应涉及专利权有效性的问题。采用单独设置模式的有德国、韩国、中国等国家。并行设置模式的特点在于，处理专利侵权纠纷的司法机关可以根据侵权纠纷当事人的请求对专利的有效性进行认定，采用该模式的国家主要为美国。

2000年，日本最高法院在Kilby专利侵权纠纷案件中，基于禁止权利滥用原则做出允许被控侵权人在侵权诉讼中以专利权明显无效作为抗辩的判决。6 2004年，日本修订的专利法第104条第3款规定，侵犯专利权或者专用实施权的诉讼中，该专利存在明显的无效理由时，专利权人或者专用实施权人不得向对方当事人行使其权利。自此，日本法院逐步从单独设置模式转变为并行设置模式，越来越广泛地对专利权是否存在无效理由进行审理。7可见，两种立法例之间存在融合和转化的趋势。

现有技术抗辩是在单独设置模式的背景下产生和发展的，主要是为了在某种程度上解决专利确权与专利侵权分离所带来的问题。下面探讨该原则的历史渊源，并对德国、日本和美国的相关制度予以介绍。

（二）德国现有技术抗辩

现有技术抗辩起源自德国。该原则产生的历史背景是1891年德国专利法对无效宣告请求设定了5年的除斥期间，该制度显然对社会公众不公平。1938年，德国最高法院对Keller Fenster专利侵权纠纷案做出判决，[8]该判决兼顾专利权的稳定性与现有技术垄断的不合理性，选择将专利权的保护范围加以限制，在专利权的保护范围的解释中将现有技术排除在外。该判决虽然没有直接使用现有技术抗辩，但是已经包含了该原则的基本思想。

1986年，德国联邦最高法院在Foan stein侵权案中首次明确提出现有技术抗辩，“在依1981年专利法第14条确定专利的保护范围时，允许被告使用被指控为等同利用的侵权客体相对于技术水准并不构成具有专利适格的发明抗辩。即依照1981年德国专利法第3条第款规定所定的技术水准在所述的技术领域中的普通技术人员看来被控侵权客体是显而易见的。”[9]

（三）日本现有技术抗辩

日本法院在2000年以前采用单独设置模式，在专利侵权诉讼中一概不涉及专利有效性的问题。在这种背景下，日本最高法院在“花键滚动轴承”案中，提出了适用等同原则的五个要件：非本质部分、置换可能性、置换容易性、非现有技术和特别事由（禁止反悔）。10其中，“非现有技术”这一要件就是现有技术抗辩的体现。

就对比标准而言，日本法院曾经存在争议。1980年5月9日，东京地方法院在“生检针’，案中指出，只有与现有技术完全相同的技术，才能成立现有技术抗辩。1990年大阪地方法院在“模具装卸工具”案中持有相同观点。另外一种观点认为，被控侵权技术与现有技术之间的对比应当是创造性标准。1981年东京地方法院在“包装容器”案中使用了根据两件从现有技术中容易推知的技术进行判断。日本最高法院在“无限折动用滚珠花键轴承”案中肯定了第二种观点，将其范围扩大到与现有技术相同的技术以及本领域普通技术人员在专利申请日容易从现有技术中推导得出的技术。其中，“从现有技术中容易推导得出”的判断标准，与专利法有关创造性的标准是相当的。11可见，在日本的现有技术抗辩中，采用的对比标准包括新颖性和创造性。

（四）美国的相关制度

由于美国采用并行设置模式，所以尽管美国存在与现有技术抗辩相关的制度――假想权利要求规则，但是其重要程度不及相应理论在德国的地位12。假想权利要求规则只是法院使用的将现有技术排除在专利保护范围之外的方法之一。13其基本思路在于，14在等同侵权中，首先假想一个足以在字面上包含被控侵权技术的权利要求，然后判断该假想的权利要求相对于现有技术是否具有进步性，并且该进步性足以使得美国专利商标局批准该假想的权利要求。如果不能被授权，那么使得专利的保护范围通过等同原则将被控侵权技术包含在其中的主张不能得到支持，等同侵权不成立。该规则的对比方式为，将包含被控侵权技术的权利要求与现有技术进行对比。上述对比方式将被控侵权技术的技术特征概括到假想的权利要求中，其实质上是将被控侵权技术与现有技术进行对比。该规则的对比标准包括新颖性和创造性。

四、我国专利侵权纠纷现有技术抗辩的适用

（一）现有技术抗辩可援引的现有技术范围

1、现有技术不必是可以自由使用的技术，只要公知就行。“现有技术”一词在专利法上有其明确的定义，其只要是被公众所知悉便可，而该技术是否可以被社会公众所自由使用在所不论。故他人合法授权且处于保护期内的专利技术，也是可以作为现有技术的，即不去理会该技术来源的合法性。

2、现有技术在一定程度上可以由相关现有技术自由组合。专利法第23条第2款规定，被控侵权人就外观设计专利可以援引现有技术侵权抗辩，并且其可以适用现有设计或者现有设计特征的组合。但最高院规定被控侵权人就发明和实用新型专利进行侵权抗辩时，其所适用的现有技术方案不该为几项方案的组合，应为一项现有技术方案。

但是随着信息传播方式的日趋发达和科学技术的不断进步，被控侵权人仅仅使用一项现有技术方案的并不多，大部分使用若干项现有技术的简单组合。因此，若此简单组合没有创造性，应认定被控侵权人并没有侵犯专利权人的专利。

3、 现有技术与被控侵权技术是只要相似就行还是必须完全相同。最高院《审理侵犯专利权纠纷案件解释》就上述问题已经作出了明确的解释。其规定只要被控侵犯专利权的技术方案与现有技术相比，对本领域内的技术人员来说，没有实质性差异，人民法院便有理由认为被诉侵权人所实施的技术属于现有技术领域，应判定其不侵犯专利权。

（二）现有技术抗辩的对比方式

就对比方式而言，应当将被控侵权技术与在现有技术抗辩证据中所公开的技术方案进行对比。具体理由如下：

首先，从比较法研究可以得出，德国、日本、美国的现有技术抗辩以及相关制度，均是将被控侵权技术与现有技术进行对比。

其次，从现有技术抗辩的基本法理可以得出，现有技术抗辩是专利侵权纠纷的被控告侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的一项制度，由此可见，现有技术抗辩的对比方式应当是被控侵权技术与现有技术的对比。

再次，专利制度的本质在于通过给予发明人在一定期限内排他的专有实施权，激励发明人公开其技术，从而实现专利制度促进科学技术进步和经济社会发展的最终目的。由此可见，专利制度的终极价值在于使得社会公众获得使用更多技术的机会，从而促进社会整体福利的增加，其并没有限制社会公众使用现有技术的权利。因此，只要被控侵权人证明自己使用的技术属于现有技术，被控侵权人就有权使用该技术，从而应当将被控侵权技术与现有技术进行对比。

此外，在我国现行的立法模式下，专利有效性的判断是国务院专利行政部门的法定职权，其属于行政权的一部分。司法权不应当对于该行政权进行直接或者间接的干预，而应当给予必要的尊重，这也是我国多年的司法实践得出的结论15。因此，在我国现行立法模式下，专利有效性判定和专利侵权判定是完全分离的，不应当在专利侵权纠纷中涉及专利有效性的判断问题。将现有技术与专利的权利要求、被控侵权技术分别进行对比的混合对比方式没有理论依据和法律依据，同时不可避免地造成专利侵权程序中人民法院对于专利的有效性加以判断的情况。并且，在司法实践中，该方式容易将现有技术抗辩的判断与专利权有效性的判断混淆，增加了各地人民法院的审理负担，在司法实践中已经引起了一些混乱，不符合我国单独设置模式的立法例。

（三）现有技术抗辩对比标准

就对比标准而言，在我国目前没有统一的知识产权上诉法院的现实情况下，在我国八十多个法院审理专利侵权纠纷，却对于专利权的效力可能做出不同认定的情况下，我国的现有技术抗辩应当使用新颖性标准。

1、从立法论的角度

首先，有利于保证专利的公信力与确定性。我国有八十多个法院审理专利侵权纠纷案件，并且我国没有遵循司法先例的相关规定，因此，非常容易出现不同的法院的创造性标准不统一从而导致对于同一专利的有效性认定不同的情况。最高人民法院知识产权庭虽然给出了两种解决方案，16但在没有相关法律制度予以保障的前提下，在最高人民法院的协调工作对各法院没有强制力的情况下，仅凭法官的专业水平和职业道德素质，上述方案难以起到理想的效果。同样的专利权在不同地区具有不同的法律效力，将严重影响专利制度的价值以及司法的公信力与确定性。

其次，有利于充分利用现有的行政资源和司法资源。从现有的行政资源来看，作为无效宣告案件专门审理机构的专利复审委员会自1984年我国专利法实施以来，一直承担着复审请求和无效宣告请求案件的审查职责，积累了丰富的专利确权审查经验。相比而言，从现有的司法资源来看，绝大多数法官不具备技术背景，并且审理专利案件的经验各地方法院之间差异也很大，对于全国八十多个可以受理专利侵权案件的法院而言，面对技术性和专业性都很强的创造性的判断显然不具有优势。可以说，对于专利效力的审理，审理侵权案件的法院的意见不比专利复审委员会意见的可信度更高。17将专利确权和侵权分离并且在侵权纠纷中不应涉及专利权有效性的立法模式，不仅仅有法律移植方面的原因，更重要的是该立法模式能够更好地利用和配置现有的行政和司法资源。

再次，采用新颖性的标准还有利于司法实践操作。从《专利法》修正案的相关规定可以看出，我国仍然将处于单独模式的立法例下。新颖性判断标准类似于相同侵权的判断标准，并且《审查指南》对于新颖性的判断具有明确详细的规定，包括审查原则、审查基准等，便于人民法院在司法实践中运用和操作。并且，新颖性标准较为客观，可操作性强，具有法律适用的确定性。

需要指出的是，新颖性的概念宽于相同的概念。在现有技术抗辩适用新颖性标准的情况下，并非严格要求被控侵权产品与现有技术完全相同，如果二者的区别是所属技术领域的惯用手段的直接置换或者《审查指南》第二部分第三章第3、2小节列举的其他情况，现有技术抗辩同样成立。

2 从解释论的角度

《专利法》修正案第62条明确了现有技术抗辩的对比方式是被控侵权技术与现有技术或者现有设计进行对比。原因在于，根据上述法条的表述，现有技术抗辩的适用条件是被控侵权技术属于现有技术或者现有设计，因此只需将被控侵权技术与现有技术或者现有设计进行对比。

此外，按照体系解释的解释方法，《专利法》修正案第62条中的“属于”应当与第22条关于新颖性的规定中的“属于”含义相同。如果“属于”的含义包含相同和十分接近，那么专利法第22条中规定的新颖性将包含明显没有创造性的情况，这显然不符合法律逻辑。

3 其他观点的反驳

十分接近或者明显相近似说以及等同标准说能够较为理想地协调现有技术领域与权利要求保护范围之间的关系。18但是，“十分接近”、‘明显相似”的标准难以把握，不同裁判者针对同样的情况很可能做出不同的判断，从而使得社会公众和专利权人对于专利权的效力缺乏可预见性。另外，专利侵权判断中等同是针对某一技术特征而言的，并非针对技术方案整体。将现有技术的技术方案中的各个技术特征割裂开来分别与被控侵权技术进行比较，容易导致对于技术特征的孤立理解，从而容易导致“事后诸葛亮”的错误。因此，等同标准说在司法实践中也难以操作。如前所述，创造性标准说以及有限的创造性标准说并不适合我国当前国情。

综上所述，在我国当前国情下，现有技术抗辩的对比方式应当是被控侵权技术与现有技术进行对比，对比标准应当是新颖性标准。《专利法》修正案的含义也正是如此。

参考文献：

[1] 尹田：《民法总论》，人民法院出版社，2002年。

[2] 吴汉东：《知识产权法学》，北京大学出版社，2009年版。

[3] 尹新天：《转利权的保护（第二版）》知识产权出版社2005年版。

[4] 闰文军：《专利权的保护范围――权利要求的解释和等同原则的适用》法律出版社2007年版。

[5] 中山信弘：《注解特许法（第3版）》青林书院，2000年。

[6] 小谷悦司：《等同原则的动向――滚珠花键轴承案最高法院的判断及今后的课题》，日本经济产业调查会2003年版。

[7] 梁熙艳：《椒利之限：侵权审理法院能否直接裁决专利权的有效性》，载《知识产权》，2005年第4期第62页。

[8] 杨志敏：《专利侵权诉讼中“公知技术抗辩”适用之探讨――中、德、日三国的判例、学说的比较研究》，载《专利法研究2003》，2003年，第74页。

[9] Volker Vossiu德国专利保护范围的确定，载《国际专利侵权――专利侵权处理的比较法研究》，东京布井出版社，1996年版。

[10] W ilson Sporting Goods Co V. David Geoffrey&A ssocs案；Key Manufaeturing Group lnc V. M icrodot Inc案件；Intemational V iaual Corp V. Crown Metal M fg Co案件。

[11] 北京市高级人民法院和北京市第一中级人民法院曾经出现过在专利无效宣告请求的行政诉讼案件中直接宣告专利权无效的情况，司法权代于行使行政权的职能，最高人民法院在（2007）行提字第3号判决中予以纠正。

[12] 专利法修正案全文及说明。

[13] 蒋志培：在全国专利审判工作座谈会上的讲话，http：//patent iprlawyers am/laws_asp？ id= 1510。

[13] 闰文军：《专利权的保护范围――权利要求的解释和等同原则的适用》法律出版社2007年版，第275页-第143页

[14] Rich法官在W ilson Sporting Goods Co V. David Geoffrey&A ssocs案中，提出假想权利要求规则，联邦巡回上诉法院在Key Manufaeturing Group lnc V. M icrodot Inc案件以及Intemational V iaual Corp V. Crown Metal M fg Co案件中相继承认和适用了上述规则。

参见904 F. 2d 677， 14 U SPQ 2d 1942和925 F. 2d 1444 17 U SPQ2d 1806和991 F. 2d 768， 26 U SPQ2d 1588。

[15] 北京市高级人民法院和北京市第一中级人民法院曾经出现过在专利无效宣告请求的行政诉讼案件中直接宣告专利权无效的情况，司法权代于行使行政权的职能，最高人民法院在（2007）行提字第3号判决中予以纠正。

[16] 蒋志培：在全国专利审判工作座谈会上的讲话，http：//patent iprlawyers am/laws_asp？ id= 1510

[17] 闰文军：《专利权的保护范围――权利要求的解释和等同原则的适用》法律出版社2007年版，第494页。

[18] 参见尹新天：《专利权的保护（第二版）》知识产权出版社，2005年版，第489-492页。