时间：2023-03-21 08:27:07
本文通过对《专利法》第26条与《专利法实施细则》第20条的区别和联系进行分析，指出上述两个法条的立法目的和侧重点的不同之处，并基于上述不同，进一步分析审查员在具体问题上的法条适用问题。
专利法经第三次修正后，将涉及权利要求书的原《专利法》第26条第4款的内容与原《专利法实施细则》第20条第1款的内容合并，现《专利法》第26条第4款的内容如下：权利要求应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。该条款对权利要求的实质性要求做出了明确的规定，即，一、规定了权利要求与说明书的关系，也就是人们常说的权利要求应当得到说明书的支持；二、规定了权利要求的保护范围，也就是权利要求应当清楚、简要，因此该条款在审查意见通知书中作为最常被引用的条款之一；也因此作为一名实审审查员，能否合理利用该条款来对权利要求进行审查是审查员在实际审查过程中应重点关注的部分。 然而笔者在审查工作中发现在对具体问题进行审查时，该条款与《专利法实施细则》第20条第2款在适用时存在容易混淆的情况，下面就二者之间的区别和联系作出介绍的同时提出关于针对上述法条的法条适用问题的个人看法，望读者批评指正。 一、《专利法》第26条第4款与《专利法实施细则》第20条第2款的概念 《专利法》第26条第4款规定：权利要求书应当以说明书为依据。对此条款《专利审查指南》中规定：权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式。 《专利法》第26条第4款还规定：权利要求书应当清楚、简要地限定要求专利保护的范围。对此条款《专利审查指南》中规定，首先，每项权利要求的类型应当清楚。其次，每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。最后，构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚，这是指权利要求之间的引用关系应当清楚。 《专利法实施细则》第20条第2款规定：独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。《专利审查指南》对“必要技术特征”的解释是：必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。判断某一技术特征是否为必要技术特征，应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容，不应简单地将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。 二、《专利法》第26条第4款与《专利法实施细则》第20条第2款的区别 （一）《专利法》第26条第4款规定的权利要求书应当以说明书为依据，其实质是指权利要求所要求保护的范围应当与说明书中记载的内容相适应，即与发明人对现有技术的贡献相当,从而撰写出保护范围适当的权利要求，平衡申请人与第三人的利益关系。如果权利要求的概括包含申请人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，应当认为这种概括超出了说明书公开的范围；如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持，反之则可以得到说明书的支持。比如接下来的案例一，某发明申请的权利要求1为： 1、一种可充电电池的过放保护电路(14)，其特征在于，包括： 充电状态检测单元(31)；欠压检测单；记忆单元（34），其一输入端连接所述欠压检测单元的输出端，另一输入端连接所述充电状态检测单元的输出端，该记忆单元这样工作：当所述充电状态检测单元检测所述充电电路中有充电电流流过时，记忆单元被.“1”；当所述充电状态检测单元检测所述充电电路中没有充电电流流过，同时欠压检测无效时保持.“1”状态并输出使能信号，一旦欠压检测有效则?“0”并保持、输出不允许信号；逻辑控制电路(35)。 审查员在审查意见通知书中指出“该权利要求中使用的上位概念‘记忆单元(34)’概括了一个较宽的保护范围，但在说明书中给出的唯一实施例中仅给出了使用RS触发器或D触发器的例子。依据本申请文件所记载的内容，显然只有RS触发器或D触发器才能实现该‘记忆单元’的‘允许’或‘不允许’输出，而非任何记忆单元均可以实现该功能，典型的就是存储器不具备该功能，即使在触发器类中，T触发器或施密特触发器都不具备该功能。所属技术领域的技术人员难于预见该上位概念所概括的除本申请实施方式之外的所有方式均能解决其技术问题，因此该权利要求得不到说明书的支持。申请人应当将该上位概念具体限定为说明书所支持的‘RS触发器’或‘D触发器’”。 该申请说明书的具体实施方式部分公开了可充电电池过放保护电路（14）的工作原理，其是以“记忆单元”来实现的：该电压差小于设定的电压，此时充电状态检测单元（31）输出置“1”信号，将记忆单元置为“1”；随着太阳能电池板11对可充电电池（13）的充电，可充电电池（13）电压上升到设定的电压后，欠压检测单元输出逻辑为没有出现欠压因而不会改写记忆单元，所以记忆单元（34）输出为“1”。晚上，初始时记忆单元（34）输出为“1”，此时太阳能电池板11上的电压已低于可充电电池（13）电压，不对充电电池（13）充电，肖特基二极管或开关电路关闭，没有充电电流流过充电电路（12），充电电路（12）的输入和输出端之间的电压差大于设定的电压后，充电状态检测单元（31）输出逻辑为没有充电因而不会改写记忆单元（34），记忆单元（34）保持为“1”，可充电电池（13）为LED灯供电，随着可充电电池（13）能量的消耗，可充电电池（13）电压逐渐降低，当低于设定的电压后，欠压检测单元输出清零信号到记忆单元（34），记忆单元（34）输出为“0”，LED驱动电路（16）根据“0”输入将LED灯（17）关闭。如果在晚上可充电电池（13）未出现欠压，则记忆单元一直保持为“1”，LED驱动电路16根据“1”输入将LED灯（17）始终点亮直至白天逻辑控制电路（35）根据照度检测电路（15）的输出将其关闭。 关于触发器，说明书中提到的内容有：按照本发明提供的过放保护电路，所述记忆单元是触发器。按照本发明提供的过放保护电路，所述触发器包括但不限制是RS触发器、D触发器等各种触发器。 因此，由上述说明书公开的内容可以确定其是以记忆单元来实施本发明的，而且也是可以实施的，RS触发器或D触发器仅仅是本发明优选的实施例。权利要求1中的记忆单元是由具体的技术特征进行了进一步限定的，因此，权利要求1中的“记忆单元”应当具备上述具体技术特征的功能。而作为质疑的反例，审查意见中所列举的存储器、T触发器或施密特触发器并不具备上述进一步限定的功能，也就不属于权利要求1中的“记忆单元”，因而也就不包含在权利要求1的范围内。因此，由权利要求1的内容来看，其既能从说明书充分公开的内容得到，也能够概括得出，并且没有超出说明书公开的范围，因此，权利要求1得到了说明书的支持，符合《专利法》第26条第4款关于权利要求书应当以说明书为依据的规定。 （二）《专利法》第26条第4款规定的权利要求书应当清楚、简要地限定要求专利保护的范围，其实质是使本领域的技术人员能够准确地界定该权利要求所要求保护的范围。其中清楚主要包括以下几种情形：1、权利要求的类型应当清楚；如果权利要求采用模糊不清的主题名称，例如惯量的动态模拟新原理的主题名称，即本领域技术人员不能确定其要求保护的对象是一种产品还是一种方法，则该权利要求不符合《专利法》第26条第4款的规定；2、权利要求所确定的保护范围应当清楚；如果权利要求中记载的各个技术特征之间的关系不清楚，则会导致该权利要求保护范围不能准确确定，不符合《专利法》第26条第4款的规定，例如某发明申请的权利要求1中记载了“所述传动装置包括与印码机出纸链轮（10）相接的检测滚筒（11）；所述检测装置包括与印码机出纸链轮10相接的检测滚筒11”，由此本领域技术人员不能确定“与印码机出纸链轮（10）相接的检测滚筒（11）”究竟属于传动装置还是检测装置，因此导致该权利要求保护范围不能准确确定，不符合《专利法》第26条第4款的规定；3、权利要求之间的引用关系应当清楚；如果引用的权利要求的内容在逻辑关系上出现错误，则不符合《专利法》第26条第4款的规定，例如某发明申请的权利要求5是引用权利要求1和前一权利要求的从属权利要求，其记载的特征“十三个按钮(52)中的每一个结合有自己的LED(53)，其与音阶的特定的不同声音关联”中的“十三个按钮(52)”仅在权利要求4中记载，因此当权利要求5引用权利要求1-3中任一项时，导致该权利要求保护范围不能准确确定，不符合《专利法》第26条第4款的规定。而简要主要包括以下几种情形：1、权利要求的数目应当合理；例如某发明申请的权利要求2为“2、根据权利要求1所述的响应书系统，其特征在于：所述至少一个玩偶包括多个玩偶，在所述多个玩偶中的每个玩偶被配置为响应所述当前页面的演示和/或显示，在所述多个玩偶中的每个玩偶被配置为以不同方式响应所述当前页面”，权利要求4为“4、根据权利要求2所述的响应书系统，其特征在于：所述每个玩偶是被配置为响应所述当前页面”，由于权利要求4限定部分的附加技术特征实质上已记载在被引用的权利要求2中，因此同一技术特征的这种重复限定会导致权利要求保护范围不清楚，不符合《专利法》第26条第4款有关权利要求应当清楚、简要的规定；2、权利要求的表述应当简要，即除记载技术特征外，不得对原因或理由作不必要的描述，也不得使用商业性宣传用语。 （三）《专利法实施细则》第20条第2款是我国独有的条款，在其他国家的专利法以及PCT及其实施细则中均没有类似的规定。该条款强调地是从整体上保证权利要求技术方案的完整性，并与说明书中记载的所要解决的技术问题相对应，即权利要求中不能缺少解决该技术问题的必要技术特征。比如接下来的案例二，某发明申请的独立权利要求1为： 1、一种数码相框，包括本体和旋转支架，所述本体的背侧壳体上开设有一通孔，所述旋转支架转动的连接在所述通孔内，其特征在于，所述旋转支架包括旋转盘、内支架及外支架，所述内支架的一端插接在外支架的滑槽内，且通过一弹性件固定在外支架的一凹槽内，所述内支架的另一端固定在旋转盘上，所述旋转盘与所述通孔侧壁二者其中之一个上设置有多个凸起，所述旋转盘与所述通孔侧壁二者其中之另一个上配合所述凸起设置有相应个数的凹陷用于收容所述凸起，旋转所述旋转支架，改变所述凸起与凹陷之间的对应关系从而使所述旋转支架支撑所述本体处于不同的摆放方位。 由说明书的背景技术可知，现有的数码相框通常包括多个外露的接口，为了防尘，数码相框还包括防尘盖以遮挡上述接口，上述防尘盖的设置增加了制造成本，因此本申请提供一种有防尘功能的数码相框，其通过外支架的支撑部的沿垂直连接部所在平面延伸的自由端在收合旋转支架时，遮盖接口凹槽的多个接口来实现防尘功能，因此权利要求1中缺少与说明书中记载的所要解决的技术问题相对应的必不可少的技术特征，即外支架的支撑部结构，因此权利要求1不符合《专利法实施细则》第20条第2款的规定。 另外，如果说明书中记载了多个要解决的技术问题，这种情况下独立权利要求并非必须记载能够解决这些技术问题的所有技术特征，而应当看其所记载的技术方案是否能够完整地解决其中一个技术问题。 由上述对两个法条的举例分析可以看出，针对《专利法》第26条第4款规定的权利要求书应当以说明书为依据的判断时，应先分析权利要求中的哪些技术特征概括了较宽的范围，然后在说明书中对应该技术特征找出相应内容，分析该技术特征为何不能概括宽范围的原因。针对《专利法》第26条第4款规定的权利要求书应当清楚、简要地限定要求专利保护范围的判断时，应立足于权利要求本身。如果根据权利要求书记载的内容使本领域技术人员能够得出不同的保护范围时，则应当认定该权利要求的保护范围不清楚。而《专利法实施细则》第20条第2款的判断出发点是说明书所要解决的技术问题，根据上述技术问题判断权利要求中是否缺少解决该技术问题的不可缺少的技术特征，而针对权利要求中出现的上位概括、并列选择概括、数值范围概括、功能性限定、与说明书记载不一致以及造成权利要求的保护范围不清楚的特征不应认为是必要技术特征。 三、《专利法》第26条第4款与《专利法实施细则》第20条第2款的联系 然而上述两个法条在具体适用时又存在一定联系，接下来将《专利法》第26条第4款规定的得不到说明书支持和应当清楚、简要地限定要求专利保护的范围分别与《专利法实施细则》第20条第2款规定的缺少必要技术特征进行比较说明： （一）针对得不到说明书支持和缺少必要技术特征的法条适用 如果在说明书已经清楚完整地披露了发明技术方案的情况下，只是独立权利要求没有写明解决其技术问题的必要技术特征，此时这样的独立权利要求也是得不到说明书的支持的，即独立权利要求中的技术方案不能从说明书记载的内容概括得出，因此该独立权利要求既不符合《专利法实施细则》第20条第2款的规定，也不符合《专利法》第26条第4款的规定。相反，如果在说明书中没有清楚完整地描述发明的技术方案，同时独立权利要求也缺少解决其技术问题的必要技术特征的情况下，此时应当考虑适用《专利法》第26条第3款关于说明书公开不充分的条款，而不宜使用上述两个法条。 另外，如果独立权利要求中虽然已写明解决其技术问题的“必要技术特征”，但与审查员认定的必要技术特征并不完全一致，则此时不宜认为独立权利要求缺少必要技术特征，而应适用《专利法》第26条第4款规定的得不到说明书的支持来评述。 （二）针对清楚、简要地限定要求专利保护的范围和缺少必要技术特征的法条适用 例如，独立权利要求保护一种电路，其技术方案仅罗列该电路的各种组成器件，未对器件间的连接关系进行说明，而说明书中记载了各组成器件的连接关系，在独立权利要求满足《专利法》第22条规定的前提下，如果独立权利要求中必须要明确限定此种特定 连接关系的话，则应当适用《专利法实施细则》第20条第2款的规定来评述。而判断该独立权利要求是否清楚、简要地限定要求专利保护的范围则需要具体问题具体分析：如果缺少的这种连接关系仅仅意味着权利要求保护所有形式的连接关系，则对于本领域技术人员来讲是可以清楚界定权利要求的保护范围，因此不会造成权利要求的不清楚；反之则可以适用《专利法》第26条第4款规定的清楚、简要地限定要求专利保护的范围来进行评述。
2．提高职务发明创造的发明人或者设计人的奖金数额和报酬比例新细则根据修改后的专利法的精神，参照《科技进步法》、《关于促进科技成果转化若干规定》等法律、法规和相关政策的规定，提高了对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖金的数额和报酬的比例（参见新细则第六毡ǜ媛细则规定："中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的，由国务院对外经济贸易主管部门会同国务院科学技术行政部门批准"（新细则第14条）
2．进一步明确了缴费的有关规定
根据现行细则的规定，发明专利申请维持费应当每年缴纳一次，即使最后没有授权，也同样要缴纳。新细则改变了这一缴纳方式，规定在办理授权手续时一并缴纳维持费。也就是说，如果没有授权，则不需要缴纳维持费。新细则进一步明确了有关缴费的其他问题（参见新细则第九章"费用"）。
3．解决与其他相关程序的衔接问题
在民事诉讼实践中，一些法院裁定对专利权采取保全措施或者判决专利权转归他人，需要我局协助执行。但现行细则没有规定我局如何协助执行。新细则增加了相关规定，规都唇尤胧澜缑骋鬃橹刮夜ɡ贫扔胧澜缑骋鬃橹摹队朊骋子泄氐闹恫ㄐ椤罚ㄒ韵录虺浦恫ㄐ椋┑墓娑ň】赡芤恢隆n夜ɡ捌湎冈虻挠泄毓娑ㄓφ笨悸怯胛夜巡渭拥墓侍踉贾械墓娑ㄖ鸩揭恢拢男形夜墓室逦瘢奖闵昵肴恕⒆ɡㄈ撕陀泄氐笔氯恕n耍篻t; （1）关于说明书、权利要求书和摘要的撰写参考"专利合作条约"（pct）作了修改（参见新细则第18条、24条、25条）。
一、删去第二条。
二、将第七条改为第六条,增加一款,作为第三款:“当事人依照本条第一款或者第二款的规定请求恢复权利的,应当提交恢复权利请求书,说明理由,必要时附具有关证明文件,并办理权利丧失前应当办理的相应手续;依照本条第二款的规定请求恢复权利的,还应当缴纳恢复权利请求费。”
三、将第八条改为第七条,修改为:“专利申请涉及国防利益需要保密的,由国防专利机构受理并进行审查;国务院专利行政部门受理的专利申请涉及国防利益需要保密的,应当及时移交国防专利机构进行审查。经国防专利机构审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予国防专利权的决定。
“国务院专利行政部门认为其受理的发明或者实用新型专利申请涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的,应当及时作出按照保密专利申请处理的决定,并通知申请人。保密专利申请的审查、复审以及保密专利权无效宣告的特殊程序,由国务院专利行政部门规定。”
四、增加一条,作为第八条:“专利法第二十条所称在中国完成的发明或者实用新型,是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型。
“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当按照下列方式之一请求国务院专利行政部门进行保密审查:
“(一)直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的,应当事先向国务院专利行政部门提出请求,并详细说明其技术方案;
“(二)向国务院专利行政部门申请专利后拟向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的,应当在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前向国务院专利行政部门提出请求。
“向国务院专利行政部门提交专利国际申请的,视为同时提出了保密审查请求。”
五、增加一条,作为第九条:“国务院专利行政部门收到依照本细则第八条规定递交的请求后,经过审查认为该发明或者实用新型可能涉及国家安全或者重大利益需要保密的,应当及时向申请人发出保密审查通知;申请人未在其请求递交日起4个月内收到保密审查通知的,可以就该发明或者实用新型向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请。
“国务院专利行政部门依照前款规定通知进行保密审查的,应当及时作出是否需要保密的决定,并通知申请人。申请人未在其请求递交日起6个月内收到需要保密的决定的,可以就该发明或者实用新型向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请。”
六、将第十一条改为第十二条,第一款第(三)项修改为:“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”
七、将第十三条改为第四十一条,修改为:“两个以上的申请人同日(指申请日;有优先权的,指优先权日)分别就同样的发明创造申请专利的,应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。
“同一申请人在同日(指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利;未作说明的,依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。
“国务院专利行政部门公告授予实用新型专利权,应当公告申请人已依照本条第二款的规定同时申请了发明专利的说明。
“发明专利申请经审查没有发现驳回理由,国务院专利行政部门应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。申请人声明放弃的,国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定,并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。申请人不同意放弃的,国务院专利行政部门应当驳回该发明专利申请;申请人期满未答复的,视为撤回该发明专利申请。
“实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。”
八、删去第十四条。
九、将第十五条改为第十四条,增加一款,作为第三款:“以专利权出质的,由出质人和质权人共同向国务院专利行政部门办理出质登记。”
十、将第十七条改为第十六条,修改为:“发明、实用新型或者外观设计专利申请的请求书应当写明下列事项:
“(一)发明、实用新型或者外观设计的名称;
“(二)申请人是中国单位或者个人的,其名称或者姓名、地址、邮政编码、组织机构代码或者居民身份证件号码;申请人是外国人、外国企业或者外国其他组织的,其姓名或者名称、国籍或者注册的国家或者地区;
“(三)发明人或者设计人的姓名;
“(四)申请人委托专利机构的,受托机构的名称、机构代码以及该机构指定的专利人的姓名、执业证号码、联系电话;
“(五)要求优先权的,申请人第一次提出专利申请(以下简称在先申请)的申请日、申请号以及原受理机构的名称;
“(六)申请人或者专利机构的签字或者盖章;
“(七)申请文件清单;
“(八)附加文件清单;
“(九)其他需要写明的有关事项。”
十一、将第十八条改为第十七条,增加一款,作为第五款:“实用新型专利申请说明书应当有表示要求保护的产品的形状、构造或者其结合的附图。”
十二、增加一条作为第二十六条:“专利法所称遗传资源,是指取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料;专利法所称依赖遗传资源完成的发明创造,是指利用了遗传资源的遗传功能完成的发明创造。
“就依赖遗传资源完成的发明创造申请专利的,申请人应当在请求书中予以说明,并填写国务院专利行政部门制定的表格。”
十三、删去第二十七条第一款。
十四、将第二十八条修改为:“外观设计的简要说明应当写明外观设计产品的名称、用途,外观设计的设计要点,并指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片。省略视图或者请求保护色彩的,应当在简要说明中写明。
“对同一产品的多项相似外观设计提出一件外观设计专利申请的,应当在简要说明中指定其中一项作为基本设计。
“简要说明不得使用商业性宣传用语,也不能用来说明产品的性能。”
十五、删去第三十条。
十六、将第三十一条改为第三十条,增加一款,作为第一款:“专利法第二十四条第(一)项所称中国政府承认的国际展览会,是指国际展览会公约规定的在国际展览局注册或者由其认可的国际展览会。”
十七、将第三十二条改为第三十一条,修改为:“申请人依照专利法第三十条的规定要求外国优先权的,申请人提交的在先申请文件副本应当经原受理机构证明。依照国务院专利行政部门与该受理机构签订的协议,国务院专利行政部门通过电子交换等途径获得在先申请文件副本的,视为申请人提交了经该受理机构证明的在先申请文件副本。要求本国优先权,申请人在请求书中写明在先申请的申请日和申请号的,视为提交了在先申请文件副本。
“要求优先权,但请求书中漏写或者错写在先申请的申请日、申请号和原受理机构名称中的一项或者两项内容的,国务院专利行政部门应当通知申请人在指定期限内补正;期满未补正的,视为未要求优先权。
“要求优先权的申请人的姓名或者名称与在先申请文件副本中记载的申请人姓名或者名称不一致的,应当提交优先权转让证明材料,未提交该证明材料的,视为未要求优先权。
“外观设计专利申请的申请人要求外国优先权,其在先申请未包括对外观设计的简要说明,申请人按照本细则第二十八条规定提交的简要说明未超出在先申请文件的图片或者照片表示的范围的,不影响其享有优先权。”
十八、将第三十六条改为第三十五条,修改为:“依照专利法第三十一条第二款规定,将同一产品的多项相似外观设计作为一件申请提出的,对该产品的其他设计应当与简要说明中指定的基本设计相似。一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项。
“专利法第三十一条第二款所称同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计,是指各产品属于分类表中同一大类,习惯上同时出售或者同时使用,而且各产品的外观设计具有相同的设计构思。
“将两项以上外观设计作为一件申请提出的,应当将各项外观设计的顺序编号标注在每件外观设计产品各幅图片或者照片的名称之前。”
十九、将第四十四条第一款修改为:“专利法第三十四条和第四十条所称初步审查,是指审查专利申请是否具备专利法第二十六条或者第二十七条规定的文件和其他必要的文件,这些文件是否符合规定的格式,并审查下列各项:
“(一)发明专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条规定的情形,是否不符合专利法第十八条、第十九条第一款、第二十条第一款或者本细则第十六条、第二十六条第二款的规定,是否明显不符合专利法第二条第二款、第二十六条第五款、第三十一条第一款、第三十三条或者本细则第十七条至第二十一条的规定;
“(二)实用新型专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条规定的情形,是否不符合专利法第十八条、第十九条第一款、第二十条第一款或者本细则第十六条至第十九条、第二十一条至第二十三条的规定,是否明显不符合专利法第二条第三款、第二十二条第二款、第四款、第二十六条第三款、第四款、第三十一条第一款、第三十三条或者本细则第二十条、第四十三条第一款的规定,是否依照专利法第九条规定不能取得专利权;
“(三)外观设计专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条第一款第(六)项规定的情形,是否不符合专利法第十八条、第十九条第一款或者本细则第十六条、第二十七条、第二十八条的规定,是否明显不符合专利法第二条第四款、第二十三条第一款、第二十七条第二款、第三十一条第二款、第三十三条或者本细则第四十三条第一款的规定,是否依照专利法第九条规定不能取得专利权;
“(四)申请文件是否符合本细则第二条、第三条第一款的规定。”
二十、增加一条,作为第五十五条:“保密专利申请经审查没有发现驳回理由的,国务院专利行政部门应当作出授予保密专利权的决定,颁发保密专利证书,登记保密专利权的有关事项。”
二十一、将第五十五条改为第五十六条,修改为:“授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后,专利法第六十条规定的专利权人或者利害关系人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。
“请求作出专利权评价报告的,应当提交专利权评价报告请求书,写明专利号。每项请求应当限于一项专利权。
“专利权评价报告请求书不符合规定的,国务院专利行政部门应当通知请求人在指定期限内补正;请求人期满未补正的,视为未提出请求。”
二十二、将第五十六条改为第五十七条,修改为:“国务院专利行政部门应当自收到专利权评价报告请求书后2个月内作出专利权评价报告。对同一项实用新型或者外观设计专利权,有多个请求人请求作出专利权评价报告的,国务院专利行政部门仅作出一份专利权评价报告。任何单位或者个人可以查阅或者复制该专利权评价报告。”
二十三、将第五十九条改为第六十条,增加一款,作为第二款:“复审请求不符合专利法第十九条第一款或者第四十一条第一款规定的,专利复审委员会不予受理,书面通知复审请求人并说明理由。”
二十四、将第七十一条改为第七十二条,第二款修改为:“专利复审委员会作出决定之前,无效宣告请求人撤回其请求或者其无效宣告请求被视为撤回的,无效宣告请求审查程序终止。但是,专利复审委员会认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的,不终止审查程序。”
二十五、增加一条,作为第七十三条:“专利法第四十八条第(一)项所称未充分实施其专利,是指专利权人及其被许可人实施其专利的方式或者规模不能满足国内对专利产品或者专利方法的需求。
“专利法第五十条所称取得专利权的药品,是指解决公共健康问题所需的医药领域中的任何专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,包括取得专利权的制造该产品所需的活性成分以及使用该产品所需的诊断用品。”
二十六、将第七十二条改为第七十四条,修改为:“请求给予强制许可的,应当向国务院专利行政部门提交强制许可请求书,说明理由并附具有关证明文件。
“国务院专利行政部门应当将强制许可请求书的副本送交专利权人,专利权人应当在国务院专利行政部门指定的期限内陈述意见;期满未答复的,不影响国务院专利行政部门作出决定。
“国务院专利行政部门在作出驳回强制许可请求的决定或者给予强制许可的决定前,应当通知请求人和专利权人拟作出的决定及其理由。
“国务院专利行政部门依照专利法第五十条的规定作出给予强制许可的决定,应当同时符合中国缔结或者参加的有关国际条约关于为了解决公共健康问题而给予强制许可的规定,但中国作出保留的除外。”
二十七、增加一条,作为第七十六条:“被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励、报酬的方式和数额。
“企业、事业单位给予发明人或者设计人的奖励、报酬,按照国家有关财务、会计制度的规定进行处理。”
二十八、将第七十四条改为第七十七条,修改为:“被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励的方式和数额的,应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于3000元;一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元。
“由于发明人或者设计人的建议被其所属单位采纳而完成的发明创造,被授予专利权的单位应当从优发给奖金。”
二十九、将第七十五条、第七十六条合并,作为第七十八条,修改为:“被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的,在专利权有效期限内,实施发明创造专利后,每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%,作为报酬给予发明人或者设计人,或者参照上述比例,给予发明人或者设计人一次性报酬;被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的,应当从收取的使用费中提取不低于10%,作为报酬给予发明人或者设计人。”
三十、删去第七十七条。
三十一、第八十三条增加一款,作为第二款:“专利标识不符合前款规定的,由管理专利工作的部门责令改正。”
三十二、将第八十四条、第八十五条合并,作为第八十四条,修改为:“下列行为属于专利法第六十三条规定的假冒专利的行为:
“(一)在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识,专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识,或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号;
“(二)销售第(一)项所述产品;
“(三)在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计,将专利申请称为专利,或者未经许可使用他人的专利号,使公众将所涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计;
“(四)伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件;
“(五)其他使公众混淆,将未被授予专利权的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计的行为。
“专利权终止前依法在专利产品、依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识,在专利权终止后许诺销售、销售该产品的,不属于假冒专利行为。
“销售不知道是假冒专利的产品,并且能够证明该产品合法来源的,由管理专利工作的部门责令停止销售,但免除罚款的处罚。”
三十三、将第八十七条修改为:“人民法院在审理民事案件中裁定对专利申请权或者专利权采取保全措施的,国务院专利行政部门应当在收到写明申请号或者专利号的裁定书和协助执行通知书之日中止被保全的专利申请权或者专利权的有关程序。保全期限届满,人民法院没有裁定继续采取保全措施的,国务院专利行政部门自行恢复有关程序。”
三十四、增加一条,作为第八十八条:“国务院专利行政部门根据本细则第八十六条和第八十七条规定中止有关程序,是指暂停专利申请的初步审查、实质审查、复审程序,授予专利权程序和专利权无效宣告程序;暂停办理放弃、变更、转移专利权或者专利申请权手续,专利权质押手续以及专利权期限届满前的终止手续等。”
三十五、将第八十九条第一款改为第九十条,修改为:“国务院专利行政部门定期出版专利公报,公布或者公告下列内容:
“(一)发明专利申请的著录事项和说明书摘要;
“(二)发明专利申请的实质审查请求和国务院专利行政部门对发明专利申请自行进行实质审查的决定;
“(三)发明专利申请公布后的驳回、撤回、视为撤回、视为放弃、恢复和转移;
“(四)专利权的授予以及专利权的著录事项;
“(五)发明或者实用新型专利的说明书摘要,外观设计专利的一幅图片或者照片;
“(六)国防专利、保密专利的解密;
“(七)专利权的无效宣告;
“(八)专利权的终止、恢复;
“(九)专利权的转移;
“(十)专利实施许可合同的备案;
“(十一)专利权的质押、保全及其解除;
“(十二)专利实施的强制许可的给予;
“(十三)专利权人的姓名或者名称、地址的变更;
“(十四)文件的公告送达;
“(十五)国务院专利行政部门作出的更正;
“(十六)其他有关事项。”
三十六、将第八十九条第二款改为第九十一条,修改为:“国务院专利行政部门应当提供专利公报、发明专利申请单行本以及发明专利、实用新型专利、外观设计专利单行本,供公众免费查阅。”
三十七、增加一条,作为第九十二条:“国务院专利行政部门负责按照互惠原则与其他国家、地区的专利机关或者区域性专利组织交换专利文献。”
三十八、将第九十条改为第九十三条,修改为:“向国务院专利行政部门申请专利和办理其他手续时,应当缴纳下列费用:
“(一)申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费;
“(二)发明专利申请实质审查费、复审费;
“(三)专利登记费、公告印刷费、年费;
“(四)恢复权利请求费、延长期限请求费;
“(五)著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费。
“前款所列各种费用的缴纳标准,由国务院价格管理部门、财政部门会同国务院专利行政部门规定。”
三十九、将第九十二条改为第九十五条,第一款修改为:“申请人应当自申请日起2个月内或者在收到受理通知书之日起15日内缴纳申请费、公布印刷费和必要的申请附加费;期满未缴纳或者未缴足的,其申请视为撤回。”
四十、删去第九十四条。
四十一、将第九十七条改为第九十九条,修改为:“恢复权利请求费应当在本细则规定的相关期限内缴纳;期满未缴纳或者未缴足的,视为未提出请求。
“延长期限请求费应当在相应期限届满之日前缴纳;期满未缴纳或者未缴足的,视为未提出请求。
“著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费应当自提出请求之日起1个月内缴纳;期满未缴纳或者未缴足的,视为未提出请求。”
四十二、将第九十八条改为第一百条,修改为:“申请人或者专利权人缴纳本细则规定的各种费用有困难的,可以按照规定向国务院专利行政部门提出减缴或者缓缴的请求。减缴或者缓缴的办法由国务院财政部门会同国务院价格管理部门、国务院专利行政部门规定。”
四十三、将第一百零一条、第一百零三条、第一百零五条第一款的部分内容合并,作为第一百零三条,修改为:“国际申请的申请人应当在专利合作条约第二条所称的优先权日(本章简称优先权日)起30个月内,向国务院专利行政部门办理进入中国国家阶段的手续;申请人未在该期限内办理该手续的,在缴纳宽限费后,可以在自优先权日起32个月内办理进入中国国家阶段的手续。”
四十四、将第一百零一条、第一百零三条、第一百零五条第一款的部分内容合并,作为第一百零四条,修改为:“申请人依照本细则第一百零三条的规定办理进入中国国家阶段的手续的,应当符合下列要求:
“(一)以中文提交进入中国国家阶段的书面声明,写明国际申请号和要求获得的专利权类型;
“(二)缴纳本细则第九十三条第一款规定的申请费、公布印刷费,必要时缴纳本细则第一百零三条规定的宽限费;
“(三)国际申请以外文提出的,提交原始国际申请的说明书和权利要求书的中文译文;
“(四)在进入中国国家阶段的书面声明中写明发明创造的名称、申请人姓名或者名称、地址和发明人的姓名,上述内容应当与世界知识产权组织国际局(以下简称国际局)的记录一致;国际申请中未写明发明人的,在上述声明中写明发明人的姓名;
“(五)国际申请以外文提出的,提交摘要的中文译文,有附图和摘要附图的,提交附图副本和摘要附图副本,附图中有文字的,将其替换为对应的中文文字;国际申请以中文提出的,提交国际公布文件中的摘要和摘要附图副本;
“(六)在国际阶段向国际局已办理申请人变更手续的,提供变更后的申请人享有申请权的证明材料;
“(七)必要时缴纳本细则第九十三条第一款规定的申请附加费。
“符合本条第一款第(一)项至第(三)项要求的,国务院专利行政部门应当给予申请号,明确国际申请进入中国国家阶段的日期(以下简称进入日),并通知申请人其国际申请已进入中国国家阶段。
“国际申请已进入中国国家阶段,但不符合本条第一款第(四)项至第(七)项要求的,国务院专利行政部门应当通知申请人在指定期限内补正;期满未补正的,其申请视为撤回。”
四十五、将第一百条第二款与第一百零二条合并,作为第一百零五条,修改为:“国际申请有下列情形之一的,其在中国的效力终止:
“(一)在国际阶段,国际申请被撤回或者被视为撤回,或者国际申请对中国的指定被撤回的;
“(二)申请人未在优先权日起32个月内按照本细则第一百零三条规定办理进入中国国家阶段手续的;
“(三)申请人办理进入中国国家阶段的手续,但自优先权日起32个月期限届满仍不符合本细则第一百零四条第(一)项至第(三)项要求的。
“依照前款第(一)项的规定,国际申请在中国的效力终止的,不适用本细则第六条的规定;依照前款第(二)项、第(三)项的规定,国际申请在中国的效力终止的,不适用本细则第六条第二款的规定。”
四十六、将第一百零四条改为第一百零六条,修改为:“国际申请在国际阶段作过修改,申请人要求以经修改的申请文件为基础进行审查的,应当自进入日起2个月内提交修改部分的中文译文。在该期间内未提交中文译文的,对申请人在国际阶段提出的修改,国务院专利行政部门不予考虑。”
四十七、将第一百零五条改为第一百零七条,修改为:“国际申请涉及的发明创造有专利法第二十四条第(一)项或者第(二)项所列情形之一,在提出国际申请时作过声明的,申请人应当在进入中国国家阶段的书面声明中予以说明,并自进入日起2个月内提交本细则第三十条第三款规定的有关证明文件;未予说明或者期满未提交证明文件的,其申请不适用专利法第二十四条的规定。”
四十八、增加一条,作为第一百零九条:“国际申请涉及的发明创造依赖遗传资源完成的,申请人应当在国际申请进入中国国家阶段的书面声明中予以说明,并填写国务院专利行政部门制定的表格。”
四十九、将第一百零七条改为第一百一十条,第二款修改为:“申请人应当自进入日起2个月内缴纳优先权要求费;期满未缴纳或者未缴足的,视为未要求该优先权。”
删去第四款。
五十、将第一百零九条改为第一百一十二条,第一款修改为:“要求获得实用新型专利权的国际申请,申请人可以自进入日起2个月内对专利申请文件主动提出修改。”
五十一、删去第一百一十三条、第一百一十四条。
此外,根据2008年12月27日审议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》,对《中华人民共和国专利法实施细则》引用《中华人民共和国专利法》的条文作了相应修改,并对部分条款顺序和文字作了相应调整。
本决定自2010年2月1日起施行。
《中华人民共和国专利法实施细则》根据本决定作相应的修改,重新公布。
(新华社北京讯,1月19日《经济日报》)
国务院总理2010年1月9日签署第569号国务院令,公布《国务院关于修改〈中华人民共和国专利法实施细则〉的决定》,自2010年2月1日起施行。
第二条提出电子专利申请的，应当事先与国家知识产权局签订《电子专利申请系统用户注册协议》（以下简称用户协议）。
开办电子专利申请业务的专利机构，应当以该专利机构名义与国家知识产权局签订用户协议。
申请人委托已与国家知识产权局签订用户协议的专利机构办理电子专利申请业务的，无须另与国家知识产权局签订用户协议。
第三条发明、实用新型和外观设计专利申请均可采用电子文件形式提出。
依照专利法实施细则第九十九条第二款的规定办理专利国际申请进入中国国家阶段手续的，可以采用电子形式提交专利法实施细则第一百零一条规定的文件。
依照专利法实施细则第九十九条第一款的规定向国家知识产权局提出专利国际申请的，不适用本规定。
第四条提交电子专利申请和相关文件的，应当遵守用户协议中规定的文件格式、数据标准、操作规范和传输方式。不符合本条上述规定，导致电子专利申请和相关文件未能被电子专利申请系统正常接收的，电子专利申请不予受理，相关文件视为未提交。
第五条申请人以纸件形式提出专利申请并被受理的，在针对该专利申请的各程序中应当以纸件形式提交相关文件。除另有规定外，国家知识产权局不接受申请人以电子形式提交的相关文件。不符合本款规定的，视为未提交。
申请人提出电子专利申请并被受理的，在针对该专利申请的各程序中应当以电子形式提交相关文件。除另有规定外，国家知识产权局不接受申请人以纸件形式提交的相关文件。不符合本款规定的，视为未提交。
第六条申请人提出电子专利申请并被受理的，对专利法及其实施细则和审查指南中规定必须以原件形式提交的相关文件，申请人应当提交原件的电子扫描/图像文本，并在规定或者指定期限内提交原件。
第七条申请人提出电子专利申请的，以国家知识产权局收到符合专利法及其实施细则规定的专利申请文件之日为申请日。国家知识产权局在收到申请人于规定期限内缴纳的专利申请费之后，向申请人发出受理通知书。申请人提交了符合专利法及其实施细则规定的专利申请文件，但未在规定期限内缴纳专利申请费的，国家知识产权局在发出受理通知书的同时，发出视为撤回通知书。
第八条提出电子专利申请的，应当通过互联网缴纳专利申请费和其他各项费用。除另有规定外，电子专利申请的各项费用均应按照现行收费标准规定的数额缴纳。
第九条对于电子专利申请，国家知识产权局以电子文件形式向申请人发出各种通知书、决定和其他文件的，申请人应当按照用户协议规定的方式获取。
第十条专利法及其实施细则和审查指南中关于专利申请和相关文件的所有规定，除专门针对以纸件形式提交的专利申请和相关文件的规定之外，均适用于电子专利申请。
根据《实施修改后的专利法的过渡办法》的规定，对于申请日在2009年10月1日之前（不含该日）的专利申请的重复授权问题适用原细则第十三条第一款；所述申请日的含义依照专利法实施细则的有关规定理解。专利法实施细则规定：“除专利法第二十八条和第四十二条规定的情形外，专利法所称的申请日，有优先权的，指优先权日。”因此，对于新法中含“申请日”文字的条款，除新法第28条和第42条外，有优先权日的，根据优先权日判断适用新法或原法。对于除了上述依据优先权日判断的条款之外，其中也包括虽然涉及“申请日”概念但不含“申请日”文字的条款，均依据新法第28条规定的实际申请日判断适用新法或原法。由于重复授权问题与新颖性在立法上以及实践操作中的密切关联，因此，对于重复授权问题，也以申请的有效优先权日来适用新法（新法第九条）或旧法（原细则第十三条）。
二、专利法第三次修改前对于重复授权的处理
（一）重复授权涉及的申请
专利法第三次修改前，重复授权涉及由他人同日提出、或申请人本人提出的同样的发明或者实用新型专利申请，法律依据是原专利法实施细则第十三条第一款“同样的发明创造只能被授予一项专利”。
由他人在申请日以前提出且在申请日以后（含申请日）公布的同样的发明或者实用新型专利申请适用抵触申请。
（二）2006版审查指南与2001版审查指南不同的处理方式
对于其中的一件专利申请和一项专利权的情况，2001版审查指南规定：“同一申请人就同样的发明创造提出的另一份申请已经被授予专利权，申请人可以通过放弃其已经获得的专利权，而获得专利授权；其放弃专利权的书面声明由专利局予以登记和公告，公告上注明前一专利权自后一专利权的权利生效日起予以放弃。”按照上述规定，如果申请人在先申请实用新型（获得授权），之后申请发明，如果发明符合授予专利权的其他条件，申请人通过放弃其已经取得的实用新型专利权而取得发明专利权，从而变相的延长了专利技术的“保护期限”。2006版审查指南将上述规定修改为：“申请人选择放弃已经授予的专利权的，前一专利权自申请日起予以放弃。”
（三）案例分析
1、案例介绍
发明专利申请A：申请日2010年8月20日；有效优先权日为2009年8月30日；
实用新型专利B：申请日2010年8月21日；有效优先权日为2009年8月30日；已授权。
申请人均为C。
符合予专利权的其他条件的发明专利申请A权利要求1-7的技术方案与已授权的实用新型专利B权利要求1-7的技术方案相同，属于同样的发明创造。
2、新旧法律条款适用
根据有效优先权日，上述两件申请早于2009年10月1日，适用原专利法实施细则第十三条第一款。
3、实质审查阶段的处理
审查员将告知申请人上述情况，同时告知申请人如果在指定的答复期限内未修改权利要求或者未提交放弃实用新型专利权声明，则按照原细则第十三条第一款的规定，发明专利申请将被驳回。
申请人选择放弃已经授权的专利权的，应当在答复审查意见通知书时附交自该已授权专利的申请日起放弃专利权的书面声明，由专利局予以登记和公告，公告上注明前一专利权自申请日起予以放弃。
三、专利法第三次修改后对重复授权的处理
（一）重复授权涉及的申请
专利法第三次修改扩大了“抵触申请”范围，将抵触申请的主体由“他人”扩大到“任何单位或个人”，将专利法第三次修改前适用重复授权原则的“申请人本人提出的同样的发明或者实用新型专利申请”改为适用“抵触申请”，从而间接的修改了重复授权原则。重复授权原则仅适用于同日提出的两件专利申请。法律依据从原专利法实施细则第十三条第一款升格为专利法第九条第一款。
（二）处理方式
对于其中的一件专利申请和一项专利权的情况，2010版审查指南开始区分该专利权是否为实用新型专利权，如果该专利权不是实用新型专利权，则不能采取放弃该专利权的方式避免重复授权。
对于一件专利申请和一项实用新型专利权，修改后的专利法和专利法实施细则对于通过放弃的方式避免重复授权进行了严格的限制。2010版审查指南规定：“对于同一申请人同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，并且申请人在申请时分别做出说明的，除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。申请人选择放弃已经授予的实用新型专利权的，应当在答复审查意见通知书时附交放弃实用新型专利权的书面声明，由专利局予以登记和公告，公告上注明上述实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。”由于上述放弃的实用新型专利权申请日与发明专利相同，从而避免了“保护期限”不当延长的问题。
（三）案例分析
1、案例介绍
发明专利申请A：申请日2010年8月20日，无优先权；
实用新型专利B：申请日2010年8月20日，无优先权；已授权。
申请人均为C。
符合授予专利权的其他条件的发明专利申请A权利要求1-7的技术方案与已授权的实用新型专利B权利要求1-7的技术方案相同，属于同样的发明创造。但申请人在申请日没有声明在同日还申请了同样的发明或实用新型。
2、新旧法律条款适用
上述两件申请的申请日为2010年8月20日，属于新案，适用修改后的专利法第九条和专利法实施细则第四十一条第二款。
3、实质审查阶段的处理
由于申请人在申请日没有声明在同日还申请了同样的发明或实用新型，属于实施细则第四十一条第二款所述的“未作说明”的情况，因此，申请人不能够通过放弃实用新型获得发明专利权。审查员将在审查意见通知书中告知申请人上述情况，同时告知如果申请人在答复时没有对发明专利进行修改，则按照专利法第九条第一款的规定，发明专利申请将被驳回。
4、“延伸”的问题
问题1：对于该案，如果申请人只在其中一个申请中进行了声明，而没有“分别”声明，应当如何处理？或者，如果在申请时没有进行声明，是否可以在申请日后补交声明？
修改后专利法第九条第一款有两句话，第一句明确了禁止重复授权原则——同样的发明创造只能授予一项专利权；第二句为了方便申请人规定了一种例外的情况——但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。2010年2月1日起施行的新专利法实施细则第四十一条第二款对上述例外的情况作了进一步的规定：同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。“未作说明的”依照专利法第九条第一款第一句关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理，而不是依照专利法第九条第一款（第一句和第二句）完整的规定处理，从而排除了可以依照专利法第九条第一款第二句规定处理的可能。由此可知，对于申请日在2010年2月1日后的申请，专利法及其实施细则排除了“未作说明的”申请可以通过放弃实用新型专利权获得发明专利权的处理方式。
因此，如果未在申请时进行说明，而是在申请日后补交说明，或者只在其中一个申请中进行说明，而未“分别”说明的，都不符合专利法实施细则第四十一条第二款的规定，不属于可以通过放弃实用新型专利权获得发明专利权的情形。上述两种情形依照专利法第九条第一款第一句关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。
问题2：如果发明专利申请A、B申请日都是2009年10月26日，申请人未作声明，上述情况应当如何处理？
由于新专利法实施细则自2010年2月1日起施行，其第四十一条第二款为新增加的对申请人的限制，根据《立法法》第八十四条不溯及既往的规定，之前的申请不论申请人是否提交《同日申请发明专利和实用新型专利声明》，只要在先取得的实用新型专利权尚未终止，均允许申请人通过声明放弃实用新型专利权的方式获得发明专利权。
四、重复授权处理中的新问题和争议
专利法第三次修改后重复授权处理中出现了一个新的问题：有申请人对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，其发明专利的申请日早于实用新型的申请日，试图规避专利法第9条的规定，同时获得实用新型和发明两项专利权。
理论上讲，依据新专利法，发明专利申请构成了实用新型的抵触申请，实用新型不能获得专利权。但实务中，由于在后的实用新型仅经初步审查不经实质审查，因此往往在发明授权之前先获得专利权。针对其中的发明专利申请，出现了不同的观点。
（一）观点一：发明专利申请构成重复授权
有观点认为：上述两案申请日都在2009年10 月1日之后，适用修改后的新《专利法》。根据专利法第九条第一款第一句关于“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定，对于同一申请人的两项同样的发明创造，已授予实用新型专利权，因此，不能够再授予发明专利申请专利权，否则，将造成重复授权。
《专利法》第九条第二款的规定：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”该规定不适用本案就同样的发明创造分别申请专利的是同一申请人的情况，因此，本案发明专利申请不能够利用先申请原则得到授权。
此外，本案发明专利申请在实用新型申请日之前申请，如果在实用新型申请日之后进行了公开，将构成实用新型的抵触申请，该实用新型将因不具备新颖性而被无效；此时，上述发明专利申请因不符合专利法第九条的规定得不到授权，实用新型将因不符合专利法第二十二条第二款的规定被无效。
1、授予发明专利权的可能情况：若本案实用新型因不具备新颖性而被无效，则该专利权自始不存在。如果其发生在发明专利申请结案前，则因实用新型已自始不存在，授予发明专利申请专利权能够满足专利法第九条第一款关于“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定。
2、挽救实用新型专利权的可能情况：如果申请人在发明专利申请未公开之前撤回该发明专利申请，则该申请未在实用新型申请日之后公开，将不构成实用新型的抵触申请，该实用新型专利权符合专利法第二十二条第二款的规定，可以继续维持。
（二）观点二：发明专利申请不构成重复授权
有观点认为：在后的实用新型专利权对于在先发明专利申请没有影响，在先发明专利申请如果符合授予专利权的其他条件的，则可以授予在先发明专利申请以专利权。
就实用新型专利权而言，在后实用新型因在先发明专利申请的存在而不具备新颖性，实用新型专利权的存在仅仅是在初步审查中可能由于技术原因没有发现该驳回缺陷。如其被宣告无效，宣告无效的专利权视为自始即不存在；因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。由于专利权人明知该实用新型不具备新颖性，如果其仍主张专利权，则该行为将构成恶意侵权，需进行赔偿。
此外，2010版专利审查指南规定：“在先申请构成抵触申请或已公开构成现有技术的，应根据专利法第二十二条第二、三款，而不是根据专利法第九条对在后专利申请（或专利） 进行审查。”既然不能根据专利法第九条对在后专利申请（或专利） 进行审查，而重复授权涉及的是两件申请/专利，自然也不能根据专利法第九条对在先专利申请（或专利） 进行审查。
五、重复授权处理中的老问题
根据《专利法》第四十四条的规定，授予专利权后，专利权人随时可以主动要求放弃专利权。2010版专利审查指南规定：主动放弃专利权的声明不得附有任何条件。放弃专利权只能放弃一件专利的全部，放弃部分专利权的声明视为未提出。符合规定的，审查员应当发出手续合格通知书，并将有关事项分别在专利登记簿和专利公报上登记和公告。
但申请人依据专利法第九条第一款和专利法实施细则第四十一条第四款声明放弃实用新型专利权不同于上述通常意义下的放弃。在某些情况下，即使放弃专利权的书面声明符合规定，实用新型专利权也未被放弃。例如，当申请人提交了放弃实用新型专利权以避免重复授权的书面声明后，实质审查审查员发现修改后的发明专利申请与实用新型专利权之间已经不存在重复授权问题，这时审查员发出的授予发明专利权通知书中第4项勾选的内容是：“未进入放弃专利权的程序。理由是：申请人声明放弃的专利与本发明专利申请不属于相同的发明创造。”此时，未进行实用新型专利权的放弃处理，该实用新型专利权仍然处于有效状态。实务中，部分申请人认为提交放弃声明后，实用新型专利权就已经放弃了，导致在上述情况下由于未缴纳实用新型专利权年费而使得实用新型专利权终止。
六、小结
禁止重复授权原则从本质上体现了专利权的独占性，坚持同样的发明创造只能授予一项专利权；其目的在于避免权利之间的冲突，维系专利权人与社会公众之间的利益平衡。本文对新法实施前后和新细则实施前后的重复授权处理进行了比较全面的介绍，重点对实质审查阶段重复授权处理中一件专利申请和一项专利权的情况进行了深入分析。
答：我们制定和施行专利法要达到三个目的：一是有利于鼓励发明创造的积极性；二要有利于先进技术的推广应用；三要有利于引进国外新技术。这主要是通过授予专利权和保护专利权来实现的。
专利制度的一个重要特征就是较旱地公开新技术。在法律保护下，把申请专利的发明创造的内容公开通报，大家都可订阅，从而促进了发明信息的交流。这样就为创造发明和使用创造发明之间开辟了广阔的渠道，大大有利于新技术的推广应用。现代科学技术的发展，种类越来越多，按照国际专利分类法的划分，目前已达五万八千个类目。分类越多，交换就越加复杂，如果没有信息交流，不要说在全世界范围内，就是在一个国家，一个省市范围内，究竟出现了什么新的发明创造，也很难及时了解，科研与生产之间犹如高墙阻隔，新技术的推广应用自然十分困难。专利制度不仅促进信息交流，还有利于相互启迪新的发明思想，有利于避免科研和生产上的盲目性和重复性，鞭策人们放眼世界，发扬首创精神。
问：现在是不是就可以向中国专利局提出专利申请？
答：不，还不能马上提出申请。中国专利法颁布后要到明年四月一日才生效施行。专利法只是作了原则规定，许多具体事项要根据实施细则等来办理，所以在这一年里，中国专利局还要继续进行立法方面的工作，象制定专利法实施细则、审查规程、申请指南等；要训练数百名专职专利技术审查员；要尽快进行专利业务大楼工程建设，其中包括供审查员用的分类审查文档库的建设、现代化的计算机中心建设、面向全国的专利文献服务中心以及专利文献出版系统的建设等等。各部门和各地区也都在为施行专利法建立一个遍布全国的专利工作系统。另外，为了能够担负专利管理和专利工作，专利人才和队伍的培训要更加抓紧，各个地方、各个部门以及各生产、科研、教学单位，如果没有一批专利工作的明白人，是很难把专利制度实行起来的。总之，这一年的准备工作是十分紧张的。
问：青年中还有一些具体问题，如怎样区分职务发明与非职务发明等，您能解释一下吗？
答：执行本单位的任务或主要是利用本单位的物质条件所完成的发明是职务发明。至于利用公家多少条件就算职务发明，要看具体情况来定。有些问题，要在专利法实施细则中作具体规定。实施细则将于下半年公布。到时青年们看了有什么问题还可以提出来。
关键词：专利法；职务发明；产品开发
1 引言
我国于1984年制定《中华人民共和国专利法》并在1985年生效，随着社会的发展，我国专利法分别于1992年、2000年、2008年做了三次修正，目前实施的为2008版的《中华人民共和国专利法》。国家知识产权局在2014年启动了专利法第四次全面修改研究工作，《中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）》目前正在向公众征求意见。
从1984年专利法的诞生到目前的第四版的征求意见稿，可以看出我国专利法正在逐步发展和完善。其条款从粗到细，其保护范围从小到大，其保护强度从弱到强。但近年来，我国社会发展进程非常迅猛，企业制度变革和科技发展日新月异，各种新事物层出不穷，从而对目前的专利法产生了新挑战，笔者为产品开发技术人员，就工作中的现象来探讨专利法关于职务发明的条款存在的不足及改善空间。
2 新产品专利申请概述
目前我国企业在进行新产品开发过程中，一般包含有：概念设计、结构设计、模型制作、小批量生产及最终量产等几个阶段，其中概念设计阶段经常会有几个可选的设计方案，这几个设计方案将由一个评审团队进行评选，团队以经济性、技术性、生产工艺性等指标对各个方案进行打分，最后选取综合指标分数最高的方案。选定方案后即可进入结构设计，直到最终制造出这个新产品。企业最后以此产品进行外观专利、实用新型专利甚至发明专利的申请。
3 新产品专利案例
在笔者所从事的新产品开发中，常出现这样的情况：产品概念设计阶段有：A、B、C、D四个设计方案。其中A方案技术性最好，但受制于本企业的生产设备和工艺限制，选择B方案对企业来说为最优（因其制造工艺最适合本企业现有生产条件），最后B方案被选中进入结构设计并最终生产出方案B所设计出来的产品。随后进行了产品的专利申请，与此产品相关的所有发明创造为职务发明创造，企业为专利权人。但对于落选的A方案、C方案和D方案，企业往往没有意识到其价值或潜在价值的存在，也不愿意申请、维持和实施专利，更不愿意投入人力和物力继续进行后续改进研究。这些落选方案几乎都被遗弃。而方案的开发者很清楚落选方案对本单位以外的组织仍然具有重要的价值。若开发人员自己去申请相关专利，却又面临着该专利属于职务还是非职务发明的判断标准等难题，这就对专利法中的职务发明创造提出了新的课题。笔者认为有必要思考我国专利法对于职务发明的规定，进而探讨改善空间。
4 专利法关于职务发明的不足
（1） 专利法立法中，对于与职务发明有关的具体法律条文的设置存在若干不合理的地方。我国专利法第六条将发明分为：职务发明与非职务发明[1]。这样任何发明就被非此即彼的规定下来。未考虑如上述案例中存在的职务发明与非职务发明之间的中间地带（如落选的A方案、C方案、D方案的发明类别）。目前，我国大多数企业在以项目方式进行运作和开发的过程中，存在大量的产品、方案和设计介于职务发明与非职务发明之间，或者说工作中产生的而又被单位抛弃的发明创造。其存在形式为最终产品、半成品或者中间件。这些发明创造的专利申请是在我国专利法的许可范围内的，但因现行专利法对职务发明的规定不够明确，造成大量的类似发明被遗忘。若在专利法及专利法实施细则中不考虑这些实际情况，不仅不利于调动发明人的创造积极性，也不利于保证发明创造活动对企业的潜在价值和未来的价值。如本案例中落选的A方案、C方案和D方案，虽然其被本企业丢弃，并不表明其无实际价值，只是这些方案对本企业目前的生产条件或者技术条件而言，不是最优的选择。但对某些企业来说，仍然具有较高使用的价值。开发者明白落选的项目或者方案的价值，但企业因某些原因而不予以认同。若开发者以非职务发明创造的方式取得这些落选项目或者产品的专利，并且产生了社会效益或者经济效益，原企业可能会以某些方式要求该专利为职务发明创造，从而给开发者带来法律或者本职工作上的难题。另外，基于目前的专利法条款，笔者认为开发者似乎很难以非职务发明创造的方式取得这些落选项目或者产品的专利。即便是第四版的征求意见稿中定义为：“执行本单位任务所完成的发明创造”为职务发明创造[5]，该定义也未对上例中落选方案的发明性质予以明确。这样就造成了本职工作中产生的潜在专利被企业及开发者双双抛弃，这对开发者及企业都是一种损失，也不利于我国的社会进步。为此建议专利法对发明创造的分类，在职务发明与非职务发明之外增加一项关联发明。主要定义为：职务工作中产生的发明创造，被企业主动放弃后允许开发者以个人名义申请的发明。属于非职务发明但企业有优先购买或者使
用权。
（2） 目前的专利法，对于科研人员从事的职务内发明创造，没有赋予发明人与单位就权利归属及利益分配进行协商的权利，发明人也没有在法律上受到应有的保护。在专利法及专利法实施细则中，对发明人的权利均是以模糊、有利于单位的术语出现。如专利法第十六条：“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬”[2]。这一条款术语为“单位应当”，从中可以看出：专利法并未对单位进行明确规定，这样单位就在法律上有了更多弹性空间。单位对职务发明创造的发明人或者设计人不给予任何奖励，单位也不会受于法律的惩罚。另外如：专利法实施细则第七十六条：“被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励、报酬的方式和数额”。这一条款术语为“单位可以”，从中看出：发明人的权利落实取决于单位，即：单位可以给发明人奖励、报酬，也可以不给发明人任何奖励及报酬。从这些条款看出，科研人员完全处于被动、从属地位。建议专利法修改这些条文用语，从法律的角度保证发明人权利不被单位有意或者无意侵犯。
（3） 目前的专利法，对于科研人员从事的职务内发明创造奖励偏低。专利法实施细则第七十七条：“一项发明专利的奖金最低不少于3000元；一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元”[3]。第七十八条 “实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%作为报酬给予发明人或者设计人，或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬”[4]。笔者认为，专利法实施细则虽然规定了保护职务发明人获得报酬的权利，但由于规定的奖金数额过于具体，报酬方式过于单一，没有体现发明创造本身的差异性和发明本身经济价值评定的复杂性，不能反映出发明创造的真正价值。建议对发明创造按照其技术性和经济价值的大小制定不同的奖励方式，重大的发明可以参考私营企业或者股份制企业中的以产品发明作为股份参与企业利润分享的方式，对发明创造者进行股份奖励。
5 结语
上个世纪80年代专利法在我国正式颁布实施以来，有效激发了全社会的创新活力，成绩显著。但近年来，随着科技的进步及社会变革的加速，目前的专利法面临着新的挑战，专利法中的职务发明条款也面临着当今的企业组织变革、产品开发项目的创新、科技人员的激励等新的考验。完善职务发明的法律条款将提高产品开发人员的动力，从而提升了企业的市场竞争力及整个国家的创新水平。
参考文献
[1] 第十一届全国人民代表大会.中华人民共和国专利法（第六条）[Z].2008-12-27.
[2] 第十一届全国人民代表大会.中华人民共和国专利法（第十六条）[Z].2008-12-27.
[3] 中华人民共和国国务院.专利法实施细则（第七十七条）[Z].2010-01-09.
[4] 中华人民共和国国务院.专利法实施细则（第七十八条）[Z].2010-01-09.
摘 要 在《专利法》第三次修改中,增加了对专利向外申请的保密审查规定,本文试对保密审查由来、它的适用以及具体规定来详细剖析《专利法》第三次修改后对向外专利申请的实践将带来哪些变化。
关键词 向外申请 保密审查
《专利法》是知识产权法律制度的重要组成部分,第三次修改的《专利法》于2008年12月27日公布,2009年10月1日起施行。此次修改适应了大力推进国家知识产权战略,实行自主创新政策、建设创新型国家的时代背景。本文将对其中广受关注的“向外申请保密审查”规定进行详细剖析。
一、向外申请保密审查规定的产生
修订后的专利法第二十条第一款规定,任何单位和个人将在中国完成的发明或实用新型向外国申请专利,应当事先报经专利局进行保密审查。同时,专利法第二十条第四款规定,对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或实用新型,在中国申请专利的,不授予专利权。取消了原第二十条“中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的,应当先向国务院专利行政部门申请专利,委托其指定的专利机构办理,并遵守本法第四条的规定。”这一增一减其实是相互关联的。
按照原来的法律,向国外申请专利,必须先申请中国专利。但实践中执行的效果很差,比如外国公司在中国依法设立的独资公司、合资公司或研发机构,在名义上属于旧法所说的“中国单位”,但往往以委托或者合作的名义,以母公司名义在外国申请专利,从而规避首先在我国申请专利的规定。
为了解决这个问题,专利法第三次修改中引入了向外申请保密审查的规定,并且规定:如果向外国专利申请没有进行保密审查,则在中国将不被授予专利权。由此看来,申请人若想在中国对其发明创造取得专利权保护,必须要进行保密审查,而保密审查的方式又决定了申请人必须先向中国申请专利或者至少要先向中国国家知识产权局说明技术方案判断是否需要保密。因此,本条款在修订前后所要达到的目标是一致的,下面详细说明。
二、向外申请概念
首先从专利法实施细则了解一下“向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请”的概念:“所述的向外国申请专利是指向外国国家或外国政府间专利合作组织设立的专利主管机构提交专利申请,向有关国外机构提交专利国际申请是指向作为PCT受理局的外国国家或外国政府间专利合作组织设立的专利主管机构或世界知识产权组织国际局提交专利国际申请。”
三、向外申请保密审查三种模式
专利法实施细则第8条规定了3种向外国申请请求模式:
(1)对于准备直接向外国申请专利的保密审查请求,应当事先向专利局提出请求,并详细说明其技术方案。
(2)对于申请专利后拟向外国申请专利的保密审查请求,申请人只需在向专利局提交专利申请同时或之后后提交向外国申请专利保密审查请求书。
(3)向专利局PCT受理局提交国际申请的,即视为提出了向外国申请专利保密审查请求。此处需要注意由于申请人资格的问题专利局不作受理审查而直接转交国际局的专利申请,不视为提出了保密审查请求,申请人此时要参照第(1)种方式申请。
四、保密审查期限问题
根据专利法实施细则第9条规定的向外国申请专利保密请求的审查程序,《专利审查指南》明确在专利局收到向外国申请专利保密审查请求文件之后,会立即启动审查,作出“文件不符合规定导致保密审查请求视为未提出”、“明显不需要保密允许向外国申请专利”、“可能涉及国家安全或者重大利益暂缓向外国申请专利”3种结论。申请人自提交日起4个月内未收到上述意见通知的,或首次暂缓后自提交日起6个月内未收到保密审查决定,视为允许向外国申请专利。
相对于不需要保密审查的专利来说向外申请的保密审查是否会使整个审查过程慢4-6个月呢?实际上不是。4-6个月是指最长的期限,对于需要保密审查的发明或实用新型来说,并不是每一个都需要这样长的时间。实践中,首次申请,向大陆以外的专利机构提交申请,需要交请求书和技术方案说明书,这种方式是在受理窗口以外的后台处理,在明显不的情况下,收到通知书要一个月左右。第二,在中国提出首次申请,随申请文件同时提交保密申请请求书就可以,如果是面交的话,当时就能收到同意或暂缓向外申请的审查结论。第三,通过PCT申请,如果通过中国局提交PCT申请,一般的审查在一周之内完成。其实美国专利制度里也有类似的规定,其制度为此规定的最长时间也是六个月。因此,申请人完全不必担心向外申请专利的保密审查会对减慢专利申请的审查进程。
五、结束语
向外申请保密审查条款即继承了原“先在中国申请专利”条款的精神和要求,又在实践中解决了执行力不强的问题,更加有操作性和灵活性,体现了我国专利法在修订的过程中逐步完善的进程,为实施国家知识产权战略,切实推动自主创新能力的提高和转变经济发展方式的整体需求奠定法律基础。
参考文献:
[1]冯晓青.企业知识产权战略(第3版).北京:知识产权出版社.2008.1.
[2]2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》第三次修正《中华人民共和国专利法》第22 条第1 款、第22第4款.
[3]2010年1月9日《国务院关于修改〈中华人民共和国专利法实施细则〉的决定》第二次修订.《中华人民共和国专利法实施细则》第8条、第9条.
[4]尹新天.专利权的保护.专利文献出版社.2006.04.
[5]国家知识产权局条法司.《专利法》第三次修改导读.知识产权出版社. 2009.3.1.
一、专利侵权与法律制裁
1、明确专利侵权的定义
加强专利保护，首先要明确专利侵权的定义。根据专利法第60条，专利侵权行为是指“未经专利权人许可，实施其专利”的行为，再结合专利法第11条，大致可以得知专利侵权的含义，但仍不够明确和完整。本文认为，专利侵权是指在专利保护期或有效期内，行为人未经专利权人许可，也没有取得法律特别授权，以盈利为目的实施专利的行为。
2、专利侵权损失赔偿额的界定
专利侵权损害赔偿是专利侵权人应当承担的重要民事责任。我国现行专利法及其实施细则缺乏对专利侵权损害赔偿界定的规定，只是最高人民法院1992年关于审理专利纠纷案件若干问题的解答规定了三种计算方法。但从专利审判实践看，无论是以专利权人因侵权行为受到的实际经济损失作为损失赔偿额，还是以侵权人因侵权行为获得的全部利润作为损失赔偿额，或者以不低于专利许可使用费的合理数额作为损失赔偿额，都存在缺乏可操作性的弊端。在人民法院对专利侵权损失赔偿额难以确定时，往往很难下判。本文认为，在认定专利侵权成立但难以确定专利损失赔偿额时，可规定侵权人应承担的“法定赔偿金”。
3、确认专利间接侵权行为的存在
间接侵权是指教唆、帮助、诱导他人实施专利侵权的行为。国际上已有不少国家的专利立法或司法实践对间接侵权作了规定，如美国专利法规定，诱导他人侵权以及为他人侵权作准备的，承担侵权连带责任。我国现行专利法没有规定专利间接侵权行为，但随着我国专利侵权案件的增多，间接侵权也逐渐出现，人民法院已受理了多起间接侵权的案件。最高人民法院在关于贯彻执行民法通则若干问题的意见第148条中规定，“教唆、帮助他人实施侵权行为的，为共同侵权人，应当承担民事连带责任。”为加大对专利侵权行为的打击力度，更有效地保护专利权，在再次修订专利法时，建议明确规定专利间接侵权行为及其法律责任。
二、专利犯罪的规定与修改后刑法的衔接
我国专利法对专利侵权处罚的基本原则是民事处罚原则，即追究侵权者应承担的民事责任，适用刑事处罚的只有假冒他人专利且情节严重的行为。现行专利法第63条规定比照刑法第127条实施假冒他人专利罪的刑事处罚。但是，1997年10月1日我国修改后的刑法已经施行，该法第216条规定，“假冒他人专利，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。”显然，专利法的规定与修改后的刑法已不协调。为此专利法在再次修正时应解决这一问题。
三、专利侵权诉讼
完善专利侵权诉讼制度也是修改专利法需要考虑的内容。
1、专利侵权诉讼中原告人资格的确定
多数国家专利法对专利侵权诉讼的人资格、范围都作了明确的规定。我国专利法第60条规定，对未经专利权人许可实施其专利的侵权行为，专利权人或者利害关系人可以请求专利管理机关进行处理，也可以直接向人民法院。据此，在专利侵权诉讼中享有原告资格的，有专利权人和利害关系人两类。
专利法的上述规定没有明确“利害关系人”究竟包括哪些人，专利法实施细则也未作出规定。本文认为，参照多数国家专利立法的通例，并考虑我国专利司法实践，“利害关系人”应界定为专利独占实施许可合同与独家实施许可合同的被许可人。因为在独占实施许可的情况下，专利侵权会直接侵害专利被许可人的独占实施权，损害其独占性利益，被许可人是利害关系人，享有独立的权；在独家许可实施的情况下，专利权人与被许可人共享专利实施权，一旦发生专利侵权，被许可人的共同实施权即遭侵害，被许可人也可以作为利害关系人提讼。2、专利侵权诉讼中“先予执行”的问题
与财产保全一样，先予执行程序的运用在专利侵权诉讼中具有相当重要的意义。专利侵权行为通常是一种持续的、动态发生的行为，往往在被侵权人以后仍在进行，为了有效地制止侵权行为，防止给专利权人造成更大的损失，应当允许专利权人在提讼后请求法院裁定先予执行其禁止请求权。但是，由于专利侵权案件大多数情况比较复杂，侵权判断颇为不易，而且审理周期较长，如果申请人不提供担保，一旦法院最终判定被告未侵权，被申请人因先予执行遭受的损失就难以获得合理的赔偿。因此，专利法修改时，可明确规定在专利侵权诉讼中适用先予执行程序时，应当责令申请人提供担保，否则驳回申请。
3、方法专利侵权诉讼中的举证责任
1992年修改专利法时，对这一问题作了一定程度的修订。但与trips第34条的规定相比，仍然存在一定的差距。具体地说，现行专利法第60条第2款缺少以下两项内容：
（1）司法部门应当有权责令被告证明其制造相同产品的方法不同于该专利方法；如果不能举出相反的证据，则将未经专利权人许可而制造的任何相同产品视为是用该专利方法所制造的。
（2）在援引反证时，应考虑到被告保护其技术秘密及其商业秘密的合法权益。
专利法进一步修改时，应考虑将上述两项规定增加进去，以完善这方面的举证责任制度，并与国际接轨。
4、时效问题
现行专利法未规定专利管理机关调处专利纠纷案件的时效限制，也未规定专利权属纠纷的诉讼时效。这次修改专利法时，应予弥补。即可以规定为：请求专利管理机关处理专利纠纷或者直接向人民法院的时效为两年，自专利申请人、专利权人或者利害关系人得知或者应知之日起计算。
四、专利管理机关的行政执法地位
我国现行专利法及其实施细则赋予了专利管理机关调处专利纠纷（包括专利侵权纠纷、专利权属纠纷等）和查处假冒他人专利、冒充专利的职权。从实际情况看，专利管理机关调处专利纠纷的执法地位一直是专利实践中一个有争议的问题。专利管理机关的行政执法地位不明确，无疑是制约其发展的一个障碍。
本文认为，专利法的再次修改应明确规定专利管理机关的行政执法地位。过去，有一种代表性的观点认为，专利纠纷调处活动完全是由专利管理机关针对两个平等主体之间就专利争议居间进行调解和裁决的行为，专利管理机关调处专利侵权纠纷等行为，不具有行政执法的性质。本文认为，专利管理机关调处决定的性质只能由专利管理机关的地位、职能、调处决定书所体现的行为人的意志及调处方与被调处方所形成的社会关系来决定。由这些方面看，专利管理部门调处专利侵权等纠纷，应具有行政执法性质。为此，笔者的具体修改建议是：
1、赋予专利管理机关对假冒他人专利等侵权行为的行政处罚权
行政处罚是国家行政机关和法律、法规授权的组织依法对违反行政法规的相对人实施法律制裁的行为。专利行政处罚可以通过对专利违法行为人的制裁，使其蒙受一定的痛苦或者损失，并使其行为受到否定性的法律评价，从而教育其本人，儆戒一般人。
2、关于专利法第63条的修改
专利法第63条第2款规定，“将非专利产品冒充专利产品或者将非专利方法冒充专利方法的，由专利管理机关责令停止冒充行为，公开更正，并处以罚款。”上述规定，没有考虑到那些情节确实轻微、没有对消费者及社会造成多大损害的冒充专利行为不宜处以罚款的情况。相比之下，现行商标法对冒充注册商标行为处罚的规定就显得灵活一些，值得借鉴。修改专利法时可以将第63条第2款、专利法实施细则第78条的“并处以1000元到5万元”中的“并处以罚款”之前加上“或者”二字，以便据情灵活处理。
一、专利侵权与法律制裁
1、明确专利侵权的定义
加强专利保护，首先要明确专利侵权的定义。根据专利法第60条，专利侵权行为是指“未经专利权人许可，实施其专利”的行为，再结合专利法第11条，大致可以得知专利侵权的含义，但仍不够明确和完整。本文认为，专利侵权是指在专利保护期或有效期内，行为人未经专利权人许可，也没有取得法律特别授权，以盈利为目的实施专利的行为。
2、专利侵权损失赔偿额的界定
专利侵权损害赔偿是专利侵权人应当承担的重要民事责任。我国现行专利法及其实施细则缺乏对专利侵权损害赔偿界定的规定，只是最高人民法院1992年关于审理专利纠纷案件若干问题的解答规定了三种计算方法。但从专利审判实践看，无论是以专利权人因侵权行为受到的实际经济损失作为损失赔偿额，还是以侵权人因侵权行为获得的全部利润作为损失赔偿额，或者以不低于专利许可使用费的合理数额作为损失赔偿额，都存在缺乏可操作性的弊端。在人民法院对专利侵权损失赔偿额难以确定时，往往很难下判。本文认为，在认定专利侵权成立但难以确定专利损失赔偿额时，可规定侵权人应承担的“法定赔偿金”。
3、确认专利间接侵权行为的存在
间接侵权是指教唆、帮助、诱导他人实施专利侵权的行为。国际上已有不少国家的专利立法或司法实践对间接侵权作了规定，如美国专利法规定，诱导他人侵权以及为他人侵权作准备的，承担侵权连带责任。我国现行专利法没有规定专利间接侵权行为，但随着我国专利侵权案件的增多，间接侵权也逐渐出现，人民法院已受理了多起间接侵权的案件。最高人民法院在关于贯彻执行民法通则若干问题的意见第148条中规定，“教唆、帮助他人实施侵权行为的，为共同侵权人，应当承担民事连带责任。”为加大对专利侵权行为的打击力度，更有效地保护专利权，在再次修订专利法时，建议明确规定专利间接侵权行为及其法律责任。
二、专利犯罪的规定与修改后刑法的衔接
我国专利法对专利侵权处罚的基本原则是民事处罚原则，即追究侵权者应承担的民事责任，适用刑事处罚的只有假冒他人专利且情节严重的行为。现行专利法第63条规定比照刑法第127条实施假冒他人专利罪的刑事处罚。但是，1997年10月1日我国修改后的刑法已经施行，该法第216条规定，“假冒他人专利，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。”显然，专利法的规定与修改后的刑法已不协调。为此专利法在再次修正时应解决这一问题。
三、专利侵权诉讼
完善专利侵权诉讼制度也是修改专利法需要考虑的内容。
1、专利侵权诉讼中原告人资格的确定
多数国家专利法对专利侵权诉讼的人资格、范围都作了明确的规定。我国专利法第60条规定，对未经专利权人许可实施其专利的侵权行为，专利权人或者利害关系人可以请求专利管理机关进行处理，也可以直接向人民法院。据此，在专利侵权诉讼中享有原告资格的，有专利权人和利害关系人两类。
专利法的上述规定没有明确“利害关系人”究竟包括哪些人，专利法实施细则也未作出规定。本文认为，参照多数国家专利立法的通例，并考虑我国专利司法实践，“利害关系人”应界定为专利独占实施许可合同与独家实施许可合同的被许可人。因为在独占实施许可的情况下，专利侵权会直接侵害专利被许可人的独占实施权，损害其独占性利益，被许可人是利害关系人，享有独立的权；在独家许可实施的情况下，专利权人与被许可人共享专利实施权，一旦发生专利侵权，被许可人的共同实施权即遭侵害，被许可人也可以作为利害关系人提讼。2、专利侵权诉讼中“先予执行”的问题
与财产保全一样，先予执行程序的运用在专利侵权诉讼中具有相当重要的意义。专利侵权行为通常是一种持续的、动态发生的行为，往往在被侵权人以后仍在进行，为了有效地制止侵权行为，防止给专利权人造成更大的损失，应当允许专利权人在提讼后请求法院裁定先予执行其禁止请求权。但是，由于专利侵权案件大多数情况比较复杂，侵权判断颇为不易，而且审理周期较长，如果申请人不提供担保，一旦法院最终判定被告未侵权，被申请人因先予执行遭受的损失就难以获得合理的赔偿。因此，专利法修改时，可明确规定在专利侵权诉讼中适用先予执行程序时，应当责令申请人提供担保，否则驳回申请。
3、方法专利侵权诉讼中的举证责任
1992年修改专利法时，对这一问题作了一定程度的修订。但与trips第34条的规定相比，仍然存在一定的差距。具体地说，现行专利法第60条第2款缺少以下两项内容：
（1）司法部门应当有权责令被告证明其制造相同产品的方法不同于该专利方法；如果不能举出相反的证据，则将未经专利权人许可而制造的任何相同产品视为是用该专利方法所制造的。
（2）在援引反证时，应考虑到被告保护其技术秘密及其商业秘密的合法权益。
专利法进一步修改时，应考虑将上述两项规定增加进去，以完善这方面的举证责任制度，并与国际接轨。
4、时效问题
现行专利法未规定专利管理机关调处专利纠纷案件的时效限制，也未规定专利权属纠纷的诉讼时效。这次修改专利法时，应予弥补。即可以规定为：请求专利管理机关处理专利纠纷或者直接向人民法院的时效为两年，自专利申请人、专利权人或者利害关系人得知或者应知之日起计算。
四、专利管理机关的行政执法地位
我国现行专利法及其实施细则赋予了专利管理机关调处专利纠纷（包括专利侵权纠纷、专利权属纠纷等）和查处假冒他人专利、冒充专利的职权。从实际情况看，专利管理机关调处专利纠纷的执法地位一直是专利实践中一个有争议的问题。专利管理机关的行政执法地位不明确，无疑是制约其发展的一个障碍。
本文认为，专利法的再次修改应明确规定专利管理机关的行政执法地位。过去，有一种代表性的观点认为，专利纠纷调处活动完全是由专利管理机关针对两个平等主体之间就专利争议居间进行调解和裁决的行为，专利管理机关调处专利侵权纠纷等行为，不具有行政执法的性质。本文认为，专利管理机关调处决定的性质只能由专利管理机关的地位、职能、调处决定书所体现的行为人的意志及调处方与被调处方所形成的社会关系来决定。由这些方面看，专利管理部门调处专利侵权等纠纷，应具有行政执法性质。为此，笔者的具体修改建议是：
1、赋予专利管理机关对假冒他人专利等侵权行为的行政处罚权
行政处罚是国家行政机关和法律、法规授权的组织依法对违反行政法规的相对人实施法律制裁的行为。专利行政处罚可以通过对专利违法行为人的制裁，使其蒙受一定的痛苦或者损失，并使其行为受到否定性的法律评价，从而教育其本人，儆戒一般人。
2、关于专利法第63条
的修改
专利法第63条第2款规定，“将非专利产品冒充专利产品或者将非专利方法冒充专利方法的，由专利管理机关责令停止冒充行为，公开更正，并处以罚款。”上述规定，没有考虑到那些情节确实轻微、没有对消费者及社会造成多大损害的冒充专利行为不宜处以罚款的情况。相比之下，现行商标法对冒充注册商标行为处罚的规定就显得灵活一些，值得借鉴。修改专利法时可以将第63条第2款、专利法实施细则第78条的“并处以1000元到5万元”中的“并处以罚款”之前加上“或者”二字，以便据情灵活处理。
综上所述，笔者认为明确专利侵权规范，完善专利侵权诉讼程序，加强专利行政执法措施，是我国专利法再次修改时加强对专利权的保护不可或缺的三个方面。