透析跨国交易中的知识产权尽职调查

苹果与唯冠的iPad商标争夺战已经进入白热化，一旦广东高院二审驳回苹果公司的上诉请求，意味着苹果公司必须立即停止在中国大陆销售带有iPad商标的产品，并且可能面临巨额的民事索赔和工商行政管理部门的行政处罚。可谓牵一发、动全身，一着不慎，满盘皆输。 苹果公司为获得iPad商标使用权，实则煞费苦心。苹果公司在英国与唯冠iPad商标争夺战中败诉后，转而成立英国IP Application Development公司（简称英国IP公司）。英国IP公司以iPad商标与其企业名称缩写一致为由，向唯冠公司要约收购全球iPad商标。可见，苹果公司在与唯冠展开iPad商标交易谈判之前，已做精心准备，然而其知识产权尽职调查工作并非尽善尽美，正由于在某些细节的疏忽，导致其陷入了目前的窘迫境地。这场iPad商标争夺战，是否本应可以避免？ 一、知识产权尽职调查的内容 在企业IPO申请、企业并购、融资、知识产权定向收购等领域，均需要完成专业的知识产权尽职调查。在跨国交易中，由于各国知识产权制度不尽相同，知识产权权利本身具有复杂性、专业性等特点，知识产权尽职调查更是不可或缺的步骤。苹果公司与唯冠公司之间的iPad商标转让交易，即为典型的跨国知识产权定向收购案例。根据收购方不同的交易目的，知识产权尽职调查内容侧重各有不同，范围基本相同。 1、知识产权法律环境 知识产权具有地域性特征，各国往往根据本国法律给予在本国注册登记的专利权、商标权等知识产权进行排他性保护。各国立法在知识产权的申请、归属、有效期、转让、出口、交易等方面均有不同规定。例如，中国实行的是商标先注册制度，美国实行的是商标先使用制度。因此，知识产权尽职调查，首先必须了解作为收购标的的知识产权所在地的法律环境，否则无从入手。如果脱离本地的知识产权法律环境进行尽职调查，必然得出错误的调查结论。正因如此，知识产权尽职调查必须委托精通本地知识产权法律制度的律师进行，通常即为知识产权所在地的本国律师。 从唯冠一审律师披露的信息得知，苹果公司在企图收购唯冠公司iPad商标过程中，组织了庞大的律师团，包括美国律师、英国律师、香港律师、台湾律师。然而，美国、英国、香港、台湾为各自独立的法域，知识产权法律制度各不相同，与我国大陆的知识产权法律制度也存在明显差异。苹果公司期望收购中国大陆的iPad商标，如果事先获取了中国大陆知识产权律师的专业法律意见，或许可以避免陷入目前的纠纷泥潭。此为苹果公司失误之一。 2、知识产权权利归属 知识产权权利归属调查，其重要性体现在两方面：首先，知识产权权利主体复杂，包括申请人、专有权人、被许可人、共有人、质押权利人等。识别清楚具体的权利主体类型，有助于识别该权利主体在权利行使内容、范围、期限等方面的具体界限。这些信息与知识产权权利的市场价值、有效性密切相关，甚至直接关系到交易价格、交易有效性。其次，明确知识产权权利主体也是确定交易相对方的首要前提。如果与无权处分方签署知识产权转让协议或者许可协议，必然导致收购目的落空，导致协议无效或者不具有约束力。 在苹果公司与唯冠的iPad争夺战中，这一点尤为明显。深圳唯冠的主要抗辩理由即是台湾唯冠并非大陆iPad商标的专有权人，无权擅自出让大陆iPad商标。而苹果公司虽然事先明知深圳唯冠是大陆iPad商标的专有权人，但依然与台湾唯冠代表签署了商标转让协议，并未要求深圳唯冠出具明确的授权转让文件，令人匪夷所思。此为苹果公司失误之二。 3、知识产权的有效性 知识产权的有效性调查包括三大方面：首先，对于知识产权申请权，尤其是专利申请权、商标申请权，必须评估该申请能否获得当地政府的批准授权。根据其风险大小、不确定性，评估该知识产权收购的必要性、对价金额大小和交易风险高低。其次，对于已经获得政府授权的专利权、商标权，需要关注是否存在诉讼、争议程序，是否存在被当地政府或者司法部门撤销、变更的可能性。再次，对于已经获得政府授权的专利权、商标权，是否存在对外许可协议、被许可协议、交叉许可协议，从而判断是否存在限制权利人的转让、许可和行使的可能性及其限制范围。第四，需要关注是否存在质押、司法查封等权利限制。 2009年12月，英国IP公司与台湾唯冠公司签署了商标转让协议，苹果公司理应通过尽职调查得知深圳唯冠已在大陆陷入财务危机及巨额债务诉讼之中，深圳唯冠可供变现的财产所剩无几。与台湾唯冠签署商标转让协议之后，英国IP公司当务之急是将大陆iPad商标转让至英国IP公司名下，其应当立即着手与深圳唯冠签署商标转让协议，并前往我国商标局办理相关转让手续。但是，英国IP公司在2010年4月将尚未过户到其名下的商标以10英镑的价格与苹果公司先行签署了商标转让协议。而大陆的iPad商标于2010年3月被深圳法院裁定查封，查封期间该商标不得转让。苹果公司由此错过了办理商标转让手续的最佳时机。此为苹果公司失误之三。 4、知识产权期限、内容 知识产权的专有权均有一定的年限限制。例如，在我国大陆发明专利权为20年，实用新型专利权和外观设计专利权为10年，商标权为10年。尽职调查的基本内容之一，是明确知识产权专有权的剩余年限、是否可以申请续展延长保护期限。例如，我国大陆允许商标权人在注册商标权10年保护期届满后6个月内再申请延长10年。 知识产权的内容同样是尽职调查中不可或缺的事项。根据我国大陆的商标法，注册商标一般仅在注册类别和相似类别获得保护，除非达到驰名的程度才可能获得跨类保护。对于专利权而言，每一项权利要求的内容，是否是收购方所期待获得的技术方案，是否是涵盖了出让方实际经营中的核心技术，是否符合专利三性从而具有稳定性，都是尽职调查需要完成的事项。 5、知识产权的市场价值 知识产权的市场价值绝非稳定不变，相反，其市场价值受内在、外在两方面因素影响而具有相当的不稳定性，例如：1）权利本身的稳定性、完整性、垄断性、先进性；2）权利行使的合法性、便利性；3）可替代性；4）权利的有效期限。 对于知识产权市场价值的判断，对于出让方和收购方同样意义重大，但有时两者会出现偏差。对于知识产权的市场价值评估，在我国大陆已经出台操作指引――《专利资产评估指导意见》（中国资产评估协会2008年）、《资产评估准则――无形资产》（财政部2008年），主要采用市场法、成本法、收益法等方式评估。 在苹果公司与唯冠的iPad商标争夺战中，苹果公司为了低价成功收购iPad商标，刻意注册了英国IP公司，虚构了收购意图，隐瞒了真实的收购方身份。苹果公司的这一收购策略导致唯冠公司对iPad商标的市场价值出现误判，得以3.5万英镑的低价受让了唯冠公司拥有的10个全球iPad商标。或许正因为对价的不对等，唯冠事后发难苹果公司，拒绝出让中国大陆的iPad商标。据悉，深圳唯冠目前已向位于圣克拉拉(Santa Clara)的加州最高法院(Superior Court of the State of California)提讼，指控苹果公司在2009年12月收购iPad商标权交易中存在欺诈。 二、知识产权尽职调查的步骤 1、组建知识产权尽职调查专业团队。知识产权尽职调查是一项专业性极强的工作。参与尽职调查的人员不仅需要了解当地的知识产权法律制度，有时需要掌握知识产权技术背景，掌握知识产权价值评估方法。因此，一个成熟的知识产权尽职调查团队，至少应当包括精通当地知识产权法律制度的律师，有时需要掌握专利技术背景的技术人员、可以准确评估知识产权市场价值的评估师参与。而整个尽职调查团队，一般由律师主导并统筹调查事项，最终向当事人提交尽职调查报告。 如前所述，如果苹果公司的尽职调查团队中包含中国大陆的专业知识产权律师，很有可能可避免出现与台湾唯冠约定转让中国大陆iPad商标的低级失误，也可能会充分意识到大陆iPad商标转让的手续、流程和生效时间节点的重要性和紧迫性。 2、制订知识产权尽职调查计划。知识产权律师将结合收购方的收购目的、预算等因素，负责制订一份详细的尽职调查计划。这份计划至少包括以下内容：1）被调查主体对象，例如明确调查哪些主体，包括交易相对方公司本身、母公司、子公司等关联主体，发明人、设计人、管理层、甚至配偶、子女等个人关联主体；2）被调查权利对象，明确调查哪些知识产权，例如明确专利权、商标权、版权、商业秘密等知识产权的一项、多项或者全部范围；3）调查时间进度；4）被收购方配合义务，例如需要被收购方披露哪些信息、提供哪些文件资料；5）重点调查事项，一般为此次交易中需要特别关注的事项，例如是否存在隐名关联方权利人、专利技术是否符合收购目的；6）调查团队内部人员分工；7）与委托方（即收购方）的沟通日程计划。 3、实施知识产权尽职调查计划。在实施过程中，调查团队的基础性工作为检索、整理、审核有关知识产权书面文件资料。同时，调查团队还需进行实地调查，以便核实知识产权权利的实施、使用情况，保密保管情况。有时，要求调查团队与被收购方的发明人、设计人进行沟通，以便进一步核实知识产权的权利归属、稳定性、创造性。 4、出具知识产权尽职调查报告。尽职调查报告应当载明知识产权调查的时间节点、范围、对象、步骤、方法、知识产权现状、存在问题、潜在风险、市场价值等内容。如有必要，报告中应当提出专业性建议和解决方案，以便收购方全面、准确地了解相对方的知识产权现状以及交易风险，判断是否能达到自己的收购目的，权衡收购对价金额。 三、结语 在当前全球经济并购浪潮之中，无论是国外企业并购国内企业，中国企业走出去并购境外企业，亦或是跨国知识产权定向收购，知识产权尽职调查都应是尽职调查中的一项重要内容。从苹果公司与唯冠iPad商标争夺战，我们深刻体会到知识产权尽职调查的重要性、必要性和专业性。苹果公司显然意识到了尽职调查的必要性，但远未充分认识到重要性和专业性。无论是企业，还是法律专业人士，均可从此案例中汲取教训和经验。