知识产权涉外担保融资的法律适用

摘要:在信息经济社会,知识产权成为企业担保融资的主要标的。在知识产权国际担保融资中,虽然担保合同作为从合同,适用主合同的准据法,但在担保的登记和效力实现问题上,由于各国法律制度的差异,必须确定具体的法律适用。

关键词:知识产权;国际担保;法律适用

中图分类号:DF523 文献标识码:A 文章编号:1003-3890(2010)05-0076-08

知识产权在经济发展中的作用越来越重要。它不但提高了企业的经济收益,促进了技术创新,而且可以作为担保的标的物为企业融资提供支持,增加企业生产经营的现金流量,提高规模经营的效益。在全球经济一体化和企业国际化发展的背景下,知识产权的融资渠道可以拓展到国际金融市场,实现国际担保融资。

一、知识产权国际担保融资的法律适用

企业以自己拥有的知识产权为担保标的向外国金融机构提出的贷款融资申请,是一个涉外民商事交往行为,企业应当和外国金融机构签订贷款(融资)合同,明确双方的权利义务,并对知识产权担保事项作出约定。如果担保事项是以贷款合同条款的形式表现,那么双方对商标权担保事项的约定构成合同内容的一个组成部分(担保条款),该条款的法律适用和效力取决于合同的法律适用和效力。企业和外国金融机构也可以单独签订一个担保合同约定商标权的担保事宜。①虽然在这种情况下担保合同独立存在,但是,根据各国担保立法的规定和担保理论,担保合同具有从属性。也就是说,担保合同是从属于主债权债务合同(主合同)的从合同,以主合同的成立而存在,以主合同的转移而转移,以主合同的消灭而解除,离开了主债权债务合同,担保合同便不具有独立存在的价值。[1](P44)例如,我国《担保法》第5条规定:“担保合同是主合同的从合同,主合同无效,担保合同无效。”因此,如果当事人对商标权担保贷款事项,如担保条款(或合同)的解释,担保的范围及效力等产生了争议,就应当适用贷款合同的准据法解决。

在涉外贷款合同的法律适用上,各国立法以及国际条约均允许当事人协商选择合同适用的法律,即遵循当事人意思自治原则。当事人可以选择适用借款人国家的法律、贷款人国家的法律,甚至第三人国家的法律。例如,我国《合同法》第126条规定:“涉外合同的当事人可以选择处理合同争议所适用的法律,但法律另有规定的除外。”又如《日本法例》第7条第1款也规定:“关于法律行为的成立及效力,按当事人的意思,确定应依何国的法律。”其他的如泰国、西班牙、葡萄牙、希腊、匈牙利、德国、瑞士、意大利及美国的《第二次冲突法重述》均确立了意思自治原则。在许多国际公约中,如欧共体1980年《合同债务法律适用公约》第3条第1款规定:“双方当事人可自行选择适用于合同的全部或部分的法律。”其他的如1955年的《国际有体动产买卖法律适用公约》、1978年的《法律适用公约》及1986年的《国际货物买卖合同法律适用公约》均有类似的规定。但是,各国在意思自治原则的具体运用上均有不同程度的限制。若违反了有关国家的法律规定,则合同对法律适用的约定可能无效。例如,以英国为代表的大多数国家不要求选择的法律与合同存在客观联系,包括日本、泰国、奥地利、丹麦、比利时、德国、瑞士等国家;而美国的《第二次冲突法重述》和《美国统一商法典》则要求法律选择必须和合同存在联系,如《美国统一商法典》第105条规定,当事人选择适用的法律,应当与合同有合理的关系。同时,当事人的法律选择不得违反相关国家的强制性规定。

在当事人未选择贷款合同适用的法律时,一般是根据最密切联系原则确定合同的准据法,即合同应当适用与合同有最重要和最真实联系的法律。目前,各国为克服在适用最密切联系原则上可能出现的法官主观随意性,均把该原则和特征性履行方法――即依据合同性质以履行行为最能体现合同特征而确定合同法律适用的一种方法――结合起来确定合同的法律适用。在贷款行为中,贷款合同的签署、贷款的支付和偿还等是在贷款人所在地国家完成的,贷款风险的承担主要是贷款人,因此,特征性履行地是贷款人所在地国家。以我国为例,最高人民法院制定的《关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干问题的规定》第5条就根据特征性履行方法规定了十七类合同的法律适用,银行贷款或者担保合同,适用贷款银行或者担保银行所在地法。奥地利、丹麦、德国、比利时、瑞士以及欧共体《合同债务法律适用公约》也采取了这种立法方式。如《奥地利国际私法》(1978年)第38条规定,银行业务依该银行设有特定常设营业所的国家的法律。

在知识产权权担保融资合同中有一类问题具有独立性,其法律适用不同于贷款合同。如果当事人对作为担保标的的知识产权产生了争议,如知识产权的成立、内容和效力等,解决这些争议适用的法律则应当是权利原始取得国的法律。如果知识产权的原始国对知识产权担保制定了一些强制性规范,那么知识产权担保合同不得违反这些规定。但是也有些国家在知识产权的法律适用上规定了不同的做法。例如,《奥地利国际私法》第34条规定,无形财产权的创立、内容和消灭,依使用行为发生地的法律(贷款国法律)。《列支敦士登国际私法》第38条的规定与奥地利类似。可见,在利用知识产权担保融资时必须了解相关国家的法律规定才能减少融资风险。同时,许多跨国经营企业由于在多个国家获得了知识产权的注册保护,而各国知识产权制度又不完全相同,所以,知识产权的国际担保融资行为根据具体情形需要确定法律适用。

二、知识产权国际担保融资的登记

知识产权是一种无形财产的权利。与一般的物权客体相比,知识产权的客体具有非物质性,[2](P21)不容易为人们所感知。所以,在知识产权的交易中,各国均规定了一定的法律行为形式的要求,例如,采用书面合同形式,知识产权履行登记程序等,使相对人更容易知晓权利的存在,避免由于不知情而善意使用相同知识产权引发权利争议。依照法定的方式使公众知晓权利变动的过程,不但是对变动权利的当事人提供直接保护,而且也间接保护了处于交易过程中的第三人。正是由于登记公信力的存在,交易的安全和效率才有了保障。

在著作权领域,著作财产权利益源于作者的创作行为,而不是登记行为。②只要作品以某种可以再现的方式固定下来,作品的著作权就应当受到保护。但是,如果以著作权作为担保物进行融资,著作权的担保合同应当采用书面形式,而著作权担保是否登记也具有不同的法律效力。例如,《意大利版权法》第110条规定,作品使用权的转让须有书面协议;③《英国版权法》规定,版权的转让协议必须采用书面形式,并且由转让人或其代表人签字,否则不发生效力。与意大利、英国的做法不同,法国和德国不强制要求著作权的转让须以合同方式进行,或者仅规定特殊类型的合同必须以书面方式订立。例如,《德国著作权法》规定,著作权人可以转让著作权的用益权即使用著作权的权利,对于转让合同的形式没有明确要求,但对于未来作品的转让须有书面合同;法国法律对于一般的著作权转让合同也没有合同形式的限制,但对于特定合同,如表演、出版、视听制作应当订立书面合同,每一权利的转让均应在转让合同中分别指明,并且明确转让权利的适用范围、目的、地域及期限。[3](P413)在登记问题上,虽然多数国家采取了《伯尔尼公约》的著作权“自动保护”原则,对著作权的取得不需要办理登记手续,但是著作权的质押在没有登记之前却不能对抗善意第三人,即适用登记对抗主义。例如,日本《著作权法》第77条第2款规定,以著作权为标的的质权的设定、转移、变更、消亡(不包括因混同、著作权或担保债权的消亡)或处分的限制,若未进行登记,则不能对抗第三人。法国《知识产权法典》第L.132-134条规定,质押应当登记在国家工业产权局特别设置的注册簿上,否则不得对抗第三人。[4](P156)美国著作权法也有类似的规定,即适当的担保登记构成对其他债权人的推定告知(constructive notice)。[5]

不过,著作权担保登记的效力有时处于一种不确定状态。如果担保的作品是影视作品或软件,它们常常需要不断修改,作者不愿意把每次修改的结果进行登记是因为他们担心创作的秘密被别人知晓,而有时作品的秘而不宣恰恰是其担保价值所在。同时,每一次修改就进行一次登记,也增加了担保的成本。即使采取浮动担保的方式,把每一次修改的成果均纳入担保范围,对于担保权人和债务人来说也不合理。[6]因此,著作权担保的具体方式需要创新。

在商标权领域,法国法律规定,如果商标权质押是作为企业质押标的的一个组成部分,质押合同必须采用书面形式,该合同必须首先在税务部门登记备案,然后必须在质押合同生效的15日内向拥有商标权的企业及其分支机构所在地的商事法院注册公示。对于商标权质押部分的内容,必须另行在有关商事法院备案的15日内向法国商标登记机构登记。如果是涉外质押,例如,质押的商标是一个国际商标,法国法律认为当事人应当披露、公示更多的相关信息。[7]瑞典法律也有类似规定,即商标权可以质押,质押合同必须在登记机构备案。④

在瑞士,直到1993年商标法修改后,商标权才作为一项独立的绝对权利脱离其附着的商品或服务成为担保的标的。根据瑞士法律的规定,商标权质押必须签订书面合同,质押的商标权必须是特定的(浮动质押不允许);担保质押事项属于登记事项,但立法对此没有强制性要求。然而,如果使商标权的质押担保对抗善意第三人,则商标质押必须在商标管理机构登记。⑤所以,瑞士法律采取的是登记对抗主义原则,即为避免引起其他商标权益纠纷和减少担保风险,当事人应当登记商标权质押事项。但在瑞士,商标权质押的担保标的范围不限于商标本身的价值,还包括商标的许可使用费(the license fees),⑥当事人可以对此作出具体的约定。

在英国,商标权担保融资的行为虽然已经在立法和司法实践中获得认可,但是对于商标权担保融资创设的具体规定却不甚明朗。一般说来,商标权的担保可以被看作是“附条件的商标权转移”(“conditional assignment”of trademark rights)行为,一是作为一种特殊的抵押(mortgage)看待,不转移商标权的法律地位,仅赋予债权人对标的的某些权益以担保融资利益的实现,二是直接作为商标权抵押看待,在债务人履行债务后解除担保,返还商标权,[8]也就是说,商标权抵押意味着商标权的转移,它必须符合英国《1938年商标法》⑦第25(1)条的规定。根据该规定,注册商标发生转移,受让人必须向登记机构提出申请,登记机构经过审查,如果受让人符合条件,就可以把他登记为相关商品的商标权所有人,并载明转让发生的具体事项。在商标权担保融资中,贷款人最担心的是对商标权交易(trafficking)的限制。⑧如果登记机构查明当事人登记的目的仅仅是便利于商标权交易而进行则禁止此类登记行为,因为,商标抵押权人不是意图使用商标,只是把它作为债务履行的担保,表明这是一种商标交易行为。虽然在技术上,贷款人可以以商标权利人的名义登记作为担保的商标,但是,如果此种登记不具有在潜在商品上使用的善意,并且在申请前的五年时间里此类使用期间不超过一个月,则登记可能被随时撤销;另外,导致公众被欺诈或混淆的商标转让登记同样被撤销。商标被撤销后其担保功能就减弱了。可见,商标担保权益人获得商标权后面临着不使用商标而被撤销的危险。即使这种登记行为被允许了,作为商标权利人的贷款人再和债务人签订允许其使用商标的行为也可能是无效的。[9]虽然在英国法上商标担保登记存在诸多不确定性,但是,贷款人仍然可以根据商标法案的规定对担保行为,以权利声明或者备忘录的形式进行登记,⑨登记内容公布在商标刊物上。这种方式给予担保权益人某种程度的“明示安定感”(some degree of comfort in the knowledge),因为相关当事人知晓了担保的内容后也就打消了对商标权益的兴趣。[7]

在美国,涉及商标抵押登记的立法文件或者立法主要是《美国统一商法典》第九编(动产担保交易)和《兰哈姆法案》。《美国统一商法典》(American Uniform Commercial Code,UCC for short)是由美国统一州法委员会和美国法学会共同起草的,其第九编修正案的1998年文本至2001年底被美国各州普遍采用。根据该法典的规定,担保物包括一般无体财产权,如许可使用知识产权所生的权利以及使用知识产权而无侵权责任的权利(合理使用知识产权的权利)。⑩商标权担保融资如果获得公示效力(perfection),足以对抗第三人,必须完成通知备案(notice filing)程序。《兰哈姆法案》是联邦制定法,没有商标权担保的明文规定,但是规定了商标权的转让登记,确认了一个优先权规则以保护任何后继的有偿取得且不知情的受让人。司法实践的观点是,商标权的担保备案和转让登记具有不同的法律意义。{11}而实际上,商标权担保权益的最终实现在债务人没有履行能力的情况下必然导致商标权的转让,因此,《兰哈姆法案》关于转让登记的规定对商标权担保登记同样具有指导意义。这样,在美国关于商标权的担保登记就存在联邦和州两个不同的体系,由此导致学术界和司法界对两者适用冲突的解决以及何者优先适用等问题发生了比较大的争议。[9]流行的观点认为,只有登记才能保护根据州法设立的担保权益免受买受者的追索,所以应当通过成文法的形式建立包括商标权在内的知识产权担保权益登记系统。

专利权和商标权一样,必须履行一定的程序才能获得权利确认,所以,在登记问题上,专利权担保融资的行为形式和登记与商标权的规定相似。例如,我国台湾地区现行的“专利法”第63条和第64条规定,专利权之让与和设质均须由当事人署名并附具证明文件,同时须由当事人向专利机关申请登记,未经登记的不得对抗第三人。法国《知识产权法典》第L.613-8条第1款和第5款规定,专利权的转让须以书面方式为之,否则无效;该法典第L.613-9条规定,专利权的转让和权利变动行为,非经在国家工业产权局设立的全国专利注册簿上登记,不得对抗第三人。《瑞士联邦发明专利法》第33条第3款规定,“一项专利权可不经过专利登记册中的转让而转让;但在没有这种记载的情况下,仍可对专利权的原来所有人根据本法律采取行动。”《英国专利法》第30条(2)和(6)a项规定,除非专利权转让具有书面形式并由协议各方当事人或以其名义签字,否则无效;该法第32条(2)、第33条(3)b项规定,专利权的转让必须到专利局进行登记,专利不登记即丧失优先权和限制向侵权人索赔的权利。[3](P422-423)可见,法国、英国和瑞士采纳的是登记对抗主义。我国《担保法》第79条的规定,“以依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权出质的,出质人与质权人应当订立书面合同,并向其管理部门办理出质登记。质押合同自登记之日起生效”。《物权法》第227条对此也有相关规定。{12}不过,从严格的语义角度分析《担保法》和《物权法》的规定,两者对质押登记的内容和效力要求并不完全一致,前者登记的是质押合同,采取的是登记要件主义;后者才是出质内容的登记,采取的是登记产生主义。[4](P156-157)但在理论上,我国学者主张应当采取《物权法》规定的登记原则。[10]

目前,随着企业的国际化发展,许多企业的知识产权已经在国际范围内获得了注册或保护,例如,著作权在多个国家获得保护,{13}商标或专利在多个国家注册,登记公示的范围也不是仅仅涉及一个国家,但对于知识产权的涉外担保融资行为应当在一个国家还是多个国家进行登记,以及如何确定登记的国际公示公信力,许多国家的立法却没有针对性的规定。毕竟,这是一种涉外民事行为,需要针对各国在登记问题上的法律冲突,确定具体的法律适用(准据法)。除了法国法律要求国际商标的涉外质押登记必须披露更多的内容外,明确对登记程序作出法律适用规定的是瑞士和美国立法。根据《瑞士国际私法》(1987年)第105条第2款的规定,{14}如果知识产权在多个国家注册或保护,知识产权的质押权人(通常是贷款人)在瑞士拥有惯常居所,那么知识产权质押的登记适用瑞士法律(在当事人没有选择的情况下),即适用瑞士民法的相关规定。但是,该规定与第122条规定的“有关知识产权的合同,适用知识产权转让人或者特许人习惯居所地国家的法律”是不一致的。因此,可以推测,瑞士法律在涉外质押登记问题的法律适用上,遵循了与知识产权涉外转让不相同的规则。

美国是一个多法域的国家,区际法律冲突是美国统一立法工作必须解决的问题。根据《美国统一商法典》的规定,无体的担保物之上担保物权的公示,不管是依登记而公示还是自动公示,适用债务人所在地法域的法律。{15}如果债务人的营业场所不止一个,则是主要的行政办公场所;个人债务人的所在地是其主要居住地。因此,如果债务人是非美国的债务人,营业场所在外国或外法域,外国法(法域)调整公示问题。但是,如果外国债务人所在法域的法律不一般性地要求公开声明作为非移转占有型担保物权(如知识产权的担保)的公示条件,则该债务人被视为位于哥伦比亚特区,即公示可以通过美国国内登记完成。[11]例如,总部设在巴黎的法国公司以商标担保的形式向美国银行融资贷款,那么根据《美国统一商法典》冲突规则的规定,商标的担保登记应当适用法国法律;而总部设在伦敦的英国公司如果以商标作为担保向美国银行融资贷款,由于英国关于商标担保登记的规定不甚确定,美国法院就认为商标担保登记应当适用美国哥伦比亚特区的法律。[7]但是,在跨国经营中,企业商标可能不仅仅是在一个国家注册,如前述的法国公司可能在许多国家已经注册,法国的商标担保登记的效力不一定能够对抗在其他国家使用商标的主体,因此,美国银行如果想实现商标担保登记的完全效力就必须在所有的商标注册国家进行登记,这样以来商标担保融资的成本就增加,其结果是商标担保融资变为不可能或者难以为继。根据《美国统一商法典》的冲突规则,这时可以债务人所在地法域没有满足公示条件为由,适用美国哥伦比亚特区的法律。这种做法无疑是倾向于保护贷款人的利益,是国际融资担保本地化发展的一种表现。鉴于各国在知识产权担保融资问题上的法律冲突,联合国国际贸易法委员会第六工作组从2007年就开始着手进行该方面的统一立法工作的调研,学者也曾经提出构建一个统一的专门登记机制协调知识产权的登记问题,但对其效力和效率,分歧仍然比较大。[12]因此,在知识产权国际担保融资登记的法律适用问题上,目前主要是根据各国冲突法的规定确定其法律适用。

三、知识产权担保效力的实现

在知识产权担保融资中,如果债务人到期不能偿还贷款,例如破产,债权人必须通过一定的方式实现在知识产权上的担保利益(包括优先权、对第三人的效力等)。然而,在知识产权国际化的过程中,知识产权体现的利益分布在各个国家,因此,知识产权国际担保利益的实现涉及不同国家的法律适用。以下以商标权的担保为例予以说明。

根据美国法律的规定,商标担保履行了登记程序后,债权人就担保标的可以优先于后设定担保的人以及在破产清偿中优于债务人的其他债权人,并且可以对抗后来的善意购买人。但是,由于美国立法在《美国统一商法典》和《兰哈姆法案》上采用的两个不同的登记体系给当事人某些在商标权担保登记效力上的不确定性,所以在实践中,许多当事人为确保商标担保权益的实现,创新性的开辟了两种商标担保融资的方式,一种是商标的担保转让贷款,(a collateral assignment of the trademark),另一种是商标附条件的转让贷款(conditional assignment)。[7]前者是一种一般意义上的商标转让,商标权人把商标转让给债权人,债权人同时把商标反许可给债务人使用,债权人对商标拥有必要的控制权。由于这种情况发生了商标权的实际转让,所以商标转让必须向美国专利和商标局登记,而且伴随商标的商誉也必须转移,否则就构成概括转让(assignment in gross),从而导致转让行为无效及商标本身无效。后者所指的转让只有在债务人不能履行到期偿还贷款责任的情况下才实际发生,这样就可以避免前述概括转让导致的问题(如商誉的转移)。不过,司法实践和学者仍然强烈建议把附条件转让担保等同于现实转让。

在债务人不能履行清偿债务的情况下,为避免债权人概括受让商标导致的转让行为无效,担保合同必须对债务人的商誉设定担保利益,商誉必须和商标一同转让。因此,根据美国法律,债权人担保利益的实现包括三个内容,商标权本身、商标表征的商誉和为达到公众对商标的原有认可度而确保商品再生产的商业资产。[13]

在法国,最先登记的商标担保优先于后登记的和没有登记的担保。质权人具有两项基本的权利:第一项权利就是质权人在对出质人发出正式要求付款的通知八天内,可以向商事法院提出强制执行出质人商业资产的请求;第二项权利规定,如果出质人把商业资产卖给第三方,质权人可以向第三方发出偿还债务的要求,若第三方没有偿还,质权人可以在要求发出的八天内请求商事法院采取强制扣押和出售行动。法国法律没有要求商标权的转让必须伴随相应的商业行为,如商业资产或商誉。但是,由于商标和商誉联系密切,所以在实践中商标的处置事宜往往和商誉结合起来。另外,在实践中,由于商标的价值是建立在商业经营的整体基础上的,脱离商业经营的整体,商标的价值可能贬值,所以,贷款人愿意把商标和整体商业资产作为担保标的,在实现担保权益的时候可以把商标和商业经营资产整体出售以最大程度地实现担保利益。

在瑞士,如果债务人破产或者不能履行还款义务,质权人有权根据法律规定实现其担保债权,实现的方式是作为强制执行程序的一个组成部分,由委任的官员在市场上出售质押的商标权,而不是拍卖。任何质权人的私自处置商标权行为和授权其采取类似行为的协议是不具有法律效力的。{16}这种强制把商标权出售给第三方的方式常常对出质人不利,因为,在许多情况下,商标权的价值是和其注册的商品或服务密切相关的,所以,单独出售商标权不能反映出质人附着其上的价值期望。

在商标质押担保融资形式之外,瑞士法律创新了两种商标权担保融资的方式,以强化商标担保权益的实现。第一种方式是附买回权的转让担保,即贷款人和债务人协商一个商标权的价格(该价格常常与贷款的额度相关),然后贷款人获得商标权,发放贷款,而债务人则获得贷款,仅保留商标权的买回权。债务人偿还了贷款,就可以行使买回商标的权利。不过,目前这种担保融资的方式不常用,因为它使贷款人负担了许多管理商标的义务。第二种常用的方式是信托转让担保,即商标权转让给受托人(贷款人),受托人只能根据信托协议处置商标权;如果债务人不履行还款义务,受托人可以把商标再次转让给他人。受托人享有与商标质权人同等的权利和义务,如有效控制担保财产标的、对担保标的负责、有权在债务人没有偿还债务的情况下实现债权,但是,与质权人不同的是,受托人可以自由选择通过出售、拍卖或自己成为所有者的方式实现债权,只是他获得的超过担保债权的利益必须归还给债务人。[14]可见,与第一种方式相比,第二种方式能够更灵活地实现债权人的担保利益,所以,在实践中受到了融资机构的青睐。

在英国,如果债务人没有履行还款协议,商标权就要转移给贷款人所有。只要商标权担保融资协议有效,即使贷款人没有实际从事与商标有关的营业,商标权也能够发生有效转移,不管是否伴随与商标有关的商誉的转移。在单纯商标权而不发生商誉转移的情况下,英国商标法规定,受让人必须在转让行为发生之日起六个月内(经申请核准也可以延长)向商标管理机构申请批准公告商标,然后根据商标管理机构指定的方式公布商标转让的情况。不过,如果根据转让协议受让人使用商标权的行为足以欺骗公众或给公众造成混淆,即使转让行为是有效的,它也不具有可强制执行力;另外,虽然受让人受让商标不打算使用的意图不影响转让行为的效力,但是商标的转让登记和受让人的商标权登记行为也可能因为没有使用或者放弃使用而被随后注销。所以说,在英国,以商标权作为抵押标的的贷款人,其担保利益没有足够的安全保障。[7]

我国的立法规定与上述国家均有所不同。根据《担保法》第71条第2款规定,债务履行期届满质权人未受清偿的,可以与出质人协议以质物折价,也可以依法拍卖、变卖质物。《物权法》第219条也作了类似的规定。由此可知,在对商标权的处置上,质押权人并不具有支配权,即便有一定的权利,也是明显地受制于质押人的。因此,该规定不仅增加了债权人(贷款人)的法律成本,而且也在实践上导致了担保法功能配置上的错位,[15]影响了商标担保效力的实现。

综上可以看出,各个国家在实现知识产权担保利益的法律制度上存在明显的差异,债权人选择在不同的国家实现知识产权的担保利益,其结果是不同的。由于知识产权担保权益的实现导致知识产权的转移,因此,知识产权担保权益的实现应当在知识产权担保登记的国家或者知识产权登记国家进行,适用登记地国家的法律。但是,如果担保的知识产权是在多个国家获得注册登记或保护,那么知识产权的价值体现就应当与其在多个国家的商业活动有关,仅仅在一个国家,例如在其原始注册登记国家,实现其知识产权的担保利益就显然不足以实现其担保价值或担保贷款人的利益。所以,如果知识产权担保在多个国家实施了登记,那么债权人就应当按照各个国家的法律程序实现担保利益。但同时必须看到,这种方式又几乎是不可能的,因为,一是贷款人增加了实现担保利益的成本,从而阻碍了贷款人对以知识产权作为抵押标的实施贷款融资的积极性,二是知识产权的担保利益是一个整体,是一个和企业的总体商业经营活动密切相关的价值总和,在价值构成上无法区分或计算知识产权在某个国家或区域的价值状况。所以,在理论上,知识产权担保权益只能在原始注册国家实现。这样,就必须解决在原始注册国家实现了知识产权的担保权益(例如,转移所有权归贷款人所有或者出售或者拍卖给第三方所有)后如何实现在其他国家的知识产权利益。由于各个国家的法律具有的独立性,一个做出的行政决定或司法裁决只能在国家管辖范围内有效,所以,在知识产权涉外担保利益的实现上需要各个国家共同协调,特别是行政决定的互相承认和司法裁决的承认与执行。

如果商标担保利益的当事方通过转移知识产权的方式实现了担保利益,并且履行了注册登记国家的变更手续,其他国家应当承认这种行为的效力,以实现贷款人在知识产权上设定的担保利益,例如,允许贷款人对许可使用的收益行使优先受偿权等。如果贷款人在注册登记国家获得的知识产权担保权益的实现方式不同于承认国的实现方式,笔者以为,在国家之间没有签订相关国际条约的情况下,承认国没有义务执行请求国作出的决定或裁决,贷款人只能在承认国另行提起救济申请,或者根据承认国的法律诉诸于一定的法律程序。

如果知识产权担保利益是通过法院判决的方式实现的,当事人需要向其他国家的法院提起承认与执行判决的请求。一般说来,任何国家法院作出的判决原则上只能在本国境内生效,没有域外效力,这是司法独立使然,为国际社会所公认。作为例外,各国法院在一定的条件下,根据本国立法或国际条约的规定,承认有关外国法院裁决在内国的效力,并在必要时依法予以强制执行。因此,贷款人在一国获得的实现知识产权担保权益的裁决,若需要在外国法院申请承认与执行是有许多条件限制的。

四、结束语

知识产权作为担保融资的标的物在各国立法中得以确认是知识产权的价值体现和市场经济制度创新的结果,是工业社会向信息社会转变的一个必然发展。然而,由于各国经济、文化、法律和社会传统的差异,各国关于知识产权担保融资的具体法律制度并不完全相同,甚至存在冲突。因此,知识产权的涉外担保融资行为必须根据具体情形确定其法律适用,并依据准据法的规定完成融资担保的创设和实现。知识产权立法的基本宗旨或者原则就是鼓励权利人创造更多更新的成果,提升社会或者国家的科技竞争水平,而知识产权担保融资立法的宗旨也应当是从支持权利人创新的角度为其提供帮助。如果仅仅是考虑到担保权人如何从知识产权的控制中获益,那么制定知识产权担保融资立法的目的就不存在了。联合国国际贸易法委员会正在筹备制定统一的知识产权融资条约,作为一种解决各国法律冲突的有效方式,可以预见,联合国的统一立法必将降低知识产权担保融资的法律成本,促进知识产权担保融资交易的发展。

注释:

①由于商标权担保合同必须登记,所以实践中,以商标权作为担保标的一般是单独订立一个合同文本。

②美国在加入《伯尔尼公约》之前,曾经实行著作权登记制度。1976年的美国《著作权法》规定,登记是非强制性的。

③著作权转让是著作权担保权益最终实现的一种主要方式,因此,著作权担保合同应当适用著作权转让合同的相应规范。参见费安玲主编:《比较担保法》,中国政法大学出版社,2004年版第412页。

④《瑞典商标法1995年修正案》第34a、34b条

⑤《瑞士商标法》第19条。

⑥《瑞士民法典》第904条。在权利许可使用的情况下,通常会发生被许可人向许可人支付“特许权使用费”或者提供其他形式的对价。这些权利并非知识产权,而是因被许可人使用知识产权所产生的一种应收账款。在商业实践中,这种应收账款可能比其所依赖产生的知识产权更有担保价值。参见罗纳德・库明:《中国法律下的知识产权的质押》,载《中国金融》2007年第5期。

⑦该法已经被1984年、1986年的两个法案修改。

⑧所谓商标权交易,就是把商标权作为普通的物品进行交易,而不是基于商标的标示功能转移所有权。

⑨《商标法》第34(1)(e)条。

⑩UCC第9-102条,参见美国法学会 美国统一州法委员会著:《美国及其正式评述》(第三卷),高圣平译,中国人民大学出版社,2006年版第88页。

{11}In re Roman Cleanser Co.,43 B.R. at 944.

{12}根据该规定,以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质的,当事人应当订立书面合同。质权自有关主管部门办理出质登记时设立。

{13}根据我国法律规定,外国人、无国籍人的作品在中国境外首先出版后,30天内在中国境内出版的,视为该作品同时在中国境内出版,依照我国《著作权法》享有著作权。参见《著作权法》第2条和《著作权法实施条例》第8条。

{14}该规定的条文是:质押权适用当事人选择的法律;当事人没有选择(质押权法律适用)的,适用质押权人习惯居住地国家的法律。(In the absence of a choice of law, the pledge of claims and securities shall be governed by the law of the State of the habitual residence of the secured creditor; the pledge of other rights shall be governed by the law applicable to such other rights.)

{15}UCC第9-301条。

{16}《瑞士民法典》第894条。

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Research of the Law Application on International Security Financing of Intellectual Property Rights

Wang Liwu

(Economic and Trade Department, Shandong University of Political Science and Law,Jinan 250014, China)

Abstract:Intellectual property rights become the subject of security financing of the enterprises in information economy society.The security agreement, as the accessory contract, has its own governing law, which is subject to the applicable law of the principal contract. However, the registeration and perfection of the security have their specific laws application because of the differences among the states' security financing laws.

Key words: intellectual property rights; international security;the law application