美国提高专利质量的对策及对我国的启示

摘要：美国是世界专利大国，但其授权专利中的问题专利为数不少，美国在深入的探讨与研究后，提出了提高专利质量的对策。我国目前也出现了类似美国的专利质量问题，借鉴美国的经验，结合我国的现状，建议采取如下措施提高专利质量：完善现有专利客体的创造性标准及外观设计申请审查授权标准；恢复设置专利异议或撤销制度，简便处理外观设计和实用新型专利的无效申请；开放部分专利审查，尝试与国外专利审查机构开展合作；完善专利审查质量管理制度，进一步提高人才队伍整体素质，推进信息化建设。

关键词：专利质量；对策；启示

美国是世界上公认的技术创新强国，也是世界专利大国。2005年美国专利商标局(USPTO)授权发明专利151079件，截止2006年2月14日该局累计授权发明专利700万件。然而，授权专利中的问题专利数量也不少，美国国会近年来出台了《专利质量提高法案》和《专利改革法案》等以提高专利质量。

1　美国专利质量问题的主要原因及危害

1.1　美国专利质量问题的主要原因

美国专利质量问题主要是由审查原因造成的。自1980年以来，一系列司法、立法、行政、外交行为及措施使得可专利性的范畴扩展至生物技术等新技术领域，以及一些原来未受到保护(如软件)或受到其它形式知识产权保护的技术领域，这鼓励了大学和公共研究机构的加入，巩固了专利持有人的地位，放宽了对专利使用的反垄断约束，并且将专利的保护范畴自商业产品扩展至科学研究工具、材料和发现。向USPTO提交的专利申请量急剧增加，2004年达到37万件。但USPTO受理的这37万件申请中有10万件为继续申请，这意味着四分之一的审查工作为重复劳动。据统计，每年约有2至3万件申请为第二次继续申请，这导致申请案的积压，增加了审查工作量。此外，专利申请中过多的权利要求也影响专利质量的优劣。USPTO的统计数据表明，23％的权利要求来自于7％的申请。

USPTO的专利申请量急剧增加，而且其中很多专利申请来自新技术领域，专利审查的复杂程度加剧，专利审查员人数增长的速度未能跟上工作量的增长速度。专利审查员需要充分的时间去审查判断专利申请是否满足法定的创造性、新颖性和实用性标准，是否对各自技术领域的普通技术人员而言非显而易见，是否被充分地描述。但是为了缩短专利申请待审时间，提高工作效率，更好地满足客户的需求，专利审查员并没有充分地审查这些可专利性标准。审查员也接触不到审查所必需的最新现有技术信息。而且美国国会将USPTO的业务收入的一部分通过财政转移另作它用，使得USPTO可支配的经费相对不足，相当多的从业经验丰富的资深审查员被吸引到专利机构、专利律师事务所等高薪中介机构，导致USPTO审查员队伍素质和资格条件下降。这些因素都导致授权的专利质量的下降。

1.2　专利质量问题的危害

在过去10年间，美国授权专利的质量频繁地受到尖锐攻击，而在更早的时候，攻击只是偶尔发生。2003年美国联邦贸易委员会在题为“促进创新：竞争与专利法律政策的适当平衡”的报告中将这种低质量的专利称为问题专利。所谓问题专利是指不当授予的专利，包括不符合现行专利法规定的授权条件，以及虽然可以授予专利权，但是权利要求范围过宽的专利。就问题专利而言，至少有负面影响。首先，问题专利的竞争对手考虑挑战问题专利有效性的诉讼费用极高、耗时极长，因此这些竞争对手要么向问题专利所有人支付许可使用费，要么干脆不进行市场化、商业化问题专利技术。这无疑增加了商品和服务的成本，损害消费者的利益。其次，某些人为了不正当获取高额赔偿金及许可使用费，利用专利商标局的审查漏洞，申请并获得问题专利权。这致使其他人也被迫效仿花钱申请并获得这类专利权，以对抗别人的侵权指控。这样本该应用于研发、促进技术创新的资金却花在了问题专利上。最后，如果问题专利所有人投资将专利技术进行市场化、商业化，然而一旦问题专利被专利商标局或法院宣告无效，问题专利所有人就失去了排他性权利且得不到补偿。

2　美国提高专利质量的主要对策

2.1　赋予非显而易见性标准以新的活力

一项发明取得专利权必须具备的要件之一是对所属领域的普通技术人员来说，该发明不是显而易见的。此要求必须不折不扣地遵守。但是，在美国可专利性标准，尤其是非显而易见性标准已经由于法院裁决结果变得太宽松了。在某些领域，如商业方法，从业者所具备的一般常识未能在专利审查员可能查阅的公开文献中详尽地叙述，若机械遵循非显而易见性标准，这类专利申请就会不当授予。这时就必须采用其它方法判断当时的知识状况。基因序列专利也提出了一个特殊问题，因为联邦巡回上诉法院作出的一项裁决认为本技术的非显而易见性与可专利性无关。这样的裁决是不明智的，而且也与其他国家的专利惯例不一致。

司法实践正在发生可喜的变化。2006年6月26日，美国最高法院作出决定，签发KSR Intern.co.v.Teleflex Inc，一案调卷令，并审查美国联邦巡回上诉法院于1982年所确立的“教导―启示―动机”的非显而易见性判断标准。KSR案是自1966年Grahamv.John Deere案件以来，美国最高法院受理的第一件关于非显而易见性的专利纠纷案件。

2.2　酝酿设立授权后异议程序

美国国会正在考虑通过立法创建这样一种程序：在专利颁发以后，允许第三方向USPTO的专利行政法官提起异议程序，对专利提出异议。异议的理由可以是法定标准的任何一条，新颖性、实用性、非显而易见性、披露、可操作性，甚至可以是判例法对抽象思维和自然现象作出的排斥专利保护的决定。此程序所需的时间、费用以及其它特征应使其成为一种取代以诉讼解决专利有效性问题的有吸引力的方式。如果能把有效性问题交由授权后异议程序处理，联邦地方法院将可更专注于处理专利侵权问题。授权后异议程序提供以市场导向为基础的方法，把有限的审查资源集中到最重要、最有价值的那些专利的审查评价上，让市场决定哪些专利值得详尽细致的审查。授权后异议程序能及时解决专利效力的不确定性问题，保护专利权人免受侵扰和过分的拖延，比诉讼经济、更有效，可以有效提高专利质量。

2.3　增加资金投入提高USPTO的能力

美国国会决定增加USPTO的财政支出预算，使USPTO具备强劲的电子审批能力，使USPTO能雇用并培训更多的审查员，有效遏制资深审查员的流失。这样USPTO就具备强大的综合分析能力，对被提议纳入专利保护范畴的新技术提供早期预警，开展既面向全局又面向个体审查员工作的可靠、一致且规范的质量审查。

2.4　减少继续申请

USPTO将采取措施限制继续申请，尽可能减少

专利申请的权利要求数量，并限制支持性参考文献的列举量。调高含多项权利要求的专利申请的申请费，要求申请人提交具有代表性的权利要求。

2.5　建立一种开放、协作的共同审查机制

USPTO与IBM公司、开放源代码开发实验室(OSDL)、开放源代码软件共同体的成员及学术界一起，共同发起了一项史无前例的“专利质量提高计划”。该计划打算在专利申请过程中建立一种开放、协作的共同审查机制，允许任何访问USPTO网站的人提出检索标准建议，对尚未获得批准的专利申请进行审查，并向专利管理局反映可能尚未被申请人或审核人员发现的先行技术。同时，该计划将把开放源代码软件及其由数以千计程序员贡献且可公开获得的数百万行计算机源代码作为潜在的先行技术，并以此对专利申请进行审查，确保只向真实的软件创新发放专利。此外，还将建立一个统一的数字化索引评估专利和专利申请的质量。

2.6　加强美、日、欧专利国际合作，减少专利审查的重复劳动

USPTO将加强与欧洲和日本的专利国际合作，进一步协调其专利审查程序和标准以减少检索和审查方面的重复劳动，并最终达到互相认可检索和审查结果。

3　对我国的启示

美国产生专利质量问题的原因主要包括：①专利申请急剧增加，但审查员没有相应增加：②来自新技术领域的专利增多，专利审查的难度和工作量增大。在我国，伴随《国家中长期科学和技术发展规划纲要》的颁布与实施和建设创新型国家战略的提出与实施，各类主体专利保护的知识和意识的增强，新技术领域的不断开拓，我国专利申请数量节节攀升。我国已经出现了一些专利质量问题：某些企业违背诚信原则，利用专利法对实用新型和外观设计的低要求、高保护特点，恶意部署专利，进而提起侵权诉讼打压竞争对手，或者索取不正当利益；国内有些企业利用实用新型和外观设计专利申请只进行形式审查，重复申请并获得授权，再申请政府或者相关单位提供资助或者奖励。造成这些问题的原因有：①有关实用新型和外观设计专利申请审查授权的法律法规不完善：②专利审查质量管理制度不够完善；③服务于专利审批业务工作的信息化系统不够完善；④专利审查人员的知识结构和数量不能满足当前工作需要：⑤与国外主要专利审查机构交流和合作不够，没有实现检索等信息资源共享。

借鉴美国提高专利质量的理论研究成果及对策，结合我国实际，可从以下几方面提高专利质量：

3.1　完善现有专利客体的创造性标准及外观设计申请审查授权标准

完善现有专利客体的创造性标准，使其适合我国国情促进技术创新，在专利审查、复审、专利纠纷案件审理中遵循创造性标准，确保专利质量。同时，加强新纳入和可能纳入专利保护客体的创造性标准的研究与制定，避免走类似美国新纳入专利保护客体的专利质量低的弯路。完善外观设计申请审查授权标准。适当限制授予外观设计专利的范围，对平面印刷品的图形、色彩或者相结合的仅仅起标识作用的设计不授予外观设计专利权。提高外观设计授权的条件，授予外观设计专利权，与现有设计相比，或者与现有设计组合相比，应该有明显的区别。建立外观设计检索报告制度。

3.2　恢复设置专利异议或撤销制度，简便处理外观设计和实用新型专利的无效申请

设置授权后的专利异议制度或恢复撤销制度，可以是一个类似司法实践中的简易程序。虽然也许与专利权无效制度有着相仿的作用，但是从简易程序的概念出发，具有节约经费和节省审理时间的优越性。这和我国的政策是相符的，从当前专利局审查人员的配备上看也是应该可以做到和允许的。异议或撤销的提出时间可以规定为专利授权后的6～9个月。设置该制度的好处是，可以及时排除不可专利性技术的法律保护，提高专利质量，以避免日后昂贵的司法诉讼，并可以起到司法程序中无法起到的作用――明确专利权的效力问题，使各方当事人免受过度的侵扰。在无效宣告制度上，要本着简便原则处理外观设计和实用新型专利的无效申请，从而实现申请简易、撤销简易、无效简易的统一。

3.3　开放部分专利审查。尝试与国外专利审查机构开展合作

对于专利审查员没有把握是否授权的专利申请，建立一种开放、协作的共同审查机制，允许任何访问国家知识产权局网站的人提出检索标准建议，并通过预订获得定期提供的相关电子邮件，内含到相关领域新公布的专利申请的链接。鼓励相关团体、个人对尚未获得批准的专利申请进行审查，并向专利局反映可能尚未被申请人或审查员发现的现有技术。开展专利审查国际合作与交流，借鉴JPO、USP，TO试行“日美专利审查高速公路”的成功经验，在确保国家和利益的前提下，尝试与有关专利审查机构开展有限合作，共享工作成果、减少重复审查。

3.4　完善专利审查质量管理制度，进一步提高人才队伍整体素质。推进信息化建设

规范同一申请人对一项发明创造同时提交发明专利申请和实用新型专利申请的行为，以减少重复申请。不断完善审查标准，创新审查方式，优化管理流程。加强对专利复合型人才的培养，建立规范化、制度化的员工继续教育和培训体系。对于新聘人员，革新培训方式，提高培训质量。建立全方位服务于专利审批业务工作的信息化系统，如流程管理系统、审查辅助系统、电子文档系统、电子出版系统、电子申请系统等，为加快专利审批速度、提高专利审查质量提供有力的技术支撑。