企业在专利运营中的法律风险及其防范

摘要：专利运营是企业运用其无形知识产权的一个重要方法，良好的专利运营不仅可以保持企业资产的良性发展，同时还可以在今后的商业竞争中为企业提供有利的武器和坚实的后盾。因此对专利运营中可能发生的法律风险提高防范意识是企业确保其稳定快速发展所需的战略必备思想。专利运营的主要方式包括专利转让和专利许可两种。其风险集中发生在主体瑕疵、客体瑕疵、以及支付费用的瑕疵。

关键词：专利运营；专利转让；专利许可；企业防范

在如今科学技术迅猛发展，全球经济一体化的知识经济大环境下，专利作为无形资产成为了企业资产的重要组成部分，它不仅是一种重要的法权和无形资产，同时还是企业在商业竞争中获得巨大优势的有利的武器。良好的专利运营不仅可以保持企业资产的良性发展，同时也保证了企业在今后的参与竞争和生存发展的道路上拥有了坚强的后盾，是企业知识产权战略的重要组成部分，为企业的可持续性长远发展奠定了坚实的基础。

专利是发明创造，是一种合法垄断，是公开的技术、法律和经济信息。一般情况下专利是指符合专利条件的发明创造或者是具有专利性的发明创造，其专利性就包括新颖性、使用性、创造性。专利运营主要包括以下两种方式：专利转让和专利许可。因此主要针对这两种方式谈谈企业在专利运营中可能发生的法律风险，包括：主体瑕疵的风险、客体瑕疵的风险、支付费用的风险。

一、主体瑕疵的风险

(一)形成原因

任何法权的要素里都会有主体，专利转让和专利许可过程中如果主体存在瑕疵，也即是权力交易人存在瑕疵将会导致专利运营状态不稳定，结果不明确，权属不清晰，也将引发后续链条式的法律风险，合同效力不明确，产生责任承担问题。在实践中形成主体瑕疵风险的原因主要有以下几种：

1、并非真实专利权人。比如某发明创造的专利权人死亡时立遗嘱将其专利权权属无偿转让给其学生，其学生成为该项发明创造的合法专利权人，而发明者的儿子擅自与某企业签订专利转让合同将该项专利予以转让，企业将这项专利运用于其产品之后与其学生发生法律纠纷。

2、设计者转让职务作品专利权。比如不具备民事主体资格的某研究所的从事技术研究开发、转让等活动的课题组、工作室或者个人擅自以自身名义与企业签订专利转让或者专利许可合同，将职务作品专利权予以转让或者许可。实践中这种法律纠纷发生较多，在此需要对职务作品的权属进行说明。根据法律规定，所谓职务发明创造是指为执行本单位的任务或者主要利用本单位提供的物质技术条件所完成的发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人，当然发明人或者设计人也可以与单位就发明创造的权利归属进行特别约定。

3、专利权属约定不明。比如某高校与某研究所签订一项委托技术开发合同，合同中没有约定专利技术成果的权属或者没有明确约定权属划分以及责任承担的权属补救，这样就导致了专利技术主体资格模糊，究竟归属于某高校还是归属于某研究所，是否是共同享有专利权。委托技术开发只是约定不明的一种情形，在实际生活中还有其他权属约定不明的情况造成主体资格有瑕疵，因而在以后的专利运营中就产生了法律风险。

（二）防范措施

企业该如何防范在专利运营过程中因为主体资格的瑕疵而引发的法律风险？针对以上总结出的实践中引发风险的原因，企业在专利运营中最主要的就是审查转让人或者许可人的主体资格。

1、查阅登记资料。法律规定专利申请或者转让都必须向国务院专利行政部门提交相关文件以及向专利行政部门进行登记，由专利行政部门进行公告，因此在许可或者转让之前可以到相关专利行政部门查询该项专利的登记资料。

2、审查权属证书。仔细审查专利权属证书上的权利人是否与相对人一致。企业在受让某项技术专利之前会接触到与该专利相关的各项文件，要防范主体瑕疵引发的法律风险就要仔细审查该项专利的权属证书上到底谁是权利人，权属证书具有排它公证的官方权威性。

3、审查其他文件。在相对人并非原始专利权人的情况下就要审查其授权转让或者许可的证明文件，并且要审查其证明文件的合法性，主要从文件形式、文件内容、文件时间性、文件效力、文件证明单位、取得该文件的手段或者方式来审查它的合法性。只有在相对人取得合法的授权转让或者许可的文件的情况下，他才是合法的专利权人，才具有专利运营主体的适格性。

4、避免与身份模糊主体签订契约。在与科研单位进行专利运营的活动时应尽量避免与其内部不具备资格的课题组、工作室、个人签订专利运营合同。一般情况下职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人，发明人或者设计人也可以与单位就发明创造的权利归属进行特别约定。企业在作为外部第三人时要审查清楚其内部的特别约定较为困难，所以在进行专利运营活动时应尽量避免与不具有资格的内部设计者签订合约。

二、客体瑕疵的风险

（一）形成原因

专利运营中的客体也即是作为标的的专利及专利权本身，如果专利存在瑕疵将直接导致专利运营目的无法实现，专利受让方或专利被许可方所要追求的预期效果无法实现，在前序工作中投入的成本和精力都将白费。在实践中形成客体瑕疵风险的原因主要有以下几种：

1、专利期限风险。专利一个最大的特点即是时间性，这一特点是所有知识产权与有形财产权的主要区别之一，知识产权仅在法律规定的期限内受到保护，一旦超过法律规定的有效期限，这一权利就自行消灭，相关知识产品即成为整个社会的共同财富，为全人类所共同使用。《专利法》第42条对专利权保护期限的规定如下：“发明专利的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。”专利运营围绕的客体可能已经超过其保护期限进入公共领域而不具有合法垄断性，或者相对方隐瞒了有关专利期限方面的真实信息，导致企业所受让或者许可的专利与其预期利益不符，这些都是引发专利期限风险的原因。

2、专利不完整风险。法律规定专利转让人所转让的专利应该完整、无误、有效，能够达到约定目标。专利不完整通常是指技术上的不完整，而不是指法律手续方面的不完整，技术的不完整将直接导致专利运营无法达到约定目标。专利资料不完整，比如缺乏其中某一项技术资料，缺乏某一项工业流程的操作方案，缺乏对某一个必备关键设施的使用说明，这些都会导致企业无法很好的实施专利，运营专利，无形地给企业增加了成本。

3、专利状态不稳定风险。专利状态不稳定的风险与专利无效宣告制度有关。国务院专利行政部门按照《专利法》规定的程序授予的专利权被推定为有效，但是，由于各方面的原因，有可能对不该授予专利权的发明创造授予了专利权。《专利法》第45条规定，任何单位或者个人都可以在规定的时间内请求专利复审委员会宣告不符合法律规定的专利权无效。以及由于审查失误、异议未及时提出，外观设计、实用新型专利申请无须经过审查等原因也可能导致专利无效。各种原因都可能会导致专利状态不稳定，继而影响到专利运营状态也不稳定，专利运营效果可能随时受到任何外来第三人的干扰，一旦被宣告无效将给企业带来极大的损失。

4、专利地域风险。地域性是专利的一个最主要的特点，因为专利权是权利人依据不同国家的法律分别付出了不同的代价而取得的，因而依据不同法律产生的专利权是相互独立的，不依赖于其他国家的法律。《巴黎公约》关于专利的独立性解释就可以很好的解释地域性原则，认为不同国家对同一项知识产权提供保护时，专利权是否穷竭，其受保护的程度以及为专利权人提供的司法救济方式等同样具有地域性，完全取决于提供保护国家的法律。专利地域性特点可能导致企业经转让或许可所得的专利在其将要使用或者运营该专利的地方是不合法的，是毫无专利可言的，专利产品在他国的使用、制造、销售以及允诺销售变成了侵权行为，专利产品在保护地域外被大量复制，丝毫不受保护，甚至该专利产品在保护地域外要向同一专利的专利权人缴纳许可使用费用，对企业来说也就要进行二度专利运营，前一次的将成为无用功，甚至为此背负侵权责任。

（二）防范措施

客体的瑕疵风险相对于主体瑕疵风险来说更复杂，针对以上列举的风险企业应该有顺序的全面地进行审查防范。

1、查阅登记资料。同主体瑕疵风险的防范方法一样，企业首先应该到国务院专利行政部门查阅该专利的全面信息，查阅其申请日、批准日，是否有经过转让或者许可、是否为有效专利，查阅保护期限截止日期等信息。

2、专业审查。企业在专利运营过程中应该配置有自己专业的专利运营技术专家，在交易过程中运用其专业的技术知识经验来审查该项专利本身是否完整，是否有效，是否能够在正常的环境条件下有效的实施，审查是否缺乏关键的技术资料或者核心的操作方案。

3、保证性约定。自行审查是企业防范风险的一个方面，在仔细审查的基础上有些风险是仍然无法被规避的，那么事前的保证性约定就成了必要。企业可以与相对方明确约定相对方应该完整提供所转让专利的全部技术资料，包括工艺流程、技术操作方案等书面资料，明确约定该专利是有效专利，在有效期内且符合企业所预期的运营时间，违反上述约定将承担一定的法律责任。同时为避免专利状态不确定可与相对方约定责任分担，若相对方出于恶意则由其承担企业的损失，若非恶意则双方责任适当分担。

4、运用国际保护。针对专利的地域性风险，企业要善于关注和灵活运用专利国际保护的法律规范，密切关注专利保护地域与专利即将运用地域的专利法律规范方面有何冲突。当然企业首先要确知相对方转让或许可的这项专利在主要运营地是不存在地域保护差异的。其实为了促进国际货物贸易的发展，保证专利产品跨国流动的快速增长趋势，许多国家组织缔结了一些颇有成效的条约来扩大专利的保护范围，使专利更快捷、更方便的在另一国或几国得到专有权的保护，比如专利合作公约（PCT）。如果企业所得到的该项专利是经过这种国际申请程序所获得批准的将大大减少其将来的风险，特别是对于将用该项专利做大范围的跨国贸易的企业来说更是极大的便利。

三、支付费用的风险

（一）形成原因

专利运营中无论是转让和许可都可以看作是对专利这种特殊商品的一种贸易，简单来说贸易的买卖双方的义务分别就是支付费用和交付货物。支付费用是专利运营中至关重要的一个环节，企业在专利运营中如果作为专利出让方或者专利许可方就应该对支付费用风险予以谨慎的防范，否则等于将自己长时间的脑力资金投入的成果白送于人，更严重的是透露自己更多的商业机密，威胁到本身的生存地位。导致这种风险的主要几个原因有：

1、相对人恶意逃避其支付费用的义务。实践中经常会出现相对人恶意逃避支付义务的情况，或者只是支付小额的费用再拒绝支付或者实施拖欠政策，这不仅仅是在专利运营过程中会出现的情况，这在任何交易中都有可能会出现。主观动机当然会存在多样性，在专利运营过程中出现这种恶意逃避有一种特殊的恶意动机就是套取该专利的技术信息以及该企业的商业秘密及其长期的商业规划。

2、相对人的财产状况恶化。相对人主观上并非恶意逃避其支付费用的义务，只是在其主观范围之外发生了财产状况恶化的情况，导致其无法支付专利运营过程中发生的费用，或者只能支付一部分，或者按照法律规定企业与相对人因为专利运营而发生的债权不具有优先性，无法优先受偿。

3、专利估价引发的风险。专利运营交易的前提就是对标的进行准确的估价，专利的估价相对于有形商品的估价来说要复杂许多。估价过低对企业来说是做亏本生意，亏到什么样的程度，引发什么样的风险也是无法预期的；估价过高对企业来说要随时准备承担相对方的合同纠纷，高到一定程度会引诱相对方找各种理由使合同无效或可撤销。

（二）防范措施

针对以上几种引发支付费用风险的原因，企业可以从几个方面予以防范：

1、考查相对人。对专利运营相对人进行有效的事前考察措施，考察其所在区域，考察其财产状况，考察其信用程度，考察其主要经营范围以及进行专利运营的主要目的。最主要的是考察其财产状况，其财产的构成以及组成形式，有多少坏账死帐，其信用程度是否良好等等。

2、提供担保。要求专利运营相对人提供必要的财产担保，针对其专利的价值提供一定比例的担保，减少因相对人的财产状况变化引发的一系列交易风险，至少能保证企业的债权能够具有优先性，享有优先受偿权。同时也可以遏制某些恶意的交易相对人做出逃避支付费用义务的可能性。

3、准确地技术估价。从技术上对该项专利进行准确的估价，对影响专利成本极其实施的各个方面都做出全面的评估，当然首先最重要的两项就是专利里包含的“技术”和“权利”，其次要对以下的几个要素进行标准估算：专利和其他知识产权、专有技术信息；人员；硬件、软件和设施；客户、供应商；外部合约、外部许可；专利诉讼与维护；侵权执行和侵权防卫；研发/咨询服务；行政管制支持服务；一般陈述和担保书。另外为了给准确的估价作一定的巩固效果可以在定价协议中作一些补充说明，说明在定价实施后对某方显失公平的情况下该如何由向对方补偿，比如建立长期的合作关系，或者补偿支付一部分费用，或者给予实施自己的专利，实现双方专利使用自由等补偿措施，以此来使支付费用的风险最小化。

企业在专利运营过程中会遇到很多风险，包括技术风险、资金风险、和法律风险，相对于技术风险和资金风险来说，法律风险的隐秘性更强，可能埋伏于任何阶段，一旦爆发将带来致命的打击，因此在现时代的知识经济和法制经济的时代，企业要善于运用法律这个武器来保护自己，给自己的商业活动和企业发展保驾护航，进而促进整个社会经济环境的良性发展，增强中国企业与国际商业巨头的对冲能力，从而融入到全球经济一体化的大潮中。

参考文献：

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（作者单位：中南民族大学法学院）