国外失效专利开发利用中的法律风险防范

[提要] 本文在对国外失效专利进行学理分析的基础上，分析国外失效专利产生的原因及其种类，指出利用国外失效专利技术生产的产品出口到不同的国家时，一定要注意防止发生侵权纠纷。

关键词：失效专利；地域性；法律风险

中图分类号：G306 文献标识码：A

原标题：国外失效专利及其开发利用中的法律风险防范

收录日期：2012年9月18日

企业专利战略是企业运用专利制度的功能和特性寻求市场竞争有利地位的总体性谋划。在当前的市场竞争中，无论是有专利的企业，还是没有专利的企业，都需要利用专利制度的特性和功能谋划市场活动。特别是对没有专利权的企业而言，对国外失效专利的开发利用可以弥补自身技术实力的不足，也是利用专利制度的功能和特性实施专利战略的明智举措。如，我国某企业在改进一种碟阀生产工艺时，通过国际联机检索出500多篇国外专利文献，其中不少专利为失效专利，而发达国家的此项技术水平与我国的实际情况相比有10～20年的时差，这种失效专利正是我们用得着的技术，该企业利用之后产生了较好的经济效益。那么，对国外失效专利的开发利用有无法律风险以及如何防范，是我国企业利用国外失效专利时不容忽视的问题。

一、何谓国外失效专利

顾名思义，失效专利是指失去法律保护的专利。情报学领域的学者韩兵兵给出的：“因为各种原因失去专利权及专利申请权的专利为失效专利”的定义，被较多研究失效专利的文章所认同。据此，人们在具体解释其外延时普遍认为，失效专利是在国内失效专利的基础上还包括国外的失效专利。那么，国外的失效专利是否能和如何被这一概念所涵盖呢？

对于国外的失效专利，存在着含义不尽相同的理解。大致有这样一些表述：其一是未向我国提出专利申请但在外国享有专利权的专利；其二是未向我国提出专利申请且在外国已经成为失效专利的专利；其三是外国人在我国提出的专利申请但已处于失效状态的专利权或专利申请权。这其实也是国外失效专利的三种类型。

我们首先从学理上厘清上述不同的国外失效专利的关系。专利、专利技术以及专利文献，是我们在研究专利问题时经常使用的三个词汇。专利通常是专利权的简称，但有时也可用来指代专利技术和专利文献。比如说：“我发明了一项专利”中的专利指的是专利技术；而“我去查查专利”指的是专利文献。如果从专利文献的视角审视所有的“国外专利”，就不难把握它与失效专利的关系。这三种专利的共同之处是反映其技术信息的专利文献在我国处于公开的状态，但其技术并不享有我国的专利权。而这是所有失效专利的本质所在。

上述国外失效专利的前两种情况可视为专利权效力范围的“属地原则”的体现。地域性是专利权具有的主要特征之一，对于一项发明创造不管在国外是否享有专利权抑或已成为失效专利，只要未向我国提出专利申请，就不能得到我国法律的保护。这两种情况所提及的专利虽然在国外所处的法律状态完全不同，但在我国是无差别的。而第三种情况则体现的是“属人原则”。它是将在我国享有专利权或专利申请权的主体按国籍为标准划分为我国专利和外国专利。应该指出，无论是外国人还是中国人，在我国专利管理机关得到的专利授权都属于中国专利，其受保护的范围和力度与申请人的国籍是没有关系的。不可否认，在进行专利数据的统计时，将专利信息进行“国内”、“国外”的划分有时是必要的，但在理解失效专利问题时，不应将外国人在我国专利局申请、取得的专利权称为“外国专利”，至少不应将外国人在我国申请、取得的专利等同于其在外国申请或取得的专利。之所以认为失效专利包括外国的有关专利，根本的原因不是专利拥有者的主体的国籍，而是专利技术本身在我国所处的法律状态。

二、法律风险产生的原因

所谓法律风险是指由于对失效专利的利用所产生的侵权纠纷。人们不禁要问，失效专利失去的就是法律保护的效力，既然不受法律的保护又何来侵权纠纷呢？

（一）因从属专利发生的侵权纠纷。由于专利与通常所说的技术本身并非完全一一对应的关系，很多专利可能仅仅是某一技术的一个发展阶段的总结，甚至只涉及该技术中的一个小的技术点。对此情况，比较典型的就是专利业界常说的“从属专利”和“专利簇”的概念。在这两个概念下，就意味着某一技术的某一专利权的失效，并不等于该技术的实施不会受到其他仍处于有效期的专利权的制约。有的失效专利是在他人专利的基础上改进而来的从属专利，并且这种改进不是针对原有专利技术特征的舍弃，而是在原有专利的基础上添加了一些新的技术特征，这些专利的实施有赖于原有专利的实施，一旦实施了这类失效专利，如果原来的基础专利仍属于有效专利，就必然会侵犯基础专利的专利权。

（二）由于专利的地域性原因发生的侵权纠纷。专利的地域性，就是对专利权的空间限制，是指在一个国家所授予的专利权，完全是独立的，只能在该国家的范围内有效，对于其他国家不发生法律效力，即专利权无“域外效力”。如果专利权人希望在其他国家获得专利保护，就应当依照其他国家的法律另行提出申请，并在被授予专利权后才能使其发明创造得到该国的法律保护。假设一项发明在美国得到专利权，在中国没有得到专利权，那么这项发明在中国就属于失效专利，可以被我国企业免费使用。但如果将使用该技术在中国生产制造的产品销售到美国或该技术取得专利权的其他国家，就属于侵权行为。

三、对法律风险的规避和防范措施

（一）在利用国外失效专利进行产品生产前，应针对该产品的相关技术进行全面的专利检索工作，生成准确的专利预警报告，以指导形成恰当的生产行为。专利信息检索可利用各国专利审批部门相关网站提供的免费检索系统，采用技术关键词和专利申请人/专利权人关键词的组合就可以对相关专利信息实现相对全面的检索。根据专利检索结果所生成的专利预警报告，应准确反映当前的状况。一般来讲，对同一技术的系列专利权中，保护期限最早到期的专利权的保护范围是最大的，保护期限截止日越晚的专利权的保护范围越小。所以，即使我们检索到该技术还存在其他仍处于有效期的专利权，也仍然有机会参与该技术的使用。

（二）根据外国失效专利产生原因的不同，采取有效针对的防范策略。前面提到的三种不同种类的外国失效专利，不仅其技术价值和市场价值会各异，而且对其开发利用时所遇到的法律风险也会不同。对于第一种情形的外国失效专利，虽然在我国可以制造、销售相关产品，但切记不可未经外国的专利权人许可就把产品销售到其享有专利权的国家；对于第二和第三种情形的外国失效专利，只要没有从属专利或专利簇的情况，一般不会发生侵权纠纷。

（三）企业应从长远发展的角度制定自己的专利战略，并将对失效专利的利用作为专利战略的重要组成部分。企业在制定专利战略时应利用专利文献情报，充分了解相关技术的专利保护状况，在利用国外失效专利时，这方面的工作更显重要。当然，要彻底摆脱专利侵权纠纷的担忧，最根本的是在利用外国失效专利时，对其进行新的开发，有所创新，并形成自己的专利技术。

主要参考文献：

[1]韩兵兵.失效专利应用研究[D].硕士论文.江苏大学，2010.

[2]李中奎.规避失效专利应用中的风险[N].中国医药报，2009.12.31.