防范“商标退化”

摘要：商标的退化是指商标标识所具有的显著性特征被减弱，逐渐演变为特定商品通用名称的现象。商标作为企业的无形资产，具有实际的经济意义。然而，在企业中，大家往往关注于有形资产的变化，对于商标这一无形资产的价值，却常常忽视它的变化，以致于产生难以弥补的后果，我国商标法对此无相关规定。

关键词：商标退化；显著性；商标保护

中图分类号：D923.43文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2012）03-0-01

一、前言

商标退化理论与商标的显著性密切相关，其实质为商标显著性由有到无的变化过程。而商标显著性是商标的核心构成要件，其含义是商标作为一种商业标识可以将其本身与其他商标区分开来的特征，从而防止混淆。我国《商标法》第九条规定：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”这是商标显著性作为商标构成要件的法律依据。

二、商标退化产生原因

会发生商标退化现象的往往是一些驰名商标，这些商标拥有极高的知名度和广泛的消费者，一旦发生退化，变为商品的通用名称，企业将遭受巨大的经济损失。商标退化产生的原因主要有：商标本身的显著性较弱、权利人将商标当通用名称使用、新产品的名称难以接受、权利人不告知产品名称、其他厂商的错误使用、产品长期处于垄断地位、政府的不当行为，以及字典或媒体的错误描述等[1]。

商标退化为商品通用名称，国内外都有经典案例。例如，Aspirin(阿司匹林)，原来是拜耳公司的止痛药品牌，如今则泛指任何止痛药，成为了乙酰水杨酸的通用名称。在国内，大家对优盘这个词已不陌生，但是大家也许并不知道，“优盘”起初只是深圳朗科公司的商标，现在则成为一种电子存储器的通用名称。经济跨国跨地区迅速发展，新产品不断产生，商业竞争越来越激烈，这些都导致商标退化现象变得越来越普遍，但是我国尚未对此制定相关法律法规，这必将制约商品经济的发展。

三、各国有关商标退化的规定

各国有关商标退化的规定，主要分为两种做法。一种为无过错归责原则，代表国家是美国，美国对于商标退化的规定最为严格，“已注册商标成为全部或部分商品或服务的一般性名称以后，可以随时提出撤销申请”。另一种则是较为缓和的做法，将可以撤销的情形限定在权利人可以通过作为或不作为阻止商标退化而未阻止，代表国家或地区为英国、德国、丹麦和欧共体。例如，英国商标法规定，“由于注册商标所有人的作为和不作为，该商标已成为贸易中它所注册的商品或服务的通用名称时，可以撤销该商标注册”。在认定上，鉴于商标丧失显著性的后果十分严重，各国在认定上一般都很谨慎[2]。

关于商标退化规定的争议点集中在归责原则与法律责任上，针对不同原因导致的商标退化可以有与之适应的规定。首先，商标退化对于企业造成的损失巨大，不可以没有针对性地规定上述八种原因导致的商标退化都可以直接提出撤销。折衷的方式是将可为而不为作为商标可申请撤销的条件，同时，可以给予商标权利人一定的时限让其采取一定措施挽回商标的退化。其次，权利人有证据证明商标退化是他人的作为造成的，权利人的利益被侵犯，基于民法的公平原则，应当追究侵权人的法律责任，当然，这种行为本身就作为侵犯商标权的行为应当承担法律责任，但是，这两种认定的结果是不一样的，侵犯商标权这一行为的责任以侵权人所获收益为限，而造成商标退化这一行为的责任则应以这一商标的价值为限。

四、应对策略

商标作为企业的无形资产，对企业现实的经济利润和持久的发展都有着重要意义。因此，企业需要对商标可能发生的变化进行关注以得到准确预估，以免在商标因显著性的消失而退化乃至消灭后才追悔莫及。对于知名甚至驰名商标更是需要谨防商标的退化。法律往往只能在商标退化既成事实后才发挥作用，鉴于我国尚无有关商标退化的相关规定，企业更须对此进行关注，谨防这一无形杀手造成难以挽回的影响。针对商标退化产生的不同原因，企业需要在不同阶段采取不同的措施。

防患于未然的方式是最根本也是最有效的方式，总的来说，要求企业在不断发展技术、研发新产品的同时注重知识产权的保护。首先要求企业在申请注册商标之际就要做到使商标具有较高的显著性，即，商标可以使其所指定的商品与同类其他产品完全区分开来，而不具混淆的可能。第二，企业在进行新产品的宣传时，除了进行商标的宣传外，还须将其通用名称与商标进行区分，同时，应当注重专利权的保护。第三，需要建立专门的知识产权保护部门进行商标权和专利权的战略保护，及时发现商标权与专利权的侵权行为，并防止其他厂商错误使用其商标作为其商品通用名称。

商标发生退化现象时也并非毫无挽救方法，事实上，曾有商标起死回生的先例。例如“Singer胜家”和“Goodyear固特异”两个商标在美国曾非常受欢迎，以致于一度成为缝纫机和橡胶的代名词，美国最高法院在十九世纪末因此判决这两个商标丧失显著性。后来经过两家公司的大量宣传，包括特别标注真正的产品名称，这两个商标才重获新生[2]。针对可能出现的商标退化现象，企业需要及时审视其商标知名度及其影响力，若发现商标发生退化趋势，应当及时进行商标和产品名称的宣传，以求尽力挽回。

五、结语

商标退化出现后，对于企业来说难以控制，其造成的影响又是深重的。这种现象产生的深层原因还是现在很多企业并没有把对知识产权的保护放在企业的核心任务上。知识产权不是虚幻的，是现实存在并有着实际的经济意义的，只有深刻地意识到这点，建立完整的知识产权保护体系才能更好地预防商标退化，确保企业经济稳固发展。

参考文献：

[1]中国社会科学院知识产权中心.专利法、商标法修改专题研究[M].知识产权出版社,2009.

[2]郑成思.知识产权研究(第七卷)[M].中国方正出版社,1999.

作者简介：董君，女，山东枣庄人，中国政法大学研究生院法律硕士。