注册商标使用许可合同备案的对抗力刍议

《商标法》第40条规定：“商标使用许可合同应当报商标局备案”，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称司法解释)第19条规定：“商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人”，肯定了注册商标使用许可合同的备案具有对抗力的法律意义。但其确切含义如何，目前没有一致意见，司法实践中也存在不同的理解。有观点认为在前后两个商标独占许可合同(前者未备案，后者已备案)的场合，两个被许可人均有权使用系争商标，都不能阻止对方使用[1]。这一观点值得商榷。知识产权是对“权利为标的”的“物权”[2]，“物权法的基本原则，对于知识产权当具有直接的指导作用，乃至于应当允许在一定条件下，物权法的具体规范得准用于知识产权”。[3]鉴于此，本文应用物权公示的对抗要件主义理论对此问题予以探讨。

一、注册商标使用许可合同备案的对抗力

物权公示的对抗要件主义，指“在物权变动过程中，非经登记不得对抗善意第三人，但在双方当事人之间仍可依其意思表示的效力，这种立法主义完全按照当事人的意思表示来决定物权变动的效力，从而将公示问题与物权变动本身分开，故又称为意思主义立法例。”[4]“登记的对抗力，在意思主义的物权变动模式下其作用最为突出，物权变动的法律效果，仅仅依据当事人的债权合同就可发生，登记并不具有形成力，而仅仅为将物权变动之事实昭然于外的手段，经由登记，即可将与一定的物权变动原因相对独立的物权变动公示出来，只要没有公示。就可以认为没有对立的物权存在。”[5]

由于我国立法并未明确物权变动理论，并且一般来说，“契约仅在缔约当事人之间发生效力”，商标使用许可合同的被许可人原则上仅享有一项单纯的债权。但正如房屋租赁之于房屋所有权，商标许可使用事实上为其商标专用权设定了一定负担，《商标法》和司法解释有关商标使用许可合同备案的规定，使商标使用许可“债权物权化”，平衡了许可人(商标注册人)、被许可人和第三人之间的利益。这样，在单行法层面探讨商标使用许可合同备案的对抗力就有了法律和现实基础。

所谓注册商标使用许可合同备案的对抗力是指许可人和被许可人可以通过合同设定商标使用许可的权利和义务，合同的效力并不受备案因素所影响，但未经备案不得对抗善意第三人。这包含两方面的意思：一是是否备案并不影响商标使用许可合同的效力，未经备案的商标使用许可法律关系，在许可人和被许可人之间业已完全有效成立，司法解释第19条“商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力”的规定也施实了这一点。二是未经备案，不得对抗善意第三人，主张商标使用许可的效力：未经备案。不能对抗的法律效果，必须有善意第三人出现并经该第三人主张时才发生对抗力和问题：善意第三人如愿意放弃自己的利益，仍可承认未经备案的商标使用许可的效力，因为法律之所以规定不得对抗善意第三人，系为保护善意第三人的利益，只要此放弃系其真实的意思表示，法律自无不许之理。

值得注意的是，商标使用许可合同备案制度并不在于解决商标使用许可合同是否真实存在的问题，而在于解决因商标使用许可而引起的纷争。行政机关或法院的工作内容，就是对发生争议的不同权利的当事人中谁应受益的问题依法予以判断。至于商标使用许可合同真实性问题，则应当按照《民法通则》和《合同法》等有关民事行为和合同的效力规则予以处理，并不在本文所要探讨问题的范围之列。

二、未经备案。不能对抗的善意第三人范围

“未经备案，不能对抗的善意第三人”中的第三人并非一切交易关系之外的第三人，其范围应当有所限制。具体而言，应当具备以下三个条件：

第一须为系争商标的权利人，其应为对系争商标享有某种权利，对系争商标不享有权利的第三人属于未经备案即可对抗的第三人。

第二须为与未备案的商标被许可人权利相冲突的第三人。其为该未备案商标使用许可合同当事人之外的第三人，但其拥有与未备案的商标被许可人权利相冲突的权利。权利不冲突，就无须对抗。

第三须为善意第三人。善意为“概括条款，应斟酌商业道德及自由竞争原则及其他情事，就个案予以具体化”[6]

未经备案，不能对抗的善意第三人包括：

(一)商标专用权或质押权取得人

此处的商标专用权或质押权取得人是指在同一注册商标上通过商标转让或移转取得商标瓦用权或者通过办理商标专用权质押登记手续取得商标质押权的第三人。

1．商标受让人，例如就甲所有的商标，乙与甲签订商标使用许可合同但未办理备案手续，之后丙与甲达成转让该商标的合意，到商标局办理相关手续并完成转让公告，乙不能以其在先的商标许可对抗丙。

至于乙与甲签订的商标使用许可合同效力问题，司法解释第20条规定：“注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外”。那么是否可以认为乙可依该合同继续使用系争商标呢?有观点认为：“转让注册商标不影响未备案的在先商标使用许可合同的效力，在许可合同约定期间，转让注册商标的，被许可人可以继续使用该商标。”[7]

本文认为不能这样理解。首先，根据债的相对性法理，该事同仅仅在甲乙之间有效，而不能扩及合同之外的丙。其次，从保障交易安全的角度来看，丙转让时该商标没能许可使用的备案纪录，就应当视为没有商标许可：相反，如果丙完成交易后不时有人出来主张其未备案的许可合同的权利并且受到法律保障的话，这种假设将成为交易的巨大威胁，理性的丙将不得不选择放弃交易，丙的选择就是整个社会的选择，那么商标转让等流转功能将知名度丧失：再次，乙根据商标许可使用合同取得的权利是债权，而丙通过商标转让取得的是商标专用权(物权)。债权不能对抗物权；最后，自商标转让公告之日起，丙享有该商标的专用权，乙继续使用系争商标就失去了法律基础。司法解释第20条的本意应是通过确认在先的许可合同有效性来保护乙的合法利益，鼓励乙向甲主张违约责任，并用自商标转让公告之日起，乙未经丙同意不得继续使用该商标。

2．商标移转继受人。例如就甲所有的商标，乙与甲签订商标使用许可合同但未办理备案手续，之后丙通过拍卖等商标移转途径并到商标局办理商标移转手续取得系争商标专用权，乙不能以其在先的商标许可对抗

丙。

作为例外的情形，法国判例认为，如果丙为甲的概括继承人，必须对甲的行为予以尊重，对乙负有追夺担保责任，保证其不受追索。[9]

3．商标质权人。例如就甲所有的商标，乙与甲签订商标使用许可合同但未办理备案手续，之后丙依法到商标局办理该商标的质押登记手续，乙不能以其在先的商标许可对抗丙。

(二)其他商标被许可人

此处的其他商标被许可人是指存在与未备案的商标许可内容(如许可类型、许可使用的地域、许可商品、许可期限等)相互冲突的其他商标许可的被许可人。如独占许可使用人或排他许可使用人或普通许可使用人之于独占许可使用人。再如，甲允许乙为其商标的华北区域总，允许丙为北京地区总。又如甲允许乙在服装上独占使用其商标，在相同许可期限内，又排他许可丙在羊绒衫上使用其商标。可以归纳为以下情形：

1．前后许可均未办理备案手续。在此情况下，第一和第二被许可人商标使用许可合同均受法律保护，并且由于债权平等，并无位序关系，不因先后而异其效力。前后被许可人均不得主张对方无权使用该商标，前后被许可人可随时向商标许可人请求履行债务。许可人破产时，前后被许可人均以同等地位参与分配。

2．第二个商标使用许可合同办理备案手续。假定案例如下：A先与甲公司签订独占许可合同，但该合同没有备案：后A与乙公司签订独占许可合同，该合同在商标局备案。前述“两个被许可人均有权使用系争商标，都不能阻止对方使用”观点值得探讨，“甲、乙公司均有权使用该商标”的结论抹杀了备案与不备案的商标使用许可合同法律效果的区别，事实上否定了商标使用许可合同备案制度。其“由于合同有效，其处于优势地位，才要求限制其权利，适当保护善意第三人的合法权益”的观点将合同的效力问题和“未经备案，不得对抗”两者混为一谈。

本文认为：本案中法院应支持乙独立使用的主张，甲未经乙同意不得使用系争商标，即备案的商标许可合同优先于未备案的商标许可合同。公示对抗力的意义在于：“未经公示，不能对抗：已经公示，可以对抗。”[9]在二重买卖中，“从第二买受人的角度而言，对抗问题的实质性意义在于：登记上没有记载的物权变动只能视为不存在，其与出卖人为交易时完全可以无视第一买受人的存在决定自己的行动，如此不仅符合登记对抗的本意，而且还能促进自由竞争和交易之迅捷。”[10]本案中，由于第二被许可人率先完成了备案，其应在同相对人的关系中原则上取得商标许可使用完整的“物权”，而作为该事实效果的折射，第一被许可人与第二被许可人商标许可使用相冲突的权利便完全消失。[11]

如第二个商标使用许可合同备案不当，商标局1997年制定的《商标使用许可合同备案办法》第16条规定：“对以欺骗手段或者其他不正当手段取得备案的，由商标局注销其商标使用许可合同备案并予以公告”。实践中，申请注销商标使用许可合同备案的，一般须提供由司法机关认定案件当事人具有欺骗或者其他不正当行为的生效法律文件。

(三)直接取得商标权利支配关系的债权人

就特定商标直接取得支配关系的债权人，当存在现实或潜在商标被许可可人时，特定债权人得对该商标使用许可行为予以评估或处分。这类第三人包括申请冻结系争商标并禁止许可的债权人、破产债权人、对商标使用许可合同依法行使代位权或撤销权的商标注册人或许可人的债权人。

三、未经备案。即可对抗的第三人范围

(一)与系争商标无直接合法支配关系的第三人

由于商标专用权具有对世性，第三人负有不侵权的消极义务，如果第三人对系争商标并不存在现实的合法支配关系，纵然商标使用许可合同未备案，也可以对抗此类第三人。

1．商标侵权人。司法解释第4条规定：“在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提讼：排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同，也可以在商标注册人不的情况下，自行提讼：普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提讼。”

2．一般债权人。一般债权人，并未直接支配着特定许可使用的商标，不处于与商标被许可人使用的商标存在争执或者竞争关系，只要该商标未经质押或冻结，或者债权人没有对该许可使用合同依法行使撤销权或代位权，商标被许可人就可对抗。

(二)实质的无权利人及其受让人

实质的无权利人是指虽然从外形上看好像拥有与商标注山人的权利不相容的权利，实际上却并没有真实权利的第三人。从无权利人处受让商标权利的人，与实质的无权利人一样都属于未经备案，即可对抗的第三人，主要有：

1．无效的登记名义人及其转得者。例如乙伪造商标使用许可合同并办理备案手续，该备案为无效备案，乙不得对真正有权使用的被许可人主张其未备案，对于从乙处再许可猁的商标使用的被许可人也是同样对待。

2．被撤销的行为受让人及其转得者。例如甲和乙签订商标使用许可合同，但未办理备案手续，后甲又将该商标转让给丙，并完成商标转让公告。甲和丙的转让协议被撤销，此时乙得以对抗丙。

3．依约定备案作为合同生效要件但未备案的被许可人。根据司法解释第19条规定，当事人可以约定将备案作为商标使用许可合同生效的条件，但许可人并未将该合同向商标局申请备案的，该合同虽成立但未和生效，该被许可人对系争商标不享有权利。属于未经备案，即可对抗的第三人。

4．因被担保债权的消灭而失效的商标质押权人。在被担保的主债权因为清偿或其他事由而消灭的情形，基于质押权的附随性，无论是否进行质押登记的涂销，质押权均归于消灭，未备案的商标使用许可人就可对抗质押权人。

(三)超出合理竞争限度的恶意第三人

本文认为：并非所有的恶意第三人都属于未经备案，即可对抗的第三人，应将单纯知情的恶意排除在外，划分的标准在于看其是否超出社会生活正当的自由竞争合理限度：超出合理竞争限度的恶意第三人的行为一般逸出了合理竞争的范围，背离了文明社会的价值理念，并对经济发展与社会进步带来弊害，故应当予以制止。如甲花费100万元取得乙商标的独占许可使用权，但未备案：此时市场发生变化，乙的商示风靡全国，丙出价500万元取得这商标的独占许可使用权，并及时办理了备案手续，即使丙知道之前甲未备案的情形，只要其行为属于社会生活正当的自由竞争，其仍受保护。再如甲和乙签订了

商标使用许可合同，但未备案，其中丙又与甲进行交易，然后又主张乙欠缺备案以获利的，如丙具有以下情形之一，可以认定为超出合理竞争限度的恶意第三人；(1)丙与甲有配偶、父母、子女等亲属关系，(2)丙以欺诈、胁迫等手段妨害被许可人办理备案手续，(3)丙作为商标人参与许可人和被许可人的许可事宜直到纠纷发生，(4)丙有违反诚实信用原则的其他情形。

注释：

[1]该观点认为：本案中“两合同均有效，双方均有权使用该商标。但都不能阻止对方使用”，理由是“由于合同有效，其处于优势地位，才要求限制其权利，适当保护善意第三人的合法权益。如果因为要保护善意第三人的利益而忽视了被许可人的利益，则属于曲解了该条文的本意”，“商标使用许可和一般民法意义上的善意取得所针对的标的不同”，“商标是无形的财产权，经过许可，其可以实现占有和使用的分离，也可以由多个企业同时使用”，详见：黄炜、孙晓芳《商标许可使用中的备案制度》，《中华商标》2005年第5期34页。

[2]郑成思，知识产权法[M]，法律出版社，1997，P11。

[3]尹田，物权法理论评析与思考[M]，中国人民大学出版社，2004，P22。

[4]马俊驹、余延满，民法原论，(上)[D]，法律出版社，1998，P379。

[5]孙鹏，物权公示论――以物权变动为中心[D]，法律出版社，1998，P236。

[6]王泽鉴，民法学说与判例研究，[D](4)，中国政法大学出版社，2004，P171。

[7]该观点认为：“除当事人另有约定的以外，商标使用许可合同未备案的，不影响该合同的效力：注册商标的转让也不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力。因此，在许可合同约定期间，转上注册商标的，被许可人可以继续使用该商标”，参见《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(京高法发[2006]68号)第34问“转让注册商标是否影响未备案的在先商标使用许可合同的效力”。

[8]尹田，法国不动产公示制度[S]，梁慧星主编，民商法论丛(16)[D]，法律出版社，2000，P567―568。

[9]同5第5页。

[10]铃木禄弥，物权的变动与对抗[D]，渠涛泽，社会科学文献出版社，1999年版，P48。

[11]同9第33页。

(作者单位：国家工商总局商标局)