从实际案例分析权利要求书应当以说明书为依据

专利法第二十六条第四款中规定了权利要求书应当以说明书为依据。本文结合一个实际的案例分析了通常审查员对于权利要求应当以说明书为依据这一规定所采用的评价方式，对于涉及到该条款的审查意见通知书的答复（本文中所采用的争辩方式可以套用在其他案件的权利要求得不到说明书支持的争辩上），以及是否应该从侵权判定的角度来看待专利审查过程中的权利要求书应该以说明书为依据。

案情简介

为了形象阐述，下面使用两张图来说明涉案专利与现有技术的不同：

图1是现有技术，图2是涉案专利。图1和图2均是一种条形码，图1中条形码的黑色方块和白色方块均表示1个比特，其中，黑色方块表示1，白色方块表示0，图2中条形码的每个黑白图案均表示2个比特，例如，黑色方块中嵌有白色三角的图形表示的是10。由这两个图可以看出，图2中的条形码所占的面积是现有技术的一半，如果是在相同的面积下，涉案专利中的条形码可以表示的信息容量是现有技术的一倍。

涉案专利的权利要求1中记载了：“一种多图形化矩阵式二维条形码实现方法，其特征在于，包括以下步骤：步骤S102，将所描述的信息编码为黑白矩阵式二维条码；步骤S104，使用对应于比特值的、由所述多个规则图形与黑白色的组合而形成的图形化码来替换所述黑白矩阵式二维条码中的黑白像素块，从而形成多图形化矩阵式二维条码；以及步骤S106，重新排列所述多图形化矩阵式二维条码。”

涉案专利权利要求1中的步骤S104中记载了使用图形化码来代替黑白像素块，由于每个图形化码可以对应更多的比特位，因此，通过该步骤可以使单位面积的条形码承载更多的信息。在涉案专利的具体实施方式中仅仅记载了一种方式，即上述图2中的方式，在该方式中，所述规则图形的数量为两个（方块和三角形），所述图形化码表示2个比特的二进制数据。

需要说明的一点是，涉案专利的权利要求1中的步骤S104的撰写存在问题，如果将该步骤写为：“使用对应于大于等于2个比特值的、由所述多个规则图形与黑白色的组合而形成的图形化码来替换所述黑白矩阵式二维条码中的黑白像素块，从而形成多图形化矩阵式二维条码”，那么，审查员也不会下发下文中的审查意见通知书，因此，作为人在撰写时需要考虑得更加全面。但是，本文所讨论的重点在于并不在于此，而是在于应该如何答复权利要求得不到说明书支持的审查意见，以及审查阶段对于权利要求得不到说明书支持的把握是否需要参照侵权判定。

第一次审查意见通知书

审查员在第一次审查意见通知书中指出权利要求1得不到说明书的支持，具体理由如下：

权利要求1中记载了：“步骤S104，使用对应于比特值的、由所述多个规则图形与黑白色的组合而形成的图形化码来替换所述黑白矩阵式二维条码中的黑白像素块”，在权利要求1中并没有对规则图像的数量以及图形化码所表示的比特数量进行限定，然而根据本发明说明书的记载(参见说明书第7页)，规则图形的数量为两个（方块和三角形），图形化码表示2个比特的二进制数据，说明书的实施方式限定了具体的规则图像的数量和所表示的比特的数量，本领域技术人员有理由怀疑除此之外的其他的规则图形与黑白色组合而成的图形化码也可以具有相同的性能或用途，因此，该权利要求得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定。

对于权利要求是否能够得到说明书的支持，需要结合权利要求所要解决的技术问题。涉案专利的权利要求1所要解决的技术问题是：“现有的编码方法中编码中包含的信息量较小，需要比较大的存储空间，使用起来不很方便，因此，需要一种用于提高信息容量的解决方案”，基于此，权利要求1中采用了“使用对应于比特值的、由所述多个规则图形与黑白色的组合而形成的图形化码来替换黑白矩阵式二维条码中的黑白像素块”，由此可见，只要使用了权利要求1中的“图形化码来替换黑白像素块”均可以解决现有技术中的问题，本领域技术人员完全可以依照其自身的能力以及权利要求1中的教导来组成不同的图形化码。例如，可以采用8个不同的图形化码，每个图形化码表示3个比特；又例如，还可以采用16个不同的图形化码，每个图形化码表示4个比特。因此，本领域技术人员可以合理预测到“图形化码来替换黑白矩阵式二维条码中的黑白像素块”所有的等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖“图形化码来替换黑白矩阵式二维条码中的黑白像素块”所有等同替代或明显变型的方式。

基于上述的理由，在答复此次审查意见通知书时并没有对权利要求1进行修改，而是对审查员在第一次审查意见通知书中的观点进行了争辩。

第二次审查意见通知书

审查员并没有接受在答复第一次审查意见通知书时所进行的争辩，审查员在第二次审查意见通知书中指出：

申请人的意见陈述认为，“只要使用了权利要求1中的‘图形化码来替换黑白像素块’均可以解决先有技术中的问题”，即均可以起到提高信息容量的作用。审查员不能同意这种观点。例如，用黑的圆圈和白的三角，分别替换黑色方块和白色方块，权利要求1的保护范围包含了这样的技术方案，但是这样的替换方式，并没有使得信息容量发生改变，并不能解决现有技术问题。因而权利要求1中包含了不能解决其技术问题的技术方案，得不到说明书的支持。

在第一节中分析了，权利要求1步骤S104的撰写是存在问题的，在该步骤中并没有限定图形化码所对应的比特数是大于等于2的，即权利要求1的保护范围是涵盖了图形化码对应所有的比特数的情况的。而审查员所举的例子恰恰是图形化码对应的比特数是1的情况，即，审查员所举的例子是涵盖在权利要求1的保护范围之内的。

《专利审查指南 2010》第144页记载了：“如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有等同替代或明显变型的方式”，对于审查员所举的例子本领域技术人员可以直接地、毫无疑义地确定是无法解决技术问题的，本领域技术人员也就不会采用这样的方案来达到提高信息容量的目的，因此，审查员所举的例子应该属于不合理预测。

基于此，在答复第二次审查意见通知书时仍然没有修改权利要求1，继续进行争辩，争辩的理由大致如下：

权利要求1中的图形化码是对应于比特值的，结合其所要解决的技术问题以及本发明实施例的记载可知，该图形化码对应的比特值是大于1比特的（例如，2比特或者3比特），这样就可以提供信息容量。审查员所举的例子的前提是，黑色的圆圈表示1，而白色的三角来表示0，本领域的技术人员均知道这样的表示方式是无法解决问题的，这并不是本领域技术人员根据本发明具体实施方式所进行的合理预测，在本发明实施例中记载的是一个图形化码对应于两个比特，结合所要解决的技术问题，本领域技术人员可以合理预测到只要该图形化码能够对应于两个比特（当然，也可以合理预测到该图形化码能够对应于多个比特）就能够解决现有技术中的问题。因此，根据审查员所举的例子，本领域技术人员可以合理预测到，如果黑色的圆圈表示11，白色的三角表示00，同样可以达到提高信息容量的目的。

第三次审查意见通知书

在第三次审查意见通知书中审查员并没有接受在答复第二次审查意见通知书时所进行的争辩，审查员指出：

审查员举出的反例，并不是对“说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途”的预测，而是权利要求的上位概括所包含的实施方式，是客观事实，权利要求概括的技术方案中，包含并不能解决本发明说明书中所声称的技术问题的技术方案，因而权利要求得不到说明书的支持。申请人认为，本领域的技术人员均知道审查员所举出的反例，是无法解决问题的。审查员对此持有不同意见。审查员指出，其所举出的反例，是权利要求中所包含的下位实施方式，这样的实施方式是可以解决技术问题的，但是不能解决本发明所要解决的技术问题。权利要求的上位概括，包含了不能解决本发明技术问题的技术方案，因而权利要求得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定。

审查员看似并没有违反审查指南中的相关规定，但是，审查员所举的例子确实是本领域技术人员所不会采用的，出现这个问题的原因可能在于审查指南中并没有对什么是“合理预测“进行详细的解释。

审查员的意见究竟合不合理？

在从审查指南中无法找到更加合理的解释的情况下，可以尝试从侵权判定的角度来看待这个问题：

对于侵权判断而言，其遵循的原则是全面覆盖原则。即，被控侵权的技术方案要涵盖权利要求中的所有技术特征。被控侵权的技术方案不仅必须要涵盖权利要求的所有的技术特征，而且，对于每个技术特征而言，权利要求1中的该技术特征和被控侵权的技术方案中对应的技术特征在解决各自的技术问题时所起到的作用也相同才被判定为侵权。例如，如果权利要求1中记载的A技术特征，其所起到的作用是B作用。被控侵权的技术方案中如果包括了A特征，但是所起到的作用并不是B作用而是起到了C作用，那么被控侵权的技术方案是不侵犯A的专利权的，只有在起到的作用也是B作用时才侵权。

综上分析，从侵权的角度上看，权利要求的保护范围是不涵盖如下性质的技术特征的：技术上相同但所起到了不同作用的技术特征。还以上个例子为例进行说明，权利要求1要求保护的是起到B作用的A特征，而并不是要求保护起到C作用的A特征。

对于本案，本领域技术人员可以直接地、毫无疑义地确定黑圆圈替换黑方块白三角替换白方块是起不到“提高信息容量”作用的（其起到的作用可能是美观的作用吧）。而权利要求1中所要求保护的是能够“提高信息容量”的“图形化码”，即，黑圆圈替换黑方块，白三角替换白方块的技术方案是不侵犯权利要求1的专利权的。由此可见，权利要求1的“图形化码”的保护范围并没有涵盖审查员所举例的“黑圆圈代表黑方块，白三角代表白方块”。

由上述分析可知，权利要求1中记载了“步骤S104，使用对应于比特值的、由所述多个规则图形与黑白色的组合而形成的图形化码来替换所述黑白矩阵式二维条码中的黑白像素块”，其所涵盖的保护范围应该是：起到提高信息容量作用的所有“步骤S104，使用对应于比特值的、由所述多个规则图形与黑白色的组合而形成的图形化码来替换所述黑白矩阵式二维条码中的黑白像素块”的等同替代或明显变型方式，而起不到该作用的技术方案并不在权利要求1的保护范围之内，是本领域技术人员可以明显排除的。

因此，从侵权判定的角度来看，权利要求1是能够得到说明书支持的，符合专利法第二十六条第四款的规定。

总 结

上述几节基本上涵盖了大部分的关于权利要求书得不到说明书支持的审查意见以及答复，可以为实际工作中的审查意见的答复提供参考。除此之外，上文中还从侵权判定的角度讨论了如何看待权利要求所涵盖的保护范围，这种角度与审查指南中的规定存在一些不相同的地方。在我国，专利权的授予和专利权的侵权判定归属于不同的部门，这在一定程度上导致了一些问题的出现，如果在专利授权的过程中能够多从侵权判定的角度进行思考，则可以避免由于授权和侵权把握尺度不一致而导致申请人的应得利益受损。

（本文由北京康信知识产权有限责任公司独家供稿）