从一起专利侵权纠纷案看等同原则和禁止反悔原则的冲突与适用

1　案情介绍

1996年6月26日，原告A向国家知识产权局专利局提出名称为“一种防盗螺栓连接副”实用新型专利申请，并于1997年10月8日获得授权，专利号为：ZL96232194．X。其独立权利要求为：“一种防盗螺栓连接副，包括螺栓和螺帽；其特征是所述螺栓的头颈部设有凸牙，所述螺帽的上端面外圈有在其轴向上延长的护沿；同时设置圆柱体并帽，所述并帽沉入螺帽护沿内，并帽周边上有均匀分布的凹槽。”

2003年12月，原告A以B生产的产品侵犯其专利权为由，向南京市中级人民法院提讼。

被告B辨称：答辩人生产的产品来自于专利权人为C、名称为“锁紧型防盗螺母”的专利许可，该专利申请日早于原告的专利申请日，且答辩人早在1996年即作为生产的必要准备；答辩人生产的产品并未落入原告专利的保护范围，答辨人的产品中缺少原告专利两项必要技术特征：螺栓的头劲部设有凸牙，并帽周边上有均匀分布的凹槽。故答辨人未侵犯原告的专利权，请求驳回原告的诉讼请求。

2004年3月3日，B以涉案专利无创造性为由向国家知识产权局专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书，请求宣告A涉案专利无效。该请求书所附对比文件之一为C的“锁紧型防盗螺母”专利。

2　一审法院审理情况

一审法院认为：涉案侵权产品中的并帽虽与本案专利的相应技术特征不相同，但六边形并帽是公知技术，是所属领域的普通技术人员无需创造性劳动就能够联想到的技术特征，以此公知技术来替换涉案专利中的相应技术特征，是以基本相同的手段，实现基本相同的功能，产生了基本相同的效果，该项技术特征是涉案专利权利要求中并帽的相应技术特征的等同物，涉案侵权产品与本案专利构成等同，故涉案侵权产品落入了本案专利的保护范围。B的行为是实施原告专利的行为，构成对原告专利权的侵犯。

据此，该院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十六条第一款、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条的规定，判决：被告B立即停止侵犯原告AZL96232194．X号专利权的行为。

3　二审法院审理情况

B不服一审判决，向江苏省高级人民法院提起上诉，并提供了被上诉人A在涉案专利无效程序中向专利复审委提交的意见陈述书。A在该意见陈书中陈述：被请求人(即A)权利说明书所述的螺帽和无效宣告请求人引用C专利的主螺母不同。被请求人在权利要求书明确记载了“所述螺帽的上端面外圈有在其轴向上延长的护沿；同时设置圆柱体并帽，所述并帽沉入螺帽护沿内，并帽周围有均匀分布的凹槽”，说明了螺帽和并帽是一部件的组合体，合称之螺帽。无效宣告请求人引用了C权利要求书中的主螺母作为对比，主螺母是个独立元件，和被请求人权利要求中的螺帽不同。从防盗的功能来看，C的“锁紧型防盗螺母”，不具备防盗功能，它和标准螺栓配套使用，从螺栓头部倒拧可以轻松地卸下螺栓，以致防盗失效，根本起不到防盗作用。而被请求人的专利是“一种防盗螺栓连接副”，是个整体，螺栓头的颈部设有凸牙，安装后，螺栓不可倒拧；圆柱体并帽沉入螺帽护沿内，专用工具容易安装，并帽力矩大，故螺帽、螺栓防盗。

二审法院认为：B提供的A在国家知识产权局专利复审委员会的意见陈述书，应视为A对其涉案专利权利要求范围的进一步明确。A在该陈述书中认为，其涉案专利技术与C的“锁紧型防盗螺母”的专利技术不同，其专利的并帽为圆柱体，并帽周边上有均匀分布的凹槽，以专用工具容易安装，而C专利的主螺母是个独立元件，它和标准螺栓配套使用，从螺栓头部倒拧可以轻松卸下整个螺栓，不具备防盗功能。对比B生产的被控侵权产品可以看出，其主螺母的内螺纹和锁紧螺母的内螺纹相适应，在主螺母之螺孔的上端侧壁设置有向外壁方向凹入的环形台阶，该环形台阶的内径大于锁紧螺母的外径，其高度大于锁紧螺母的高度。由此可见，B生产的产品完全符合C专利的技术特征。而与A的专利相对比，被控侵权产品的并帽(即锁紧螺母)是六边形，不是圆柱体，并帽周边上也没有均匀分布的凹槽，故B生产的产品缺少A专利的必要技术特征，未落入专利的保护范围。A在庭审中认为B的产品六边形并帽与其圆柱体并帽构成等同，但根据禁止反悔原则，A在其陈述书中明确其专利的螺帽部分与C的专利不同，并强调圆柱体并帽及均匀分布的凹槽能达到防盗效果。因此在侵权判定时，就不能以等同原则将并帽的保护范围扩大到六边形，亦不能再认为该部分结构与其专利构成等同。

据此，二审法院支持了B的上诉，撤销了一审法院的判决，驳回了A的诉讼请求。

4　点评

本案涉及到国际通行的在知识产权司法审判中常用的等同原则和禁止反悔原则。

根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条的规定，指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

所谓禁止反悔，虽然在我国的法律包括司法解释中均未具体的规定，但已在我国的司法实践中广泛运用。它是指指专利权人在专利申请文件中或申请人与专利局之间的来往信函中，已经明确承认或放弃的与专利保护范围有关的技术内容，在以后的指控第三人侵权时不得反悔。如果专利权人在专利侵权诉讼中反悔，将其已经认为不属于其权利要求保护的技术内容扩大解释为属于其专利保护范围。受诉法院将不予支持。

就本案而言，被控侵权产品与涉案专利存在是显而易见的。涉案专利了提高防盗性能，在现有技术的基础上，将一般常见的多边形如六角螺母改为圆柱体，其目的增加拆卸的难度，但是，如果单是改成圆柱体的外形，增加拆卸难度的目的是达到了，但同时安装也很困难甚至无法安装，因此，该专利在圆柱体的周边上设置了均匀分布的凹槽，这样，即增加了折卸的难度，同时又可以通过专用工具利用凹槽将并帽旋紧。因此，并帽圆柱体的外形及其周边设置的凹槽是涉案专利的两个非常重要的区别于现有技术的必要技术特征，也是其专利具有创造性的重要原因。而被控侵权产品采用的是常见的六边形螺母，且其周边没有均匀分布的凹槽。在这种情况下，一审法院认定被控侵权产品的六边形并帽与涉案专利的圆柱体并帽构成等同显然是错误的。

由于A在无效程序中为了表明其专利具有创造性，明确表示其专利与C的专利不同，而被控侵权产品恰恰与C的专利完全相同。因此，二审法院在其判决书中巧妙的回避了从技术上直接认定被控侵权产品与涉案专利相区别的部分是否等同作出判断，而是运用禁止反悔原则来认定B的产品不构成对涉案专利的侵权，即保留了一审法院的面子，又维护了B的合法权益，不失为一种聪明之举。

从本案中我们可以得出这样的启示：当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时，应当优先适用禁止反悔原则。正如二审法院在判决书中所指出的：在运用等同原则判定时，应充分考虑权利人在取得专利时，对其技术特征与已有公知技术区别所作的陈述，以防止专利权人出尔反尔，即防止专利权人在专利审批或无效过程中，为了获得专利权或者维持专利的有效性而承诺对其保护范围进行限制，或者强调权利要求中某个技术特征对于确定其新颖性、创造性的重要性；到了侵权诉讼时又试图取消所作的限制，或者强调该技术特征可有可无，以此来扩大保护范围。

(收稿日期：2006―10―21)