对于基于附图的修改是否超范围的判断

【前言】对于基于附图的修改是否超范围的判断由文秘帮小编整理而成，但愿对你的学习工作带来帮助。2　修改超范围的判断要点 (1)包括超出“原始申请文件中记载的事项”的范围的内容的修改(包括新的内容的修改)是不允许的。 (2)“原始申请文件中记载的事项”不仅包含“原始申请文件中明确记载的事项”，而且还包括即使没有明确记载“仍根据原始申请文件的记载，无需任...

在审查实践中，审查员常常遇到申请文件的修改问题，由于各人对《审查指南》中有关修改超范围的审查基准的理解不尽相同，对于同样的问题往往给出不同的结论。对于基于附图的修改是否超范围，审查员更是经常感到困惑，不好把握。

为了解决上述在审查实践中常遇到的问题，不妨考察一下国外的专利体系中的相关规定和实践中的判例。本文就是对平成15年(公元2003年)10月修订的《日本专利实用新型审查基准》(以下简称日本审查基准)中有关修改超范围的规定和实践中的判例进行综合研究而撰写的。本文介绍了日本审查基准对修改超范围的判断要点。如何把握基于附图的修改是否超范围，我们可以从中得到一些借鉴。

平成15年10月修订的日本审查基准中有关修改超范围的审查原则

1 有关修改超范围的法条

《日本专利法》第17条之2第3项规定：“……在对说明书，权利要求书和附图进行修改时，必须在原始提交的说明书、权利要求书或附图中记载的事项的范围内。”

2　修改超范围的判断要点

(1)包括超出“原始申请文件中记载的事项”的范围的内容的修改(包括新的内容的修改)是不允许的。

(2)“原始申请文件中记载的事项”不仅包含“原始申请文件中明确记载的事项”，而且还包括即使没有明确记载“仍根据原始申请文件的记载，无需任何证明而明白的事项”(原始内容的定义)。

(3)为了使修改的事项构成“根据原始申请文件的记载，无需任何证明而明白的事项”，即使在原始申请文件中没有记载，如果是接触该原始申请文件的本领域普通技术人员，按照申请时的技术常识判断，显然其属于该意义，该事项必定可等同地理解为在这里记载的事项。

(4)即使对于公知惯用技术，仅仅根据其技术本身为公知惯用技术的事实，增加它的修改是不允许的，可修改的限于根据原始申请的记载无需任何证明而明白的事项的场合，即，限于接触原始申请文件的本领域普通技术人员等同地理解为该事项在这里记载的场合(判断的关键不在于是否是公知，而在于根据记载是否无需任何证明而明白)。

(5)还具有从本领域普通技术人员来看，根据原始申请文件的多项记载(发明要解决的课题的记载和发明的具体实例的记载、说明书和权利要求书的记载和附图的记载)，无需任何证明而明白的事项的情况。

3　附图的修改

附图的修改，如果是在原始申请文件中记载的事项的范围内的修改，则是允许的。但是，一般应注意，修改后的附图包含超出在原始申请文件中记载的事项的内容的情况是较多的。另外，附图的记载不一定限于反映现实的尺寸的内容。

日本法院关于基于附图修改的判例

判例1：东京高等法院平成11年246号判决

1　本案的案由

本案涉及JP专利第2550430号。针对专利权人授权后的修订文本，原告提出无效宣告请求审查决定撤销诉讼(平成11年246号)，原告主张上述授权后的修改增加了新的内容，东京高等法院于平成13年5月23日作出判决，裁定修改不超范围。

授权后修订请求的权利要求书(有下划线的为修订请求部分)

1　一种涂敷装置，……，该狭槽(11a)在应当进行涂敷处理的矩形工件(70)的涂敷面上喷射涂敷材料，……并且沿与该矩形工件的1条边相平行的方向，相对工件作直线移动该狭槽以规定间隙与该矩形工件的淦敷面相对，通过相对该矩形工件的盲线移动，在其涂敷面上形成由该涂敷材料形成的规定膜厚的涂敷膜……在涂敷面上形成由涂敷材料形成的规定膜厚的涂敷膜的形工件(70)高速旋转。

原告主张撤销无效宣告请求审查决定的事实和理由

在公告专利文本的图2中，示出作为“工件”的一个实例基本呈正方形的玻璃衬底70，则只应允许授权后修改为“基本正方形”，而不能够直接且唯一地导出“矩形工件”。矩形即长方形，是正方形的上位概念，公告专利文本中未记载有“长方形”的含义，导致不当的权利要求保护范围的扩大。

2　法院的判断

本案授权后的修改不超范围。

在公告专利文本的说明书中，针对采用本发明的涂敷装置，就涂敷涂敷材料的对象，记载有“本发明涉及在半导体、电子器件等制造工艺中，在玻璃衬底、硅晶片，印刷电路衬底等工件的涂敷面上，涂敷抗热墨、保护树脂等涂敷材料的涂敷装置”。由于该明确记载，施加对象为用于电子器件等制造工艺所采用的玻璃衬底、硅晶片等工件的事实，故，工件中有代表性的玻璃衬底的形状变为正方形或长方形。另外，由于术语“矩形”指全部的角为直角的四边形，即“长方形”，4条边相等的“长方形”称为“正方形”，故显然，“矩形”为作为工件的玻璃衬底的有代表性的形状。本案授权后的修订将工件的形状限定在公告专利文本中明确记载的有代表性工件的典型形状。故其修改不超范围。

平成15年10月修订的日本审查基准中有关修改超范围的判断实例

实例1

原始申请时的申请文件

[权利要求书]

一种误动作防止开关，开关把手(2)；外罩(6)，……，设置于外罩(6)的较低面上的开关把手(2)的反转防止部(8)；设置于上述筒部(7)上的，……的孔盖板(11)。

[说明书的摘录]

由于在波动型开关把手2的外侧，形成主体1的周壁5，在该周壁5的内侧，卡合外罩6的筒部7，并且在该筒部7上，形成把手2的反转防止部8，故在持握把手2时，无法误操作，并且由于在该反转防止外罩6上，设置表示开，关中的一者的一半的孔盖板11，故特别是具有开，关的判断困难的反转型把手的开、关表示确实的效果。

修改后的申请文件(只给出修改部分)

[权利要求书]

一种误动作防止开关，……设置于上述筒部(7)上的，……的孔盖板(11)，在外置(6)的周缘，在该固缘与固壁(5)的开口缘之间，具有改锥的前端部可插入的缺口(13)。

[说明书的摘录]

另外，在外置6的周缘，在该周缘与周壁5的开口缘之间，具有改锥的前端部可插入的缺口13容易取下外置6。

[结论]

修改超范围。

[说明]

虽然在修改前的附图中示出缺口，但是，在申请文件的说明书中没有具体的记载。即使在通过改锥而取下外罩的技术是公知技术的情况下，仍无法说原始申请文件中的记载清楚地包括有“上述缺口13是改锥插入用的缺口”这一含义。

实例2

原始申请时的申请文件

[发明名称]

热处理装置

[权利要求书]

一种具有作为热处理室的外壳

(12)的热处理装置，其特征为存带状物F的宽度方向的中心外的上方和下方设置送风装置……

[说明书的摘录]

由天井部的风扇20引起的风通过上部导管34a的第一次过滤器38，热交换机36，第二次过滤器40，形成为热风并送至下部导管34b处。此后该热风从喷嘴盒24的吹出口吹到带状物F的上面。

另一方面，由底面侧风扇22引起的风经过下部导管48a，送至上部导管48b，从喷嘴盒26的吹出口吹到带状物F的下面。

修改后的申请文件(只给出修改部分)

[权利要求书]

一种……热处理装置，……在上述外壳的天井部以及底部的带状物(FI的宽度方向中心处分别水平地设置送风装置的吸入口，位于天井部的吸入口的吸入方向朝向下方，位于底部的吸入口的吸入方向朝向上方……

[结论]

修改不超范围。

[说明]

对于修改的内容，未明确记载在申请文件中，但是结合所记载的装置操作以及附图，分别可知在风扇20下部的扇叶下方处具有朝向下方的水平吸入口，在风扇22上部的扇页上方处具有朝向上方的水平吸入口，此外，送风装置的吸入口位于带状物宽度方向的中心处。因此，修改内容属于接触该申请文件的本领域普通技术人员无需任何证明而明白的内容。

2006年版中国《审查指南》中有关修改超慕尼黑的审查原则

1　有关修改超范围的法条

专利法第三十三条规定：“……对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”。专利法实施细则第四十三条第一款规定：“……分案申请，……不得超出原申请公开的范围。”

2　2006年版中国《审查指南》中有关修改超范围的判断的修改说明和基本要点

第二部分第八章第5.2.1节规定“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地，毫无疑义地确定的内容。”

第二部分第八章第5.2.3节规定：“具体地说，如果申请的内容通过增加、改变和／或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地，毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。”

关于从附图中提取信息的修改，《审查指南》第二部分第八章第5.2.3.1节“不允许的增加”(3)规定：“增加的内容是通过测量附图得出的尺寸参数技术特征。”

日本审查基准、判例和实例给我们的启示

研究了中国《审查指南》和日本审查基准，我们可以看出，中国《审查指南》对修改超范围的判断可能只是保持在原始申请的字面和图面状态，而日本审查基准对修改超范围的判断保持在原始申请的技术状态。在中国《审查指南》中有关修改超范围的判断的基本要点中，“原说明书和权利要求书记载的范围”的第二层次是“根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地，毫无疑义地确定的内容”，但对于原说明书和权利要求书文字未记载而在附图中看似记载的内容是否属于第二层次的内容，中国《审查指南》未给出判断方法，在审查实践中不好操作和把握。

1　日本审查基准给出的修改超范围的判断要点

对比日本审查基准和中国《审查指南》，我们可以归纳总结出，在修改超范围的判断中，日本审查基准另外明确地给出了下列基本要点。

(1)根据原始申请文件的记载，无需任何证明而明白的内容；

(2)接触该原始申请的本领域普通技术人员，按照申请日时的技术常识进行判断；

(3)对于公知惯用技术，仅仅根据其技术本身为公知惯用技术的事实，增加它的修改是不允许的；

(4)从本领域普通技术人员来看，结合原始申请文件的多项记载(包括说明书各部分，附图和权利要求书的记载)进行判断，即综合考虑原始申请文件中的语境、上下文或前后环境。

可见，关于修改超范围的判断，日本审查基准给出了更具体、更详细的基本要点，这样就给审查员在审查实践中提供了更多的依据，更一致的标准和更统一的认识，使修改是否超范围的审查实践更具操作性。由此，对于基于附图的修改是否超范围，我们可以从这些基本要点中得到一些借鉴。

2 日本判例和实例给出的判断方法

对于基于附图的修改的内容，还应当注意该内容的文字与附图之间是否存在相互补充，是否存在相互呼应。

如果多个附图的尺寸比例具有意义，应当给出比例尺是相同的注释等，以说明附图是按照正确的放大，缩小尺寸比例来绘制的。如果说明书中没有给出附图的尺寸比例的注释等，则说明附图是示意性的。

对于修改是否超范围，不强调技术上的唯一性，而强调技术上的必然性(参见本文引用的判例1)。

对于基于附图提取结构关系和结构名称等技术信息的修改的内容，不能仅仅因为在原始附图中看似记载了某内容就认定该内容在原说明书和权利要求书中有记载(参见本文引用的实例1)，应当是由接触该原始申请的本领域普通技术人员将原附图和原权利要求书或说明书文宇部分一起综合考虑，也就是根据原权利要求书，说明书文字部分和附图的多项记载，根据原权利要求书和说明书文字部分与附图之间是否存在相互补充，是否存在相互呼应，按照申请日时的技术常识，无需任何证明而明白的内容(参见本文引用的判例1，实例2)。仅仅基于原附图的看似记载或仅基于原附图的看似记载和申请日时的技术常识而提取结构关系和结构名称等技术信息的修改，则有超范围的很大危险性(参见本文引用的实例1)。

3　建议在中国《审查指南》中补充的内容

明确“直接地，毫无疑义地确定”中的“、”是表示“和”还是“或”。

对于原说明书和权利要求书文字未记载而附图中肴似记载的内容是否属于第二层次的内容，给出判断方法和实例。

通过增加，改变和／或删除方式修改的内容，对于本领域技术人员来说，清楚在原说明书和权利要求书中描述的任何一个或更多内容单独地暗示或共同地暗示了在修改后的说明书和权利要求书中描述的所述修改的内容，并且不隐含其他内容，这种情况下修改是否超范围?

对于增加，改变和／或删除公知常识，在何种情况下修改超范围，何种情况下修改不超范围?

当原说明书和权利要求书中描述的内容可以用多种方式来解释，不清楚是哪一种解释时，修改限制到多种解释中的一种，这种情况下修改是否超范围?

对于基于附图的修改，给出更多的判断方法，同时给出一些实例，以便审查员在审查实践中更好地操作和把握。