浅议商标侵权抗辩之合理使用

摘要：商标专用权是法律授予商标所有人的排他性权利，任何其他人不得在未经权利人许可的情况下在相同或类似商品上使用与权利人的注册商标相同或类似的标识。由此可见，商标专用权具有一定的垄断性。然而任何权利都不会毫无限制，否则必将导致权利人对权利的滥用，商标专用权也不例外。商标法的目的不仅是保护注册商标权利人的权益，还要保障消费者以及其他生产、经营者的利益，以促进市场经济的协调发展。商标的合理使用制度正是对商标专用权的的一种限制，是为了兼顾商标权人的利益与社会公共利益的一种制度设计，在商标侵权诉讼中具有重大意义。

关键词：商标侵权 抗辩

一、合理使用概述

所谓商标合理使用，是指他人在生产经营活动中可以正当地使用权利人的商标，而不必征得权利人的许可并不必支付商标使用费。商标的合理使用有广义、狭义之分，广义的合理使用包括商业性合理使用与非商业性合理使用，非商业性的合理使用包括滑稽模仿、在新闻报道中使用等情形。狭义的合理使用仅指商业性的合理使用，笔者将在以下的篇幅中作详细的介绍。

商标合理使用制度的建立有利于保护善意使用人的正当权益，且有利于维护消费者的利益。在现实生活中，有许多通用词汇由于在经过长时间的使用后而具有了显著性从而可以成为注册商标，即商标法理论中的“第二含义”；但是即使这样这些词汇还是具有其原本的通用含义即“第一含义”。其他人使用这些词汇只是使用了其“第一含义”，这样的使用即为“善意使用”，这样的行为不应认定为侵犯商标专用权，否则易造成权利的外延过度扩张，使商标权人在相关领域获得垄断地位，阻碍市场良性竞争的形成，损害其他市场主体的正当权益，最终也必将损害消费者的利益。

二、商标合理使用的主要类型

本文对商标的合理使用的分析主要针对前文所述狭义的商标合理使用即商业性合理使用，主要有两种情形：叙述性使用和指示性使用，下面对这两种情形分别介绍。

（一）叙述性合理使用

叙述性合理使用，也被称为法定合理使用，是指根据法律的明文规定按照法定条件使用他人商标的权利。某些商品的通用名称、图形、型号或者商品的主要材料、产地等原本不具有显著性特征的标记，由于长期被一些商家作为商标使用而取得了显著性特征，并且获得了消费者的广泛认可，那么该标记就具有了“第二含义”，可以通过注册成为注册商标。例如某个啤酒的品牌“青岛”，原本只是山东青岛市的地名，但是因为商家的用心经营，花费许多人力、物力来推广宣传，使得“青岛”一词不仅仅是地理名称的意思了，很多消费者会很容易将其与啤酒联系起来，所以原本不能被注册的“青岛”获得了注册，成为了注册商标。但是，当这些具有“第二含义”的标记获得了商标权后，并不应该阻止他人在“第一含义”上使用之。也就是说，这类商标仅仅在其“第二含义”范围内受到法律保护，如果其他人使用该标记并不会导致消费者对商品来源产生混淆，那么商标权人没有权利禁止他人对该标记的“第一含义”的使用。

美国有一个案例正是对叙述性合理使用的典型运用。一个商家在某种煎炸食品上注册了“Fish Fri”的商标，而另一从事煎炸食品行业的商家也在其商品的包装上使用了“Fish Fri”，商标权人认为另一商家侵犯了自己的商标权，将其告上了法庭。美国联邦某地方法院裁定，“Fish Fri”本身是一个描述性术语，有“煎鱼、炸鱼”之意，原告是在该术语获得了第二含义之后才取得了商标权，所以原告不能禁止他人在原始含义上使用该术语。原告不服并提出了上诉，但是上诉法院驳回了原告的上诉，理由是：“只有交界处或者边缘处的第二含义可以获得保护，原告不得就该术语原有的和描述性的含义主张排他性的权利，因此被告仍然享有在其通常的和描述性的意义上使用该商标，只要这种使用不会导致消费者在商品来源上的混淆。”1

叙述性合理使用保护了市场主体对自己产品的描述自由，商家为了向消费者更加全面的介绍自己的产品的优势以增加消费者的购买欲望，通常会对自己的产品的质量、主要原材料、功能、产地的等信息予以说明。可是文字资源毕竟是有限的，尤其是有些通用词汇也成为了注册商标，如果不允许其他商家使用这些词汇去描述商品，他们将无法将自己产品的重要信息告知消费者，可能会使其失去一些潜在消费者，有损这些商家的正当权益，同时这也会侵犯消费者的知情权。

正是基于这样的考量，《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPs）第十七条对商标权的限定做了如下规定：“各成员可对商标所授予的权利规定有限的例外，如合理使用描述性词语，只要此类例外考虑到商标所有权人和第三方的合法权益。”美国的《兰哈姆法》第33条第2项也有类似规定：“将并非作为商标，而是有关当事人自己的商业上的个人名称的使用，或对与该当事人的产地有合法利益关系的个人名称的使用，或对该当事人的商品或服务，或地理产地有叙述性的名词或图形使用，作为合理使用；当然这种使用必须是只用于叙述该当事人的商品或服务的正当的诚实的使用。”对于叙述性合理使用我国的《商标法》并未作相关规定，但是在《商标法实施条例》的第49条却对此作出了规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”

（二）指示性合理使用

指示性合理使用是叙述性合理使用的补充，是由美国的司法实践所创设的。因为法定合理使用的适用范围非常有限，所以在商标侵权诉讼中被告只能在十分狭小的范围内进行合理使用的抗辩，这不能满足维护商家正当权益的要求，所以美国法院在司法实践中创设了指示性合理使用原则。法定合理使用是使用商标权人的商标来描述自己的产品或者服务，而指示性合理使用则是使用商标权人的商标来描述商标权人的商品或服务，如“欧共体一号指令”中的“为说明商品或服务尤其是零配件的特定用途而必须的使用”就是典型的指示性合理使用。创设指示性使用原则的主要目的是从一般公众了解与产品有关的真实信息的角度对商标权进行限制。美国的霍尔姆斯法官曾指出：“商标权只是在于阻止他人将他的商品当成权利人的商品出售，如果商标使用时只是为了告知真相而不是要欺骗公众，我们看不出为何要加以禁止。商标不是禁忌。”2

1.指示性合理使用原则的发展过程

指示性合理使用原则是由美国的法院在司法实践中逐步创设的，最早是在1992年“New Kids”一案中确立的。在该案中，“New Kids on the Block”是一个摇滚乐队的名称，同时也是他们的注册商标；而本案的被告是经营电话服务的报社。被告在他的某一份报纸中刊登了一张“New Kids on the Block”的照片，并请读者评选出“最喜爱的New Kid”。原告在看到报纸后认为被告将原告的商标与其他的广告放在了一起构成了商标侵权，因此对被告提起了诉讼。法院驳回了原告的诉讼请求，因为法院认为如果被告不使用原告的商标，将无法准确的描述所将进行的民意调查。但是又因为“New Kids on the Block”本身只是一个乐队的名称，并不是一个具有通用含义的词汇，所以不能适用《兰哈姆法》所规定的叙述性合理使用原则，所以法官给其定义了一个新的名称“指示性合理使用”。

在“New Kids”一案中，法官认为，指示性合理使用应该符合三个条件：1.若不使用该商标将无法表示；2.在合理必要的限度内使用；3.被告的使用不得暗示其与原告存在赞助或者许可关系。只要满足这三个条件，指示性合理使用的抗辩就能够成立。按照法院的观点被告是否构成商标侵权只取决于自己的行为，而不考虑这样的行为是否会导致消费者的混淆的因素。法院认为，如果考虑可能导致混淆的因素，因为被告确实使用了原告的商标，那么几乎所有的指示性使用都有导致混淆的可能，这样会不恰当的扩张商标权的范围。所以，在指示性合理使用中，采用以被告为主导的判断标准取代传统的混淆可能标准，将使案件的处理更加公平合理。美国法院在2002年的“Playboy”一案中也使用了指示性合理使用原则，同样没有考虑混淆可能的因素。在“Playboy”一案中，原告拥有PLAYBOY、PLAYMATE、PLAYMATE OF THE YEAR等注册商标，而被告是花花公子1981年的年度小姐，有“Playmate of the Year”的称号。被告在网上建立了一个网站专门用于介绍自己，她在网页上使用了“Playmate of the Year 1981”的字样，并且将PMOY 1981作为主页的重复背景，将PLAYMATE OF THE YEAR作为网站的题目。原告认为被告侵犯了自己的商标权，请求法院禁止被告对自己商标的使用。法院驳回了原告的请求，认为被告对原告商标的使用是善意的使用，只是为了描述自己是花花公子的年度小姐的事实，并且被告只有使用原告的商标才能描述这一事实。由此我们可以看出，美国法院对其创设的指示性合理使用原则经过十年的发展，仍然排除混淆可能的判断标准。

指示性合理使用原则在侵权判定标准上用被告行为取代了原有的消费者混淆，一些学者认为这样的改变严重违背了商标法的立法目的，甚至动摇了商标法的基石。因为商标侵权的理论基础是侵权人对商标权人商标的使用可能使消费者对商品或者服务的来源产生混淆。美国的学者认为，根据美国联邦商标法，判定商标侵权的唯一标准是混淆可能，而混淆可能的证据不是被告的主观心理状态，而是消费者的认知和反映，所以合理使用抗辩要以不存在混淆可能为前提。美国联邦上诉法院听到了这些批评与抨击，也意识到指示性合理使用的三个判断标准与商标法的规定的矛盾之处，所以对指示性合理使用的三个条件进行了一些修订，并在2003年的“The Beach Boys”一案中得到了体现。

在“The Beach Boys”一案中，被告贾丁与另外四个人于1961年共同组成“The Beach Boys”乐队，并于1967年成立Brother Records，Inc.（兄弟音像制品公司）来持有并管理注册商标“The Beach Boys”。而后因为乐队成员的合作出现了问题，所以决定不再继续一起演出，有些成员还成立了新的乐队。对于如何使用“The Beach Boys”商标成为了成员争议的焦点问题。最终董事会讨论决定通过签订非排他性许可协议的形式允许每一位乐队成员使用“The Beach Boys”商标。协议要求被许可人要保护该商标的价值，保持商标的整体风格，并且要求被许可人在指定的名单中选择其经纪人和管理人。而本案的被告贾丁的经纪人并不是指定名单中的任何一位，故被告未与公司鉴定许可协议。之后被告便擅自使用含有“The Beach Boys”商标的标语或直接使用该商标进行宣传和演出。“The Beach Boys”商标持有人兄弟音像制品公司认为被告的行为侵犯了其商标权，故向法院提起了诉讼，而被告则以合理使用进行抗辩。法院在审理该案时首先排除了本案适用法定合理使用原则的可能性，因为被告并不是在“The Beach Boys”的第一含义上使用该商标。然后法院根据指示性合理使用的三个构成要件对被告是否成立指示性合理使用进行了分析。首先，被告确实是该乐队的成员，如果不使用这个商标，被告无法表示这一点；其次，被告对该商标的使用是在合理的限度内；最后，被告的使用暗示了其与原告存在赞助或者许可的关系。因为被告在自己的宣传材料上着重突出了“The Beach Boys”商标，且被告在自己的乐队名称中包含了该商标，法院认为此举有暗示被告的乐队是由原告赞助或许可的意图，容易导致消费者的混淆。而事实上，被告的行为也确实导致了部分观众的混淆，因为在被告演出的同时，乐队的另一名成员也在附近进行演出，部分观众反映他们不清楚究竟是谁在进行表演。基于以上分析，法院认为被告对原告商标的使用不能满足指示性合理使用的三个构成要件，所以被告的合理使用抗辩不能成立。

2.我国指示性合理使用问题

对于由美国法院创设的指示性合理使用原则，我国的商标法中并没有明确规定。而1995年国家工商局下发的《关于禁止汽车零部件销售商店、汽车维修站点擅自使用他人注册商标的通知》却对指示性合理使用有所涉及。该通知指出，汽车零部件销售商店、汽车维修站点，为了说明本店经营汽车零部件品种及提供服务的范围，需要使用他人注册商标时，应直接使用叙述性文字，如“本店销售某某汽车零配件”、“本店维修某某汽车”等字样，所引进商标的字体应与描述性文字相一致，不得突出其中的文字商标部分，也不得使用他人的图形商标或者单独使用他人的文字商标，否则客观上会使消费者误认为该店铺的经营者与商标注册人之间存在某种联系。3根据该通知，描述性使用他人的注册商标，但是没有突出或单独使用，是一种合理使用他人注册商标的情形，而这种合理使用的情形显然与《商标法实施条例》第49条规定的合理使用不同，这是使用他人的注册商标来描述商标权人的商品或服务，是叙述性合理使用。然而很遗憾的是，这个通知只是部门规章，且仅仅适用于汽车零部件销售商店、汽车销售站点，所以在司法实践中的运用存在一定难度。

三、我国商标合理使用制度完善建议

我国的现行《商标法》中对合理使用制度没有涉及，只在随后出台的《商标法实施条例》的第49条对合理使用有简单的规定，但该规定仅适用于叙述性合理使用的情形，而对于现实中大量存在的指示性合理使用却完全没有涉及。我国对于指示性合理使用的情况仅是通过出台一些部门规章对特定领域内的商标指示性合理使用问题予以规定。

为了更好地维护市场主体的正当利益，抑制商标权范围过度扩张，建立和谐稳定的市场竞争环境，最终保障消费者的权益，应对《商标法》进行适当修改，引入合理使用制度，限制商标权范围，防止垄断的不利局面出现。可以在《商标法》中专设“商标专用权的限制”一章，在其中规定合理使用不是对商标专用权的侵权行为；且应该对商标的合理使用的类型作明确的规定。综上，关于合理使用，《商标法》可以这样规定：“符合以下所列情形的，根据诚实信用原则，无需征得商标权人的同意或授权，即可无偿使用商标权人的商标：（1）在非商业性过程中使用他人的注册商标，如在新闻报道中使用；（2）注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名的，为了如实描述自己的商品可以使用他人的注册商标；（3）为说明商品或服务尤其是零配件的特定用途所必须而使用他人的注册商标的，但是使用人的使用不得暗示其与商标权人存在任何许可或者赞助等商业上的联系。”

参考文献：

[1]李明德：《美国知识产权法》，北京：法律出版社2003年版，第318页。

[2]黄晖：《商标法》，北京：法律出版社2004年版，第170页。

[3]周家贵：《商标侵权原理与实务》，北京：法律出版社2010年版，第130页。