论“成为和保护”未注册商标的条件

摘要：目前，越来越多的商业标志所有人在缺乏专门法律保护的情况下，都选择以未注册商标的形式请求法律保护。因而，有必要讨论“成为和保护”未注册商标的条件。严格意义上的未注册商标应符合注册商标的法定条件。对于有可能成为未注册商标的商业标识，要有特殊的判断标准。不是一经成为未注册商标就能受到具体的法律保护。未注册商标的法律保护需要满足相应的条件。

关键词：商业标志;商标法;未注册商标

中图分类号：D923.43文献标识码：A文章编号：1009-055X(2012)02-0039-05

尽管未注册商标占据了商标总量的绝大部分，但是，无论是理论界还是实务部门，对未注册商标的关注远远不及现实的需要。一般认为，未注册商标自然存在，不需关注“成为未注册商标”，对于未注册商标的法律保护条件也是泛泛而谈的较多。目前，在我国，“成为和保护”未注册商标的条件鲜见深入探讨的文献。本文对这个不起眼的问题进行探讨，以引起相关的学术探讨和争鸣。

一、严格意义的未注册商标应符合注册商标的法定条件

商标一经注册就可以受到法律的保护。对于注册商标来说，商标的注册条件就是注册商标的法定保护条件。商标源于商事实践，基于商事实践普遍遵行“法无禁止为自由”的基本原则，对于商标的注册条件，国际条约和国内立法主要以反面列举的方法加以规定。巴黎公约虽然没有从正面对商标的注册条件加以规定，但在第6条之五就在原属国已经注册的商标在其他成员国申请并要求保护时，要求申请人在不违反第10条之二关于禁止不正当竞争的规定外，从反面列举了三种可以驳回及无效的情况。这三种情况具体为：（1）在要求保护的国家，商标具有侵犯第三人的既得权利的性质；（2）商标缺乏任何显著特征，或者完全是由商业中用以表示商品的种类、质量、数量、用途、价值、原产地或生产时间的符号或标记所组成，或者在要求给予保护的国家的现代语言中或在善意和公认的商务实践中已经成为惯用；（3）商标违反道德或公共秩序，尤其是具有欺骗公众的性质的。Trips协议规定了巴黎公约的原则必须得到全面遵守，也强调了商标必须具有显著性，并不得损害他人的在先权利。申请商标注册，需要满足法定的形式条件和实质条件。根据我国的商标法，黄晖博士认为，申请注册的商标除了必须有合格的主体、适当的商品或服务及恰当的标志外，还必须符合合法性、显著性、非功能性及在先性的要求，违反前三项要求将构成不能注册的绝对理由，违反第四项要求将构成不能注册的相对理由。［1］47其中合法性的要求是指不得使用法律禁止的标志、不得将县级以上行政区域的名称及公众知晓的外国地名作为商标、不得以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册。显著性的要求是指如果仅有本商品的通用名称、图形、型号的标志或者仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途重量、数量及其他特点的标志，就缺乏显著性；缺乏显著特征的标志不得作为商标注册。非功能性的表述分歧较大，黄晖博士表述为某一商标对商品的用途或目的既不是至关重要的，同时也不会影响商品的成本或质量，主要体现在我国商标法第12条的规定。2001年修改商标法时，明确规定了申请注册的商标不得与他人在先取得的合法权利相冲突，这就是在先性的要求。与这种观点相类似，邓宏光教授也认为，商标注册条件从反面界定更为轻松，其根据商标涉及公共利益还是个人利益的不同，把驳回申请的理由再分为驳回申请的绝对理由和驳回申请的相对理由两大类，其中法定性、显著性和非功能性为驳回申请的绝对理由，在先性为驳回申请的相对理由。［2］88

把商标注册的实质条件无论是概括为法定刑、显著性、非功能性和在先性，还是概括为驳回申请的绝对理由和驳回申请的相对理由，从注册程序的角度看都是没有问题的。从条件的内容看，即使上述被称为驳回申请的绝对理由，也不完全是法律所禁止的，这样就给商标实践以一定的空间的自由。具体而言，法定性的三项要求因涉及到公共秩序是必须遵守的，违法三项要求的商标不得注册也不得使用。对于显著性而言，既是一个法律事实问题，又是一个法律判断问题。商品的通用名称、图形、型号涉及到公共领域问题，商标授权不得侵害公共领域的自由，以商品的通用名称、图形、型号为核心的商标不得注册也不得使用。但是公共领域与个人自由是相对的，事实判断和法律判断都会因环境的变化而变化。事实上，我国商标法第9条第三款中的“缺乏显著特征的”就是一个典型的法律判断，依据该条规定，缺乏显著特征的不得作为商标注册，但是，一个否定的法律判断并不能否定一个事实的继续存在。对于非功能性而言，其理念是防止赋予经营者拥有功能性的独占权而影响公共利益和自由竞争。我国商标法第12条界定功能性的标准是“商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状”，这个界定可以作反面解释，该三类功能性商品形状以外的商品形状，在其具有识别商品来源的显著性时有可能得到法律保护。因此，综合上述三个驳回注册的绝对理由，我们认为，只要不违反法律的禁止性规定，对于缺乏显著性或法律规定的三类功能性商品形状以外的商业标识，是可以存在的。但是，从严格的意义上，这些商业标识在满足商标的全部要件之前，不能称为未注册商标。法律允许这些商业标识通过使用取得显著性，即使不注册，在一定条件下也可以得到法律保护。

二、成为未注册商标的特殊判断标准

如上所述，未注册商标应该符合注册商标的实质条件，只是欠缺注册程序而已。经济生活是复杂的，市场上存在一大批有可能成为未注册商标的商业标识。这种商业标识有两种类型：一类是以商标的形式出现，但不具有显著性的商业标识；另一类是不以商标的形式出现，但经过使用可能产生商标功能的商业标识。这两类商业标识都有可能成为未注册商标。因此，有必要讨论这两类商业标识在法律的意义上成为未注册商标的判断标准。

先有商标实践，后有商标立法。要成为法律意义的未注册商标也需要满足法律的实质条件。前面述及了商标的三个实质性条件是法定性、显著性和非功能性。不危害公共秩序和公共利益是成为未注册商标的前提，这里不予讨论。法律意义上的未注册商标必须是使用的具有显著性的商业标识。对于成为未注册商标而言，要作出法律判断，有必要探讨判断“使用”和显著性的特殊标准。本文认为，使用是未注册商标的存在状态，要成为未注册商标必须善意使用；显著性是商标的本质，要成为未注册商标必须实际具有显著性。另外，对不以商标形式出现的有可能视为未注册商标的商业标志，其自身的构成要素可能超越商标的法定构成要素。

“善意使用”在判断未注册商标中的地位。在自由的市场经济生活中，大量的商业标识被用于商业实践。注册商标只是商业标识的一部分，在注册商标的实质条件中，缺乏显著性不得注册，但是，商业标识可以继续使用以实际取得显著性，如果这部分商标将来不被申请注册，就会以未注册商标的形式存在。使用是商业标识取得实际显著性的途径，是成为未注册商标的必然要求。问题是，是否对使用予以“善意”要求，在我国的法律中并无明文规定。笔者认为，应对成为未注册商标的使用予以“善意”要求，理由如下：其一，使用是一个事实状态，在自由的经济中，不应对商业标识的自由使用做过多的干预，但是，要成为法律意义上的未注册商标就要进行法律判断，这是两个不同层次的问题。其二，一般的未注册商标并不需要认定，对未注册商标的认定往往发生在未注册商标的诉讼中，要求未注册商标所有人对“善意使用”进行举证有利于减少诉讼，防止“恶人先告状”。与注册商标不同，在商标注册程序中，“在先性”要求注册商标不得与他人的在先权利相冲突，这个要求可以通过商标注册程序中的异议程序予以保障。但是，未注册商标的确认没有法定程序，要求未注册商标所有人对“善意使用”进行举证相当于完成了注册商标程序中的“在先性”的审查。其三，善意使用可以对注册商标的权利人任意改变注册商标进行限制。关于注册商标人能否自行改变商标的形式问题，各国法律有不同的规定，我国商标法予以严格限制。从注册商标权人改变注册商标形式的程度来看，有可能发生商标注册人的修改行为影响到了注册商标的显著性特征，也有可能发生不影响注册商标显著性的修改行为。对此问题，我国有学者进行了探讨，并认为，在不影响注册商标显著性的情况下，应允许商标权人根据商事实践进行改变；如果注册商标所有人的修改行为影响到了该注册商标的显著性，那么这两者就不再是同一商标，而是不同的两个商标，注册商标所有人所使用的商标实际上并不是注册商标而是一个未注册商标。［3］注册商标权利人修改后的商标是否是未注册商标以及修改的程度问题，笔者认为，应用“善意使用”进行衡量，具体要求是修改后的商标是否与原来的商标存在混淆的可能性。对部分修改没有影响显著特性的，但是，可能与原来商标混淆的，应予禁止，其理由是：尽管修改后的商标与原商标的混淆对于商标人不造成商誉损害，存在混淆本身就会影响消费者的判断，不允许他人使用商标造成混淆而允许商标权人自己造成混淆，这与商标法的目的结构及商标法的宗旨不符。对部分修改的行为，应以不导致消费者混淆为前提。对影响到注册商标显著性的修改，是否成为未注册商标，也应以“善意使用”来衡量，理由是：尽管注册商标人有使用未注册商标的自由，但是，在原商标基础上进行修改产生的新商标，完全可能发生消费者的混淆。将这些新商标视为未注册商标而放任其存在，并对可能发生的混淆视为合理，既不符合商标法的宗旨，也有可能导致商标权人对商业标志本身的事实性的垄断。因此，影响到注册商标显著性的修改而形成的新商标未必成为未注册商标。事实上，国外有关国家已有对未注册商标进行“善意使用”要求的规定。如，《澳大利亚商标法》在序言部分对未注册商标的界定就是“善意使用的商标”。

对于有可能成为未注册商标的商业标识，是否具有实际的显著性的判断标准应不同于注册商标的显著性的判断。商标注册程序中对商标显著性的判断，往往依据法律的抽象规定，着眼于商标的外部形象或构成，对不符合欠缺显著性的要件的，才认为具有显著性。事实上，商标显著性的判断无法形成确切的标准，各国立法才普遍用“不具显著性”为立论的方法。对于有可能成为未注册商标的商业标识，在一般情况下不需要专门证明其具有显著性，只有在发生纠纷时需要判断事实上是否具有显著性，这就要求结合具体的交易实践和消费者的认知来判断，显然不同于商标注册审查中的显著性的判断。台湾曾陈明汝教授对商标的显著性进行了专门研究，其认为，“是否具有显著性，应就商标图样之外部形象、意匠、设色以及交易实情与消费者之辨识加以判断其足以达到表彰商品之功能，以及识别之程度始具备商标构成之要件。”［4］119这种认识对有可能成为未注册商标的商业标识的显著性的判断具有借鉴意义。另外，对于经济生活中使用普通名词等方法的欠缺显著性的商业标识，通过使用取得第二意义（也有称次要意义）的标识，可以申请注册，当然也可以作为未注册商标使用。所谓次要意义是指当普通名词等文字被独家使用于商品之上，而在消费大众脑海里已经产生一种产品来源之联想，并使其由非显著性变成显著性，原始意义丧失而产生新的特殊意义。对于次要意义的判断和采纳，美国法院的做法可以借鉴，主要根据有以下几点：系争商标之名称已丧失其原始意义；它为原告首先使用，且为独家使用；消费大众已公认其为表彰某商品之标志；给予原告以救济，俾便阻止被告之不诚实交易及搭便车之行为；使用期间悠久，广告效能强，销售量广，且已由非显著性变成具有显著性，并继续而排他之使用者。［4］130

另外，被视为未注册商标的商业标志的构成要素能否超出注册商标的法定要素。商标是在经营者和消费者之间传达信息的一种符号，识别性是其基本功能。商标的存在方式随着交易环境和交易方式的改变也会发生变化。商标的构成要素也有各国通过法律加以规定。如我国商标法第8条规定：任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。毫无疑问，申请商标注册需要遵守法律规定。但是，被视为未注册商标的商业标志的构成要素完全可能超出注册商标的法定要素，理由是：其一，商标是商事交易内生的产物，商事交易环境、手段在不断变化。如，伴随网络发展而出现的网络商事交易在全世界迅猛发展，网络交易的基础平台是基于技术产生的，网络交易的各种信息的存在方式同样受到技术的影响可以表现为动态的、声音的，而不仅是静态的、视觉的。当负载商业信息的各种商业标志具有商标的识别功能时，标志的所有人完全可能主张以未注册商标的形式加以保护。其二，网络上的信息已被各国按照书面形式对待。在商标的申请注册程序中，各国商标法，除了要求商标符合法定的要素外，还要求申请的商标能以书面形式进行表示。网上信息按照功能等同原则被视为书面方式的情况下，无视网络商业标志的新的存在方式是不利于网络经济的发展的。其三，超出商标法定要素的商业标志，如果以商品包装、装潢甚至商业外观的形式出现，就可能以未注册商标的形式受到法律保护。其四，由于各国对商标的法定构成要素规定不同，外国人可能请求对超出内国商标法定要素的商标视为包装等，要求按照未注册商标进行保护。因此，我们认为，未注册商标具有开放性、实践性，对成为未注册商标的判断应根据未注册商标的具体形式区别对待。这样，在不违反法律禁止性规定的情况下，法律才能最大限度的适应社会经济的发展。

三、保护未注册商标的条件

商标一经注册就成为注册商标，取得了商标专用权并受到法律的保护。与注册商标相比，未注册商标的保护有两个特点：其一，一般的未注册商标自由地存在于市场，法律只对市场主体的使用自由予以确认。依据商标法的自愿注册原则，市场主体可以选择并使用注册商标，也可以选择并使用未注册商标。从这个意义上，法律对一般未注册商标的保护是一种抽象的保护，而注册商标是直接授予权利，是具体的保护。成为一般的未注册商标并不能自动取得权利保护，这与作品完成就自动取得权利保护也是不一样的。其二，未注册商标的保护是一种被动保护。对于未注册的驰名商标，按照商标法的理论，也只能在发生纠纷时进行被动地认定“是否驰名”，通过驰名商标的名分，才能取得商标权。对于一般的未注册商标，也只有在发生不正当的竞争行为时，通过未注册商标所有人的请求，才能对相关利益予以确认。因此，可以说，未注册商标的保护是一种被动保护。

未注册商标类似于自由商业标志存在于经济活动，可能以商标的形式出现，也可能不以商标的形式出现。这并不意味着市场主体可以任意使用商业标志。任何商业标志的使用都有基本的要求，这不仅是交易惯例的要求，而且是市场秩序的要求。对于未注册商标的所有人而言，寻求未注册商标的法律上的保护，仍需满足下列条件：其一，不得违反法律的禁止性规定。凡是以未注册商标的形式出现或意图发挥商标作用的其他商业标志，都不得违反法律的禁止性规定，这是未注册商标得以存在的前提。尽管法律没有明示未注册商标不得违反的禁止性条件，但是，通常认为，法律对注册商标不得违反的禁止性规定适用于未注册商标。其二，未注册商标要满足“善意使用”和“实际具有显著性”这两个事实构成要件。如前文所述，经济生活中除了存在符合商标条件的未注册商标之外，还存在大量的可能成为未注册商标的商业标志。对这些商业标识，只有满足“善意使用”和“实际具有显著性”这两个事实构成要件，才能成为法律意义上的未注册商标，继而寻求法律保护才有可能。其三，未注册商标要产生商誉。商标是商誉的载体，保护商标就是保护商誉。与注册商标相比，未注册商标是基于使用产生了商誉，为了防止其他经营者对商誉的不正当利用造成的消费者混淆，法律才对未注册商标进行保护。事实上，我国商标法上对未注册的驰名商标的保护，反不正当竞争法对知名商业标志的保护，其中对“驰名”、“知名”的判断都是基于商誉进行的。当然，我国这种要求对使用未注册商标的企业而言，是一个比较高的门槛。在采用使用原则取得商标权的国家，对商标的保护不以产生了商誉为条件。在采用注册制的国家，也有只要求通过使用产生了显著性就可以受到法律的保护。如，德国商标法第4条第二款规定，商标保护产生于“通过在商业过程中使用，一个标志在相关商业范围内获得作为商标的第二含义。”伴随商誉的保护条件产生的是对商誉的判断问题。商誉的价值会随着市场变化而波动，商誉最终的价值也有市场机制决定。法律只能对市场机制的结果加以确认，不能代替市场机制对商誉的价值作出评估。在我国，由于对驰名商标、知名商业标志的定位及立法宗旨出现失误，导致行政机构评选驰名商标和知名商业名称的现象，出现了驰名商标异化的现象。［5］11其结果是一些企业为了驰名商标这个荣誉称号，不惜弄虚作假甚至通过腐败行为进行制度寻租。实际上，如果不讲驰名商标、知名商品视为一种荣誉称号，如果让寻求法律保护的未注册商标所有人在诉讼中举证证明商誉的存在及价值大小，不用“驰名”、“知名”这些称号去证明商誉的存在，否则由未注册商标所有人承担败诉的后果，就不会发生弄虚作假等现象。对未注册商标而言，要求商誉的存在就意味着不是成为未注册商标就能受到法律的保护，这样的制度安排有利于确保商标注册制度的价值发挥，又有利于实现法律的实质正义。其四，未注册商标不与在先权利相冲突。法律上将已经存在的权利称为在先权利，如肖像权、商号权等等。如果未注册商标与在先权利相冲突，就有可能意味着未注册商标存在侵犯在先权利的现象。这种情况的出现就意味着未注册商标丧失了请求法律保护的基础。问题是，注册商标在申请注册环节，就有不与在先权利相冲突的要求，而缺少注册环节的未注册商标只能在请求法律保护时才能审查是否与在先权利相冲突。况且实际诉讼时，不存在未注册商标的公告、公示，这给在先权利人的维权造成极大困难。因此，笔者认为，应由未注册商标所有人出示相应的检索证据，以证明未注册商标不与在先权利相冲突。

参考文献：

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