商标和域名的在先使用抗辩

商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标。在先注册并使用域名，使相关域名与使用人之间产生稳定关联关系，不属于将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的情况。商标意义上的使用需与相关商品和服务产生一定关联，仅将注册商标用于微博名称，不属于商标性使用行为。

原告秦皇岛鸿顺科技开发有限公司申请注册了第35类、第42类“zoho”商标，原告认为被告卓豪公司、卓迈公司在其官方网站.cn、.cn、服务软件、产品手册、自媒体平台等将“ZOHO”商标在同类服务上进行突出使用，且持续在对外的销售和宣传中使用该商标，侵犯了原告的商标权。为此诉至法院，要求判令二被告停止侵权并承担赔偿责任。

二被告共同答辩认为其对涉案商标及域名享有在先权利，其成立于2002年，提供网络开发服务，在全球有200多家客户，提供ssas服务等商业应用。二被告在先使用zoho标识并在域名中包含了该标识，且有知名度。二被告认为其使用具有正当性，长期在先使用不会造成公众混淆误认。且原告未使用涉案商标，其无权禁止二被告对涉案商标进行使用。

本案焦点

本案争议焦点主要有二点：一是二被告在网站、服务软件、宣传图册、产品手册上等使用含有“zoho”字样的行为是否构成对原告鸿顺公司享有的“zoho”商标权的侵犯；二是二被告在域名中使用 “zoho”字样是否构成对原告商标权的侵犯。

针对争议焦点一，法院认为，二被告对相关标识的使用行为系商标性使用，二被告对zoho标识的使用情况分为两种，对于“z”“o”“h”“o”艺术字的使用，由于“zoho”字母商标本身的显著性不高，艺术字的使用方式与原告商标不构成近似，不构成侵犯商标权；对于“zoho”标识的使用，虽然系相同商标，使用在类似商品上，但二被告对涉案标识的使用使之具有一定知名度，相关公众会建立稳定的联系，而不会导致其误认，从而混淆其来源，故二被告的行为不构成商标侵权行为。

针对争议焦点二，卓豪公司的域名注册、使用时间远远早于鸿顺公司的商标注册时间，且卓豪公司在域名注册后一直以此域名来运营相关网站，涉案域名并已获得一定知名度。对于卓迈公司，其虽于鸿顺公司注册涉案商标后，即2014年11月通过受让取得了.cn的域名，但其作为卓豪公司的关联公司，其对该域名的使用并不存在上述规定中的“恶意”，原告对此亦未举证证明，且鸿顺公司仅提供证据证明其享有“zoho”的微博账号，而对于其是否存在相关产品，是否运营此类服务未予举证证明。故在此情况下，不能认定卓豪公司与卓迈公司对相关域名的注册使用存在商标侵权恶意，不会造成相关公众的误认。相反，卓豪公司、卓迈公司对相关域名享有合法权益，该权益应受到法律保护。

最后，法院判决驳回了原告全部诉讼请求。

法官释法

一、判断商标侵权的要件：应当从以下几个要件进行判断：

一是被控侵权行为是否属于商标法意义上的使用行为。根据《中华人民共和国商标法》第四十八条规定“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。” 因此，判断是否为商标法意义上的使用行为，应当从实际使用方式和使用效果来看，其是否已经起到了标识商品来源的功能。

二是被控行为是否将与涉案商标标志相同或近似的标志使用于与涉案商标指定使用的商品相同或类似的商品上。《中华人民共和国商标法》第五十七条第一、二项中分别规定：未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的属于侵犯注册商标专用权的行为。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条规定“商标法第五十二条第（一）项规定的商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。商标法第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。”《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定“商标法第五十二条第（一）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。”第五十二条规定，人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断。根据上述法律规定，在判断商标是否构成相同或近似时，首先要判断的是商标的显著性程度，判断是否容易使相关标识与之产生近似感。

三是被控侵权行为是否会导致消费者对商品的来源产生混淆误认。商标标识的在先使用人在使用过程中，使该标识经过长期的使用和宣传，知名度显著提高，相关公众对商标与使用者之间产生了一一对应的联想，对相关产品或者服务来源建立了稳定的联系，故不会使相关公众产生混淆误认。

二、在先域名中使用商标标识是否构成对商标权的侵犯。

我国域名管理实行“先申请先注册”原则。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（三）项规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的，属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。但是，从该条内容分析，其适用的是商标注册在前，域名注册在后，并会导致相关公众误认混淆的情况。《最高人民法院关于审理涉及计算机域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定“人民法院审理域名纠纷案件，对符合以下各项条件的，应当认定被告注册、使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争：（一）原告请求保护的民事权益合法有效；（二）被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译；或者与原告的注册商标、域名等相同或近似，足以造成相关公众的误认；（三）被告对该域名或其主要部分不享有权益，也无注册、使用该域名的正当理由；（四）被告对该域名的注册、使用具有恶意。”第五条规定“被告的行为被证明具有下列情形之一的，人民法院应当认定其具有恶意：（一）为商业目的将他人驰名商标注册为域名的；（二）为商业目的注册、使用与原告的注册商标、域名等相同或近似的域名，故意造成与原告提供的产品、服务或者原告网站的混淆，误导网络用户访问其网站或其他在线站点的；（三）曾要约高价出售、出租或者以其他方式转让该域名获取不正当利益的；（四）注册域名后自己并不使用也未准备使用，而有意阻止权利人注册该域名的；（五）具有其他恶意情形的。被告举证证明在纠纷发生前其所持有的域名已经获得一定的知名度，且能与原告的注册商标、域名等相区别，或者具有其他情形足以证明其不具有恶意的，人民法院可以不认定被告具有恶意。”关于认定被告注册、使用相关域名构成侵权或恶意的规定，是针对权利人商标注册在前、被告注册使用域名在后的情况。如域名持有人注册、使用相关域名的时间远远早于商标权人商标注册的时间，且域名持有人在域名注册后一直以此域名来运营相关网站，涉案域名并已获得一定知名度，则不能认定域名持有人对相P域名的注册使用存在商标侵权恶意，不会造成相关公众的误认。