一起涉外商标侵权陷阱的典型案例分析

近年来，随着国际贸易的迅速发展，侵犯他人知识产权的非法货物的国际贸易数量也呈上升趋势，每年全世界假冒货物贸易额约为1000至1200亿美元，占世界贸易额的7％左右。跨国侵权已成为一种发展趋势。国内一些进出口企业由于缺乏防范意识，不仅频频掉进跨国制假者设下的“陷阱”，背上侵权的黑锅，吃了哑巴亏，更让企业蒙受了不小的经济损失。因此，如何在国际贸易合同中避免与知识产权有关的风险，如何制定纠纷出现后的解决策略，是值得我们尽快深入探讨的问题。

一、警惕加工贸易中的商标侵权陷阱

当前，侵犯知识产权犯罪中跨国（境）犯罪势头高抬，案件屡发，国内各相关部门均高度警惕。我国公安机关近些年以来侦办破获了很多起制假侵权的大要案，已分别发现美国、英国、俄罗斯、巴基斯坦等国外不法分子向国内犯罪嫌疑人下制假订单，并实地指导制假贩假活动。尤其是加工贸易中的商标侵权陷阱案件屡屡发生，其主要表现有以下形式：

1、利用网络跨境销售制假盗版商品

在互联网普及的新技术环境下，侵犯知识产权犯罪呈现出手段技术化、犯罪行为网络化、盗版交易全球化的特点。比如，有些国外的不法商人组织国际犯罪团伙，利用互联网站在中国境内盗版制造DVD光盘等商品，以低价向境外销售，境外顾客则通过网站订购并付款。这种价格低廉的假冒商品在海外有巨大的市场，其客户分布美、英、澳、加、法、南非等20多个国家和地区，“生意”如火如荼，销量惊人。而一旦制假商品在境外被查处，往往会由国内企业承担造假、售假、商标侵权的恶名。像这样借助互联网将犯罪触角伸向全世界的作案手法日渐增多。曾被曝光的天津米大全制售假冒葛兰素史克公司药品（必理通）案也是其中一例。近年来，外商在我国组织造假越发普遍，假冒商品跨国境流动已成为一个非常严峻的问题。对此，我们应当充分警惕与关注侵犯知识产权犯罪活动的网络化、跨国化趋势。

2、抢先注册中国出口商品的商标

国内也有不少企业靠价廉物美的优势向国外市场大量出口商品，但对其商品的商标权缺乏保护意识。而进口国的一些不法商人看到中国企业的商品销路很好，就抢先在本国或其他国家注册相同商标，掌握中国企业的商品商标权，以此向中国企业进行勒索。有的甚至会同进口商通过海关查封国内企业的出口商品，导致国内企业丧失了日益扩大的国外市场，蒙受巨大损失。而国内企业为了从外国人手中夺回属于自己的商标权，又要付出不小的代价。

3、贴牌生产中故意设置商标侵权陷阱

当前跨国制假主要藏匿于定牌或来样加工中，也就是由外商指定品牌和款式要求等，国内企业组织生产后再出口给该外商，并由该外商在海外销售。虽然根据国际惯例，定牌加工涉及使用注册商标的，定牌方应提供合法有效的注册商标证书。然而，国内众多厂商都依靠贴牌生存，很多企业为了招揽生意，无暇顾及其“贴牌”是否合法；也有些企业根本不具备知识产权保护意识，无意中造成侵权；还有一小部分私企在利益驱动下，明知犯法而为之。因此，一些国外不法商人便乘机钻空子，故意设置陷阱，将那些仿制世界著名品牌的订单源源不断地发往中国，加工后销往世界各地，形成一串跨国界制假、售假的黑色链条。而绝大多数中国企业稀里糊涂地落入了不法外商设下的商标侵权“陷阱”，不仅为人作嫁衣，还充当了替罪羊，而真正的“国际制假”者却逃脱了法律的惩罚。近些年，在我国“贴牌”加工生产企业中，受骗上当的案例越来越多。

二、一起典型案例的介绍

江苏无锡一家外贸进出口公司（以下简称A公司），通过中间人C公司，与美国一家进口商B公司在2008年签发了一张成衣订单。该订单定购的是附有美国某知名商标（以下简称H商标）的成衣。订单正面写明了所要求的商标、成衣型号及每种型号的数量等。在订单的右下角，有一行小字：本订单以背面条款为条件。订单是以传真的方式收到的，然而在收到的传真中，并没有订单的背面。中间人C公司随后把成衣设计样式和商标标签样品寄给了无锡的A公司。由于A、B、C之前有过类似的交易，且没有发生过问题，所以A公司在接到订单后，立刻从台湾进口了所需布匹，按照商标样品定购了大量H商标。在生产的成衣样品得到B公司批准之后，A公司立刻开足马力，组织生产。

不幸的是，A公司在生产完毕并将全部成衣运到码头准备交付海运时，接到B公司的通知，要求A公司暂停运输，并拆去成衣上的H商标。在焦急的等待中，A公司得到最终通知：B公司不可能接受该批成衣，因为H商标所有权人在美国控告B公司和C公司侵犯其商标权，法院已签发禁令禁止B公司和C公司染指任何有关H商标的交易。A公司立刻联系了H商标所有权人在中国的联络处，了解情况，并主动说明了事情原委。A公司原希望以其配合换取在H商标所有人和B公司及C公司的诉讼中对A公司损失的补偿，但是H商标所有权人和B公司及C公司的诉讼以三方妥协结案，以B公司和C公司同意赔偿H商标所有权人一定金钱并不再从事有关H商标的交易告终。由于A公司不是该诉讼中的当事人，没有人理会A公司利益。

A公司多次敦促与B公司和C公司寻求解决办法，未果。无奈，A公司只好将所有成衣处理。由于没有H商标的成衣价格远远低于其原订单价格，A公司蒙受了巨额经济损失，不但没有能够及时还清为生产该批成衣所做的银行贷款，而且由于浪费了出口配额而受到了政府处罚。

A公司随后在纽约委托律师B公司和C公司。A公司诉B公司和C公司违约和欺诈。B公司辨称根据订单背面所载条款，是A公司向B公司保证H商标的合法使用权，而不是B公司向A公司。B公司同时向A公司提出反诉，要求A公司赔偿因H商标所有人控告B公司所引起的B方损失。C公司则否认一切指控，声称并不知道A公司没有使用H商标的权利。

之后，B公司和C公司要求妥协，愿意赔偿A公司一定损失。然而A公司义愤填膺，断然拒绝了对方的妥协要求。经过冗长的证据交换和法庭审理过程，A公司最终挽回了一定的损失。然而，在这场纠纷中A公司的一系列不慎和不当决策值得所有出口商警惕。

三、本案例的几点启示

第一，出口商和生产商应正确认识到合同订单中商标权问题所带来的风险。

合同各方应在协议中明确商标权的归属并保证商标权的合法使用，为了降低风险，不拥有商标权的出口商和生产商应要求对方出具相应的商标权所有权人证书，如商标注册证书或原所有权人签发的授权使用证明或合同等。同时，出口商或生产厂家应通过独立第三方如美国有关政府机构、商标权所有权人等直接核实外国定购方提供的声明或证书。这些核查程序的费用其实并不高，但涉及到的风险非常高。出口商或生产厂家绝对不应该想当然地认为订货方拥有该商标权，或认为只要按订单生产，按期交货，商标权问题毫不关己。在上述案件中，如果无锡这家出口公司A在美国有财产或分工司，很可能在第一轮H商标所有权人对B公司和C公司的诉讼中，A公司就沦为共同被告，从而带来更大的损失。

第二，应注意合同和订单中每一句话的含义及“陷阱”条款

合同语言所表达的意思如果一方与另一方的理解不合，双方应及时澄清，并加以书面明确，不要口头对合同进行修改。比如，合同或订单指引外在的文件和物品，应核实该文件和物品，并明白其内容，有的条款可能就是故意设置的陷阱，必须十分小心。在上述案件中，B公司在订单的右下角用很小的字注明：本订单以背面条款为条件。A公司在接受订单时并没有注意到订单正面所指明的订单反面条件。在实际商业交易中，合同各方确实容易把注意力集中在实体方面的条款，如价格、数量、型号等，从而忽视责任条款。另外，应保留双方在交易前后的一切文件和通讯，这些文件和通讯本身也可能是合同的一部分，或在解释合同时起重要作用。

第三，商业交易一旦出现纠纷，如在合理的时间内没有协商解决，一方面应及时与律师商议评估，决定是否诉诸法律，另一方面不可意气用事，追求不经济的诉求

不同的案件种类在美国有不同诉讼时效，案件应该在诉讼时效内提讼或仲裁。在上述案件中，如果无锡的A公司在乙公司和丙公司拒绝赔偿时即知难而退，A公司不可能挽回任何损失，正是A公司的决心和迅速行动为公司降低了损失。另一方面，鉴于法庭审理所引起的高额费用和时间，美国大部分商业纠纷案件以双方在法庭妥协，一方向另一方支付和解赔偿金结案。在上述案件中，A公司气愤之至，拒绝了被告二次和解赔偿金的提议，则在经济方面错过了解决案件的最佳时机。

第四，为外商进行“贴牌”加工生产的企业，对外商指定的商标必须要求提供有法律效用的证明，或在合同中明确商标侵权一概由外商负责

涉外定牌加工生产企业，大多缺乏商标使用中的自我保护意识。一些接受“贴牌”的企业，对外商指定或者提供使用的商标大都未要求对方出具真实有效的商标专用权属证明，涉外定牌加工中签订的合同普遍不规范。有的仅凭外商“订单”传真件，在外商根本未提供商标权属证明时即开始加工生产，以致为企业埋下了侵权祸根。在上述案例中，如果A公司与B公司签订加工合同时，加上“B公司指定的商标如果发生侵权纠纷，其损失一概由B公司承担”的条款，A公司就不会受骗上当。对此，业内专家提醒，中国企业经营者要学习和掌握国际贸易知识，熟悉国际惯例，严格“定牌”加工的法律及程序，接订单时一定要让外商提供指定生产品牌的合法使用权或者拥有权证书，用法律来保障自己的权益不受损害。

第五，有的企业搞加工贸易，即使出口产品用的是自主商标，由于商标保护意识不强，也会出现商标侵权纠纷，并造成很大损失

因为知识产权有地域性规定，在中国注册生效的商标在国外大部分时候不会自主生效，只有在国外或产品的进口商申请商标注册保护才会不受侵占。有的产品因为在美国或其他国家市场很畅销，受消费者欢迎，个别美国的进口商或其他国家的进口商就有可能抢先在美国或其他国家注册，将中国某出口产品商标据为己有。如果相关合同中没有关于保护其出口产品商标的条款，原商标所有权人就会发生侵权行为，其出口市场就会失掉。即使通过法律诉讼夺回商标权也会付出很大的代价，造成很大的损失。上述案件中，由于企业缺少商标保护意识，即使用自己的商标，迟早也会出问题。