通过PCT途径寻求美国专利保护的策略

随着全球经济一体化和知识经济的发展，世界范围内的专利申请量不断增加。据世界知识产权组织的统计数据，中国、美国、欧洲、日本、韩国专利局已接收了占世界80%以上的专利申请。研究主流国家的专利制度对于中国企业实施“产品未动，专利先行”的竞争策略极为重要。

纵观世界知识产权保护历史，美国一直占据着举足轻重的地位。随着中美经贸合作的不断深化，中国申请人和公司越来越多地在美国寻求知识产权保护。为此，时时了解并掌握寻求美国专利保护的注意事项就显得尤为必要。2011年9月16日，美国总统奥巴马签署的《美国发明法案》，对美国专利法进行了重大修改，深远地影响着美国专利实践。本文将从立足于中国申请人的利益，从多角度分析PCT途径下寻求美国专利保护的策略。

向美国申请专利有三种途径：①直接向美国申请专利（需要在中国专利局预先做保密审查，保密审查通过后，即可直接向美国申请专利）；②通过巴黎公约向美国申请专利（在优先权日起12个月之内）；③通过PCT（专利合作条约）向美国申请专利（自优先权日起30个月内）。

根据美国专利法规定，美国专利包括发明（Utility Patent）、外观设计 （Design Patent）和植物新品种 （Plant Patent）三种类型，而没有实用新型。因此，中国的申请人如果以本国的实用新型为优先权申请美国专利，通常需要转为发明专利，这就需要申请人对于本国的实用新型专利的专利性提出更高的要求。

一、美国专利申请制度变化

美国于1790年建立专利制度，是世界上实行专利制度较早的国家之一，现行的专利法是1952年7月19日颁布的，从1953年1月1日开始实施。至今一直采用“先发明制”。2011年9月16日美国改法以后，“先发明制”将改为“先申请制”，并于18个月后，即2013年3月16日开始实施。在实际操作中，如果两个发明人创造了同一发明并且该发明没有被公开，两人分别提交了包含该发明的权利要求和说明书的申请，则在先提交专利申请的发明人获得该发明的专利权。因此，尽早提交专利申请将变得比改法前更为重要。为了得到更早的专利申请日，发明人可以考虑尽快提交一份临时申请，并在临时申请递交后一年内提交正式申请。

“先申请制”对已授权的专利或在2013年3月16日之前提交的专利申请没有影响。

二、通过PCT途径申请美国专利的方式

在绝大多数国家，通过PCT途径申请该国专利，仅可通过一种方式实现，即PCT国际阶段延伸至国家阶段。但在美国，通过PCT途径申请专利，可通过两种方式实现：①通过35USC 371（简称371条）规定进入美国国家阶段；②通过35USC 111（a）（简称111条）规定进入美国国家阶段。其主要区别如下：

通过371条方式进入美国国家阶段申请，为常规的PCT申请国际阶段延伸至美国国家阶段。与其他大部分国家的规定相同，进入美国国家阶段时需提交PCT国际公布文本的准确译文，但可按照PCT条约第28条、第41条进行修改，其修改不得超出原PCT国际申请公布的范围。提交申请时需要同时提交所涉修改未增加新内容的声明。

但如果选择111条方式进入，简单概括为：申请人放弃原PCT国际申请，在美国提出“继续申请”或“部分继续申请”，申请人不必提交原PCT国际申请公布文本的准确译文，可对原申请文件进行修改或增加新内容，修改或增加的内容可超出原PCT国际申请公布的范围。这在一定程度上，一方面可弥补原 PCT国际申请撰写的不足，另一方面可将对于申请主题改进的部分写入申请文件，更高效地保护申请人的权利。在实际操作中，申请人也多选择利用111条方式申请美国专利。

因两种方式对申请文件的修改范围不同，可能导致111方式下提交的美国专利申请的翻译费和国内外律师费等相关费用的增加。

通过371方式提交的美国专利申请如在PCT国际阶段要求了优先权，且优先权证明文件已提交至PCT国际局，则在美国阶段无需申请人再次提交优先权证明文件。而通过111方式提交的美国专利申请，由于申请方式不同导致的申请性质不同，申请人需要在优先权申请国办理优先权文件并及时提交至美国专利商标局。从费用考虑，办理并提交优先权文件的费用与美国专利申请费相比可谓微乎其微。

三、申请费用减免及利用申请人为“小实体”和“微小实体”的费用减免政策

2011年9月6日签署生效的新法规定，自2011年11月15日起以电子方式提交美国专利申请可获得400美元的费用减免。申请人可在向国外律师委托申请时尤其注意该变化。

当前美国专利法规定，当申请人属于以下情形之一的属于小实体，可享受包括申请费、检索费、审查费等大多数规费在内50%的费用减免。

①自然人；②小型企业（人数少于500）；③大学，科研机构等非营利性机构。

中国的申请人如果符合上述条件之一，即可以通过声明的方式获得费用减免的权利，以便减轻申请费用的负担。

2011年9月16日修改的专利法规定，“微小实体”可获得大多数规费75%的费用减免。情况包括：①小企业，仅有不多于4件美国非临时专利申请的；②年收入不超过上一年度中等家庭收入水平3倍的；③州立高等教育公共机构。

四、信息披露程序（Information Disclosure Statement，简称IDS）

据相关法律与实践，美国专利商标局在处理专利申请时，要求专利申请人负有对该专利涉及的所有在先技术的告知义务。在此，在先技术包括任何载有与此专利所涉及的近似设备的出版物及任何刊印有与该专利实际共用同一技术特征的发明的出版物。任何早于该专利申请日一年以上出版的此类刊物都必须被列为在先技术向美国专利商标局呈上。此外，在先技术还包括任何早于该专利申请日一年以上的，由专利发明人在该国以销售为目的的，对该专利及相应技术的公开使用及揭示，以及早于该专利申请日一年以上的，由他人在该国对该专利所含技术的使用。对此在先技术的告知，照片与相应手册的提交，为最可取之举。因此，申请人就以上信息需向美国专利商标局提交有关所申请专利在先技术的文件及证明。如果在先技术的提交不完备，将极有可能导致专利申请的无效。简单来说，就是专利申请人及相关人员（包括发明人、受让人、人等）有与发明的可专利性相关的技术资料（包括专利和文献数据、检索报告、审查意见等）要告知美国专利商标局。

作为中国的申请人，如果其在中国的申请案做了检索或者收到了中国专利局的审查意见，则有义务将该文件及时提交美国商标专利局。针对这项程序，中国的申请人往往会有一些顾虑，担心所提供的信息对于美国专利申请案构成不利的影响，甚至会可能作为审查员驳回申请的依据。针对该问题，首先，从美国的专利制度考虑，此类专利性相关的技术资料是必须提供的，否则，将可能面临专利的有效性被质疑，专利可能会被视为无法执行，美国可能因此丧失在美国专利商标局继续工作的权利，在诉讼期间将会增加大量的成本，或是得到的是一项较弱的专利。其次，申请人在提供相关资料时，申请人有依照规定将与专利性相关的资料披露给美国，但声明并不承认该资料是公知技术，这样，审查员就不能直接以该披露的信息作为核驳的依据。

五、答复美国申请审查意见的特殊程序—建议性审查意见（Advisory Action）和继续审查请求（RCE）

实质审查阶段，美国申请审查意见的答复期限一般为三个月。对于最后一次审查意见，即Final，申请人可选择在审查意见发文日起两个月内提交答复意见。如在两个月内答复，美国专利商标局收到后如认为答复意见不能克服审查意见中指明的全部缺陷，一般情况下会在所指的审查意见发文日起三个月内下发建议性审查意见（Advisory Action）。在该意见中，执事审查员会根据申请人的答复内容进一步出具审查意见。申请人可在考虑执事审查员的意见后进一步进行答复。如申请人选在在Final审查意见发文日起三个月内答复，则基本不会收到建议性审查意见（Advisory Action）。在这个意义上讲，申请人丧失了一次针对申请授权的可能性与审查员进行对话的机会。需要指出的是，在答复Final审查意见时，如申请人在修改或答复意见指出的缺陷时对申请文件增加了新内容或进行了实质修改，则需要在答复审查意见时提出继续审查请求（RCE）并缴纳相应的费用（规费：930美元，小实体减半），否则，审查员认为新增或实质修改的部分需要重新进行检索或审查，增加了其工作内容，将不予“enter”。

需要指出的是，在美国专利审查过程中，可多次利用RCE程序。当Final审查意见下发后，如申请人认为有必要，可反复提出RCE请求。因多次提出RCE的价格不菲，申请人可根据其预算酌情利用RCE的优势。

六、专利审查高速公路—PPH

随着全球专利申请量的激增，申请人在多个国家或地区申请专利的情况逐渐增加。同一专利申请在多个国家被检索、审查无疑会增加各国专利局的负担，延长申请审查时间。为适应形势的发展，各主要国家专利局纷纷试行专利审查高速公路（PPH）。简言之，就是同一发明在首次申请受理局获得的检索和审查结果可被利用于后续申请受理局，实现各国专利局之间的工作共享。中美两国自2011年12月1日至2012年11月30日试行PPH项目。美国发明专利申请审查积压比较严重，且有逐年增长的趋势，同时在中国和美国申请专利（含在国知局提交PCT国际申请并延伸至美国国家阶段的情况）的申请人可借PPH的东风。参与中美PPH项目有以下优势：

使其美国专利申请得到优先审查，加速申请进程。

在申请满足一定的条件时，美国专利商标局承认中国国家知识产权局的检索和审查结果，使得申请人答复美国官方意见的次数减少，大大降低了申请成本。

提高了美国专利申请审查结果的可预见性，增强申请人决策的导向性。

【结语】

在全球经济一体化的背景下，世界范围内的商品流通日益增强。从世界范围来看，专利申请审查和保护制度存在较强的区域性特征，且美国专利制度的区域性特征尤其明显。作为世界知识产权领域的龙头国家，美国的知识产权保护起着举足轻重的作用。鉴于此，了解美国专利制度，并掌握其关键点为自身服务，对于中国申请人来讲意义重大。

参考文献：

1.“United States Code Title 35-Patents”（美国法典第三十五编专利）

2.“Title 37-Code of Federal Regulations—Patent Rules”（美国法典第三十七编专利）

3.“Manual of Patent Examining Procedure （MPEP）”（美国专利审查程序手册）