新专利法下浅谈专利重复授权

摘 要：在现有的专利制度和专利审查程序条件下，出现专利重复授权无法避免。本文以舒学章案为切入点，讨论新专利法下同样的发明创造在后申请在先授权的情况下重复授权的处理方法及利弊，并提出自己的建议。

关键词：重复授权；先申请原则；发明创造

中图分类号：C18 文献标识码：A

1 禁止重复授权的发展和完善

在我国，“禁止重复授权”制度经历了不同阶段的发展和完善。1984年制定的《专利法》第九条首次提出“先申请原则”；1992年修改的《专利法实施细则》第十三条第一款首次提出“禁止重复授权原则”，即“同样的发明创造只能授予一项专利权”； 2008年对《专利法》及《专利法实施细则》进行了第三次修改，将原《专利法实施细则》第十三条第一款规定的“禁止重复授权原则”上升到法律位阶更高的《专利法》第九条第一款，同时在《专利法》第九条第二款保留“先申请原则”。在《专利法》第九条第一款中还规定了“禁止重复授权原则”的例外情况。另外，还扩大了抵触申请的主体范围，将抵触申请的主体范围由只限于“他人”扩大到“任何单位或者个人”。应该说，《专利法》的第三次修改大大加强了禁止重复授权的力度，也使得大部分重复授权的案子有了明确的法律依据，可操作的审查标准。但是，在实际的审查工作中，仍然会遇到一些重复授权的案子找不到法律依据，或者审查标准目前还存在争议的情况。[2]

例如，同一申请人先后相差一天提交了发明专利申请和实用新型专利申请，实用新型被授权后，审查员对发明申请进行审查时，发现发明申请符合除专利法第九条第一款之外的其他授权条件。

《专利法》第三次修改后（2009年10 月1日起施行），专利法第九条第一款规定了一种例外情形，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。也就是说，只有符合例外情况的条件，才可通过放弃实用新型专利权的方式来获得发明专利权。而且，修改后的《专利法实施细则》又进一步规定针对例外情况需要在申请日分别做出声明，否则，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。也就是说，对于2010年2月1日之后的申请，申请人在申请时未对实用新型和发明分别进行说明的，将不能享有专利法第九条第一款的例外规定，即不能通过放弃实用新型专利权来获得发明专利。

2 不同的处理方法及其利弊

一种观点认为：应当严格依据“禁止重复授权原则”。实用新型已经在先授权，如果再给发明授权，将导致针对同样的发明创造同时存在两项有效的专利权。因此，以不符合专利法第九条第一款的规定为依据，要求申请人对发明申请进行修改。逾期不答复，则该申请视撤；如果经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法第九条第一款的规定，则应驳回该发明专利申请。[3]

第二种观点是：依据“在先申请”原则。该种情况不属于专利法第九条第一款中所规定的例外情况，在后申请对于在先申请来说又不是现有技术或抵触申请，所以不能通过放弃实用新型专利权的方式获得发明的专利权。因此，可以对发明专利申请授权。而对于授权所造成的重复授权可通过无效程序解决。

第一种处理方法存在如下弊端：对于在先申请来说，为了克服“重复授权”的缺陷需要对权利要求进行修改，从而导致了申请人不希望的或不合理的保护范围，甚至有可能由于无法克服“重复授权”的缺陷而导致被驳回，而在后申请的实用新型很有可能会被在先申请的发明专利以抵触申请为由无效掉。这样的结果对于申请人来说，其利益没有得到保护或得到合理的保护，严重打击了申请人申请专利的积极性。

对于第二种处理方法，其观点体现的是“先申请原则”。虽然《专利法》第九条第一款规定了“禁止重复授权原则”，但是该原则只是表明只能授予一项专利权，却没有回答这项专利权应当授予谁的问题，规定先申请原则就是为了回答这一问题。也就是说，先申请原则还表达了“禁止重复授权原则”所没有表达出的含义，不能认为“禁止重复授权原则”完全涵盖了“先申请原则”。所以，对于专利法第九条第二款的理解，不应只限于针对不同的申请人，也可针对相同的申请人。

第二种处理方法所带来的后果是：导致“针对同样的发明创造同时存在两项有效的专利权”，无法体现专利权的独占性和排他性。而且这样的结果还会导致在实践中出现这样的情况，如果其中之一专利权人通过许可合同授权第三方实施专利，第三方在合同许可范围内实施专利的行为是要受到法律保护的。但如果出现了重复授权的情况，会导致第三方在合法实施自己的权利时仍然存在侵犯其他专利权的可能。而对于未获取实施许可的第三方来说，当一项专利技术已经进入公有领域时，其本该享受自由实施的权利，却因为专利重复授权而可能侵害另一个仍然存在的同样的发明创造的专利权，而受到侵权控诉。虽然后面可以通过无效程序来解决重复授权的问题，但在实际操作中，确实有可能很多社会公众无法或没有能力获知这些信息，或因不懂专利法制度，而不会去无效在后实用新型专利权。

3 个人建议

对一些特殊情况，例如对本文中所举的例子，新法中还是没有明确规定，还存在着不同的处理方法。对于前面所提的两种处理方法，笔者认为，第一种处理方法不合法，其不符合专利法第九条第一款的规定，而且不符合请求原则；第二种处理方法不合理，其导致申请人无法获得理想的保护范围。依据目前的理解，只有在同日申请且分别提交声明的情况，才可在要求申请人放弃实用新型专利权的前提下，授予发明申请专利权。也就是说，像本申请案例中的情况，审查员是不能要求申请人放弃实用新型专利权的，只能对发明进行修改或者审查员对发明申请授权。那么，如果申请人在答复发明申请审查意见时主动提出放弃实用新型专利权的声明，那么，审查员是应该按照第一种处理方法，在授予发明专利权的情况下，不予理会放弃声明，也不在授权通知书中做出让实用新型专利权进入放弃程序的意见，还是按照第二种处理方法，准予实用新型放弃，并对属于同样发明创造的发明申请进行授权？

笔者认为，这种情况在实际的审查过程中还是时常存在的，然而，专利法，实施细则，审查指南中并没有给出相应的规定，是当前专利制度还不够完善的地方。因此，需要对这种针对同一申请人对同样的发明创造不同日申请，且实用新型申请在后申请、在先授权的情况给予一个明确、统一的执行标准。

参考文献

[1]杨.最高人民法院公布2008年知识产权司法保护十大案件”[Z].新华网北京2008.

[2]苏爱华.新专利法制度下谈重复授权问题[J].审查业务通讯，2012（06）.

[3]任文佳.“同样的发明创造只能被授予一项专利探析”[J].法制与经济，2011.