以法律思维探索《专利法》第三十三条的合理适用(上)

一、引言

我国专利审查实践以及司法审判中，近年来成为争议热点的一个问题是有关专利申请文件的修改的， 2011年最高人民法院作出的墨盒案、江苏先声案、曾关生案等均对《专利法》第三十三条的理解和适用造成一定冲击，争议甚至直逼专利法第三十三条的判断标准。尽管该问题的产生主要源于部分审查员在依据《专利法》第三十三条的规定对申请人的修改进行审查时，以较为机械的方式执行标准，使个案的审查体现出一定的不合理性，但这种争议不仅波及申请人或其人与审查员之间，也常出现在不同的审查部门和不同的审查员之间，甚至不同的法院和不同的法官之间。该条款在个案执行中曾被诟病缺乏合理性和灵活性，进而影响对发明创造的保护。为此，笔者试图透过专利复审委员（以下简称复审委）会作出的第8808号无效宣告请求审查决定和第12303号复审请求审查决定，立足《专利法》第三十三条的立法本意，对比其他国家的审查方式、品评司法判决观点，深入探究《专利法》第三十三条审查标准在专利复审和无效宣告案件中的适用及其适用过程可能带来的利弊得失，以探讨对该标准的合理把握。

二、我国《专利法》第三十三条的审查模式简介

我国《专利法》第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”

我国《专利审查指南》中起到关键作用的规定如下：

“作为一个原则，凡是对说明书（及其附图）和权利要求书作出不符合《专利法》第三十三条规定的修改，均是不允许的。

具体地说，如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。

这里所说的申请内容，是指原说明书（及其附图）和权利要求书记载的内容，不包括任何优先权文件的内容。”

依照上述规则，我国专利局在专利审批程序中，针对权利要求书的修改和说明书的修改的审查并未采取区别尺度，要求修改后的内容必须在申请日提交的专利申请文件中有记载或者由其直接地、毫无疑义地确定。结果之一就是，由于申请人与审查部门之间的分歧，每年均有相当数量的专利申请因不符合《专利法》第三十三条而被驳回。此外，以《专利法》第三十三条为由的无效宣告请求同样经常出现，情形大致分为两种，其一是以权利要求的修改问题请求宣告相关权利要求无效，其二是以说明书的修改问题请求宣告权利要求无效。

下文将通过两个典型案例诠释我国现行审查标准带来的影响以及复审委合议组在审查实践中为解决相关问题所作的探索。

三、典型案例一（无效宣告请求案例）（一）案件情况介绍

1、案例索引与当事人

专利号：88108904.4

无效请求人：江苏省激素研究所有限公司

专利权人：组合化学工业株式会社；庵原化学工业株式会社2、案件背景和相关事实“双草醚 ”是由日本组合化学工业株式会社和

庵原化学工业株式会社共同开发的嘧啶水杨酸类除草剂，化学名称为 2，6-双（ 4，6-二甲氧嘧啶 -2-氧基）苯甲酸钠，国际通用名称为b ispyribac-sodium。针对该发明创造，日本的组合化学工业株式会社和庵原化学工业株式会社先后向我国提出了第 88108904.4号和第92112424.4号发明专利申请（以下分别简称88专利和92专利）。其中88专利涉及的是除草剂“双草醚”的制备

以《专利法》第三十三条为由的无效宣告请求同样经常出现，情形大致分为两种，其一是以权利要求的修改问题请求宣告相关权利要求无效，其二是以说明书的修改问题请求宣告权利要求无效。

工艺，而92专利涉及的是以“双草醚”为有效成分的农药制剂。针对江苏省激素研究所有限公司提出的无效宣告请求，专利复审委员会作出第8808号无效宣告请求审查决定维持了88专利的有效性，作出第8823号无效宣告请求审查决定维持了92专利的有效性。

日本组合化学工业株式会社和庵原化学工业株式会社以江苏省激素所有限公司侵犯上述两专利权为由向南京市中级人民院提起专利侵权民事诉讼。经两审审理，江苏省高级人民法院于2005年6月8日依据举证责任倒置原则认定江苏省激素所有限公司侵犯了涉及双草醚制备专利的88专利，且认定其生产双草醚原药的行为构成对92专利的间接侵权，该案判决在农药界引起很强的反响。

本文所介绍的就是复审委针对上述88专利所保护的制备“双草醚”方法提起的无效宣告请求所作的决定。该决定后被一、二审法院判决维持。（二）案件审理

1、当事人诉辩及相关事实说明无效宣告请求人认为本案修改超范围的理由为：

（1）

原说明书式I化合物的制造方法是分子式II和I I I和IV一起反应，修改后成为要依次序反应，即式II是先与式I II反应之后再与式IV反应。修改之后的说明书分子式I II与IV相同的时候，原说明书中没有记载。修改后的权利要求中的方案（b）在原始说明书中没有记载。

（2）

将授权文本说明书与其公开文本说明书对比可知，公开文本第14页第1行至倒数第2行的内容被缺失掉。

专利权人认为：授权文本的说明书相对于公开文本删除的内容是在申请文件替换页的提交时出现的可补救的明显错误，已请求专利局进行更正，但不会导致超出原申请说明书记载的范围，因此，本专利符合《专利法》第三十三条的规定。

双方当事人在针对有关《专利法》第三十三条的无效理由进行陈述和答复时均引用了本专利公开文本中的页码和位置，而非原始申请文本，并且双方当事人共同认定在公开文本中的有关内容与原始申请文本中的记载是一致，尽管该条款的审查应以原说明书为

四、典型案例二（复审请求案例）（一）案件情况介绍

1、案例索引与当事人

专利申请号：02824170.3

复审请求人：巴斯福股份公司

2、案情介绍

专利复审委员会第12303号复审请求审查决定涉及的争议专利要求保护一种制备芳族羧酸的铵盐的方法，该方法通过选择特定的质子惰性溶剂在特定条件下将芳族羧酸与气态氨进行反应使之生成铵盐。在权利要求中对于该方法所适用的芳族羧酸进行了定义，但由于原审查部门认定权利要求的保护范围过宽得不到说明书的支持，不符合《专利法》第26条第4款的规定，所以申请人对芳族羧酸定义做了进一步限定。继而，针对申请人对芳族羧酸定义进行的修改，原审查部门认定该修改不符合我国《专利法》第三十三条的规定，故驳回该申请。

驳回决定认为，虽然说明书中说明了苯环可以是未取代的或被1-3个常用取代基取代，但是说明书中仅仅说明了具有一个苯环和直接与苯环键接的羧基的芳族羧酸的苯环可以未取代或被1-3个常用取代基取代，并没有说明是苯甲酸的苯环上可以被常用取代基取代。

复审程序中，合议组查明，说明书中记载的信息是：芳族羧酸包括具有至少一个苯环和与该苯环直接键接或经由C1-C4亚烷基链键接的羧基的那些化合物，苯环和亚烷基链可以是未取代的或1-3个常用取代基取代；以及本发明方法特别适于转化苯甲酸。严格来说，说明书中记载了两个层次的定义范围，一是可被常用取代基取代的芳族羧酸，一是未取代的苯甲酸，所以，修改后的可被常用取代基取代的苯甲酸是个经重新概括的新范围。（二）案件审理

1、案件争议焦点

本案争议焦点在于：修改后芳族羧酸的定义重新概括的内容“被1-3个选自C1-C4烷基、羟基、C1-C4烷氧基、卤素和硝基的取代基取代的苯甲酸”

《专利法》第三十三条的判断主体是所属领域技术人员。要求判断者整体理解专利申请的内容并结合所属领域的普通技术知识进行判断。

是否超出原说明书和权利要求书记载的范围。

2、审理结果摘引

专利复审委员会在第12303号复审决定中认为：由原说明书记载内容可知，一方面，本申请原说明书中已经明确记载了苯甲酸是芳族羧酸中的具体一种，甚至是请求人在撰写申请文件时认为优选的、主要关注的方向；而另一方面，本申请说明书还明确记载了芳族羧酸包括至少一个苯环和与该苯环直接键接的羧基，且所述苯环可以是未取代的，也可以被上述一系列常用取代基所取代；由于苯甲酸是只由一个苯环和与之直接键接的羧基构成的，在综合考察上述记载的内容后，作为本领域技术人员无疑可以确定的是，苯甲酸中的苯环同样可以是未取代的或者被进一步取代，当其被取代时，上述取代基是必然适用于取代具体的苯甲酸中的苯环的，换句话说，被上述取代基取代的苯甲酸是本领域技术人员根据原说明书的记载可以直接地、毫无疑义地确定的内容。所以，请求人进行的修改并没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合《专利法》第三十三条的规定。

五、 案件分析和启示（一）准确将《专利法》第三十三条的判断主体定位为所属领域技术人员的重要性

《专利法》第三十三条的判断主体是所属领域技术人员。审查实践中，审查员一般按照“直接地、毫无疑义地确定”这一客观标准进行审查，但不可忽视的是，这种“直接地、毫无疑义地确定”的判断主体应该定位为一种虚拟的人— —所属领域技术人员，这是由专利审查的客体的特殊性所决定的。对于判断者主体的要求，也是避免专利审查主观随意性的保障。坚持这一主体，在《专利法》第三十三条的判断中，要求判断者整体理解专利申请的内容并结合所属领域的普通技术知识进行判断。专利审要的是从技术角度理解发明的实质，而不是仅仅把关注点放在文字表面，使法律适用机械化，变成文字游戏。因此，在任何程序中均不应将《专利法》第三十三条的审查简

度设立的初衷，而该条款在具体案件中的适用同样不得偏离《专利法》的立法本意。知识产权是私权，专利权是权利人限制不确定第三人实施相关技术的权利，专利权调整的是社会平等民事主体之间（专利权人与不确定第三人）的经济利益关系。掌握专利审查的实质就是要通过专利审批程序和专利确权程序使得真正的发明创造得到有效的保护，判断专利审查员在实践中对于某种修改给出的审查意见是否得当，还应当在法律允许的空间内进一步判断这种修改与发明创造的有效保护之间的关系，要考虑这种修改后对于权利保护的影响，且这种影响不仅针对的是后续的审批程序和授权前景，而且要预判权利授予后对于其实施独占权的影响，这样才能确保标准适用的合理性。专利审查的目标应当为好的发明创造提供与之对于所属领域技术发展的智慧贡献程度相称的保护，而《专利法》对于修改专利文件的规定调整的是申请人（专利权人）与公众的利益，不能简单视作对于申请人单方面的约束。反之，如将《专利法》第三十三条的原则机械地适用于权利要求的修改，则意味着不切实际地要求申请人必须在申请日时完全确定自己未来将被授予的权利范围，相当于剥夺了对权利要求进行调整的权利。丧失这种权利显然不利于给予发明创造以专利权的可靠保护，也不利于提高专利质量。

对上述案例二分析会发现，争议专利申请涉及的是一项方法发明，如果按照驳回决定的指向，在经过《专利法》第二十六条第4款和第三十三条两轮审查后，申请人将本发明所适用的芳族羧酸仅限定为苯甲酸，则依照我国最高人民法院的司法解释，相当于请求人自己承认涉及到被常用取代基取代的苯甲酸的那部分发明自始不满足《专利法》的要求，从而，一旦发生侵权之诉，请求人不得通过等同原则的适用将该部分再纳入专利权的保护范围。这里还需要提及的是，根据孔祥俊法官等在关于上述司法解释的理解与适用中的释明，“不考虑修改或者陈述是权利人主动还是应审查员要求，与专利权授权条件是否具有法律上的因果关系以及是否被审查员最终采信，均不影响

禁止反悔规则的“绝对”适用是一把“双刃剑”，其使得在专利申请过程中的所有修改都有较大可能直接影响到未来专利权的保护。

该规则适用 ”，该释明似乎在昭示禁止反悔规则在我国的适用将属于 “绝对 ”适用，从而使之有别于美国等国家所强调的Doctrine of Estoppel应属于可辩驳的障碍 （Rebuttal Bar）的观点，尽管之后有司法判决认为通过在权利要求中增加新的技术特征的方式进行的限缩修改可以成为禁止反悔原则适用的例外，但此观点一经提出就遭受业内质疑，而笔者个人同样不认为该观点经得住推敲。总之，禁止反悔规则的 “绝对 ”适用是一把 “双刃剑 ”，其使得在专利申请过程中的所有修改都有较大可能直接影响到未来专利权的保护。对于以本案为代表的相当数量的案件当事人而言，其影响的不言而喻体现在：对于这样一项方法发明，如不能将一些常用的明显对方法的完成不会产生影响的取代基纳入权利保护范围或者适用等同原则的范围，任何竞争者都可轻易绕开专利权的限制，因此，如不允许请求人的修改，将相当于即便授权而专利权人获得的是也一项有名无实的专利权。出于保护创新的出发点，禁止反悔原则的适用所带来的影响应当体现在我局对于《专利法》第三十三条的审查标准的掌握上。

此外，从所属领域的思维方式和约定俗成的专利撰写习惯来看，尽管请求人在说明书中没有明确记载被常用取代基取代的苯甲酸这样一层保护范围，但可以肯定的是，这并不意味着请求人不想保护这个范围；相反，本发明方法应适用于被常用取代基取代的苯甲酸，不论对请求人还是对本案合议组而言都是很明显的。申请人的失误在于没有预料到在严格把握的《专利法》第二十六条第4款和第三十三条的连环攻击下陷入窘境，故没有从形式上事先埋下一个讨价还价的伏笔，但这样的一个“疏忽”是否足以葬送这项发明？答案应该是否定的。（三）适当考虑“修改”动机和原因

上述案例一有关说明书遗漏内容的争议其实源于应审查员要求申请人进行的适应性修改，这种适应性修改是将审查员认为可以接受的新权利要求的内容加入到说明书相应位置以满足形式上的支持。就该案而言，因该适应性修改所增加的内容使得原页码被打乱，原本在说同技术方案的技术特征组合在一起而形成一个新的技术方案，尽管两案合议组均作出允许这种修改的认定，但不可否认审查员大多对于此类修改是持特别审慎态度的。笔者认为，出于保护发明创造的考虑，这种重组有时是难以避免的，且在一些技术领域，因其技术特点和申请文件撰写特点尤为突出。

化学医药领域的专利申请经常涉及以多个变量来表达的技术方案。这类申请司空见惯的撰写方式是，一方面，申请人在说明书中对每个变量采用“变量X为……，优选为……，更优选为……，最优选为……”的方式递进式地给出多层优选范围，另一方面，也会在不同的从属权利要求中分别定义各个变量的不同优选范围。

以该领域常见的“马库什”权利要求为例，如果一个通式化合物包括数个或数十个取代基，每一个取代基又包括数个、甚至上百个选择项的话，业内约定俗成的撰写方式是，申请人在说明书的技术方案部分对每一个取代基分别进行详细的描述和定义，而不对各个取代基每一层次的组合进行列举（一旦逐一列举则导致篇幅冗长，反使说明书对发明的描述不够清晰）。但是，采取这种方式并不意味着这些组合方式不在其发明范围内。

在审查过程中，为了克服审查员指出的缺陷，申请人通常的做法是会将不同变量的不同层次的优选范围组合在一起，或者将实施例中某一变量的具体基团与通式化合物中其他变量的优选范围组合在一起，形成介于原通式化合物与实施例的具体化合物之间的中间范围。由于申请人不可能在提出申请时就完全预见审查意见的内容，因此，如果不允许将不同取代基的不同层次优选范围进行重新组合，将意味着申请人只能将其保护范围退到实施例，这对于申请人来说显然是不公平的。

业内还有观点认为，这种重新组合会阻碍未来可能出现的选择发明获得专利权。对此，笔者认为，首先，申请人如欲以此类修改克服缺乏创造性的缺陷，则这种担心显然是不必要的；并且，选择

如在审批过程中采取比授权后修改更为严格的标准，是违反审查规律的，难与后续程序衔接。

发明在相关领域的出现仅是小概率事件，且从审查实践来看，已有的选择发明多是从一个范围内选择出一个具有特殊效果的具体的“点”，鲜见有通过“中位概括”得到选择发明的先例。基于此就“一刀切”地不允许这种修改方式其实是一种“因噎废食”的做法，难免伤及无辜；重要的是，这种修改被接受的前提是要得到说明书的支持，审查时依然要基于原始提交的说明书来判断修改后的权利能否合理得到或概括出，故不会影响在后选择发明，且并不妨碍在后发现的产品的不同用途获得用途专利的保护。

此外，对比专利审批程序与无效宣告程序中对于这种概括的态度也许可从一个侧面帮助修正我们的理念。专利审批程序中的权利要求的范围尚处于不确定状态，而随着审批程序的终结，无效宣告程序所面对的是经授权程序向社会公众公开的确定下来的权利。无效宣告程序是为纠正国家知识产权局的不当授权而设置的程序，该程序允许对专利文件进行修改是对授权阶段的某些失误予以补救，且在一定程度上兼顾权利状态在公众面前的稳定，因此，该程序对于专利权人修改的限制理应比专利审批阶段更为严格，也就是说，在专利审批阶段使申请人享有相对于在无效宣告程序中更大的修正自己的权利要求的自由空间才是合理的。作为无效宣告程序允许的修改方式之一，合并式修改是将从属于同一独立权利要求的相互之间无从属关系的权利要求进行合并。合并后的权利要求包含被合并的从属权利要求的所有技术特征。当合并后技术特征的这种组合方式在原始提交的申请文件中缺少一一对应的记载时，其实就属于上述技术特征的重组或称二次概括的情形。在无效宣告程序，对于化学医药领域的专利案件，如从《专利法》第三十三条的角度就一概不允许这种技术特征的重组，则意味着合并式修改方式的虚设，而实践中接受这种合并式修改是较为常见的；否则，如整体无效掉专利权，其带给公众和专利权人的负面影响将远大于此。可见，如在审批过程中采取比授权后修改更为严格的标准，是违反审查规律的，难与后续程序衔接。