积极应对337 企业大胆的“往外走”

着经济发展不断地全球

随化，我国有越来越多的企业将发展目标锁定并

开始进军国际市场。企业专利申请量数字的不断攀升更是给了众多企业走出去的勇气。然而以美国为代表的 337诉讼又让很多企业损失惨重。因此，仅仅持有大量的专利对企业而言是远远不够的。企业在走向海外的过程中，要面临的知识产权的风险、摩擦甚至是壁垒等方面的问题是纷繁复杂的。

北京市知识产权局副局长周砚给出了一组数据，在2012年已经结束的337调查案件中，中国企业的败诉率达到60%，远高于世界26%的平均值。

针对企业面临的如此严峻问题，北京市知识产权局协同北京康信知识产权有限责任公司（以下简称“康信公司”）四位资深的律师和专利人于近期为超过百家的企业做了一场名为企业“走出去”海外知识产权战略应用专题培训。该专题培训从企业海外知识产权战略与风险的控制策略，海外专利申请，海外预警和337应对实务等不同的角度进行解读，让企业对专利风险的识别，专利风险的分析和评估，以及如何制订应对方案等涉及海外知识产权全过程管理的框架有一个系统的了解，并且能够从中学到一些使用的技巧和策略。

337调查并不可怕

知识产权是有地域性的，企业在海外市场应该对不同的市场有相应的策略。美国作为全球最大的贸易市场，它是很多企业主要的出口地，而337调查是美国对于本国涉及知识产权的一种保护手段。康信公司的陈钧律师对337调查的概念、流程，337调查的特点等，结合实际的案例为企业详细讲解337调查的应对策略。

以尤尼林公司的案件为例，尤尼林公司本身是荷兰的公司，在美国成立了相关实体公司，因此以美国公司的身份来提337调查作为原告，被告是深圳的燕加隆公司，还有其他的一些地板企业，比如圣象等大型木地板企业均作为被告。

纠纷源于尤尼林的一个锁扣结构的专利。2005年，尤尼林诉了32家企业，有17家中国的企业，要求相关企业的木地板产品禁止进入美国市场。2006年7月，I TC裁决燕加隆利用自行发明设计的锁扣技术生产的地板产品不构成侵权，其他16家都交了许可费，但是所交许可费并不相同。据陈钧介绍，开始的几家大的企业许可费比较低一些，而一些小企业，许可费就相对较高。

此案件总体上看是以美国尤尼林胜诉，唯独燕加隆这家企业，积极应对，通过相应的侵权分析坚信自己并不侵权，当然最关键的还是拥有自己的专利技术，产品完全不落入美国的专利，所以被认定不构成专利侵权。

可见，企业应对337调查，首先应以策略优先，才会事半功倍，只有了解分析整个337调查的流程，对于策略的理解，才会有相应完善的应对手段。企业于境外拓展业务，必须有知识产权保驾护航。知识产权要先于产品出去，从根本上保护企业的权益。

其次境外产品上市之前，一定要熟悉当地的法律环境，并进行相应的商标权、专利权的检索。企业一旦被诉，一方面要权衡利弊，分析应对的思路。另一方面要积极应诉抗辩，抗辩的主要手段包括无效抗辩，不侵权抗辩等。对于企业来说，337调查并不可怕，完全是可以积极应诉的。相应成功的案例都是例证。

最后，商战诉讼交涉之中，要了解对手的意图，许可费很多都是分等级的，比如第一个签可能会好一些，费用较为合理，但是后面会越来越高。企业也可根据情况以无效对方国内的专利，或者在中国本土提起专利诉讼等手段，为谈判赢得一定的筹码，最后也可以达到某种程度的和解来解决这场争端。

应对337调查，政府、行业协会也是重要的协助。比如木地板的行业协会使很多企业进行联合，一起来和对方谈判也是一种策略。

省钱省力的海外知识产权预警

应对337调查是被动应对风险的方式。康信公司合伙人李慧说，在海外风险发生时，知识产权的律师费用是非常昂贵的，一个337调查，律师的费用基本是在三百万元至一千万元之间，而且除了可见的损失外，无形的损失可能是致命的。相对于在风险发生之后被动应对的措施来说，预警是一种主动的、成本最低、效果最好的手段。

所谓预警是基于对产品或技术的调研，针对产品的目标生产国或销售国，在技术形成的阶段或产品上市或出口前通过对于知识产权信息的收集、分析，针对可能的风险提前进行警示并进行预防。

预警是一种事先预防的措施和手段，是应对海外知识产权风险的一个最佳的途径，由于预警的工作是做在了前面，因此通过海外知识产权预警为企业争取到了修改技术方案的时机，通过改变技术方案，来规避可能遇到的风险。同时通过事先对于产品或技术相关专利的调研，企业可以知晓该项产品或技术的整体专利布局状况，可以获得一些布局的机会，通过事先的布局为自己赢得相应的专利储备，以在之后发生风险的时候获得谈判的筹码和资本。同时通过海外预警的工作，可以寻找到一些商业合作的时机，比如说可以寻找到一些替代方案的渠道来替代企业可能有风险的产品或技术。当然通过预警的工作帮企业提前赢得提起宣告无效及类似于此的其它应对策略的时机。

一个完整的海外知识产权预警的项目包括以下四个阶段：计划和准备阶段，检索实施阶段，分析阶段和应对阶段。

在计划和准备阶段，通过预警交流沟通来确定此次预警的标的以及目标，并且针对目标进行相应的法律调研。在检索实施阶段，通过制订检索策略获得和产品相关的数据库，在分析阶段进一步筛选和产品技术相关可能的障碍专利，进行相应的障碍专利的侵权分析以及基于产品相关的整体数据的专利布局分析和竞争对手分析。应对阶段针对上述侵权分析和专利布局以及竞争对手分析的结果，采取相应的风险应对策略，包括专利布局、规避设计、无效等等。

李慧强调：预警项目是针对某项产品或者技术展开的，随着产品和技术的升级换代，对预警项目最好也以持续的动态的方式展开，这样会通过预警项目对产品和技术的风险有一个动态的把控。所以预警项目从开展的方式来说，最好是持续的进行、动态更新。

技术层面的专利海外保护申请策略

康信公司顾问陈蕊结合多年的实践经验，依据实际案例和在座的企业愉快地分享了专利申请进入美国撰写和审查意见答复等方面的策略。

企业寻求专利海外保护，主要的考虑因素是时间、费用还有效果。时间方面不言而喻，即首次申请时间、进入海外的时间以及希望保护的期限长短。由于专利申请所属技术领域或涉及的技术本身特性的限制，可能有一些技术更新换代的周期很短，如IT领域可能就两三年的淘汰周期，所以技术本身特性是重要的考虑因素。有些企业由于已经明确潜在的侵权，而手中的筹码还不足，希望能够尽快拿到更多的的授权专利以增加谈判桌上的筹码。

金钱的考虑是指进入哪些国家，国家数量的多寡，结合不同国家的官方费用和费用收费水平各异所做的不同考虑。选择国家、地区或者专利合作条约（P CT）等不同路径需求海外保护，路径的取舍也关系到总体费用。

效果，即寻求专利海外申请保护最终需要达到的目的。有些企业本身并不制造产品，仅是一家技术型的公司，每年技术研发投入沉重，这种情况下企业可以通过销售、转让、或者许可技术，实现从大量研发投入到巨额知识产权交易收入的成功运作。还有一些企业，在中国尤其典型，申请专利主要目的就是为了寻求财政资助或技术资金来源。在效果方面的不同考虑也决定了不同的申请策略。

最实用的海外风险控制攻略

康信公司资深专利人韩建伟曾经在国内众多的知名软件企业中任职，后来转行做了专利人，他讲授的东西更多的从企业角度考虑问题，更加符合企业的实际需要。

韩建伟讲到，作为一个做实体的企业最恐怖的对手是只有专利而没有产品的对手。例如，在美国有很多依靠专利来进行运营的公司，其并不生产产品，而仅仅依靠专利来收取费用。以通信领域为例，在美国就有只做专利而不做产品的公司，这种公司在向我国企业发讼之后，由于其并没有实际产品，被诉企业也无法使用自己拥有的专利来该公司，即此时被诉企业拥有的专利其实没有用武之地。因此，我国的企业在走出去的时候，要首先进行检索，通过检索来确定自己的对手，确定自己的侵权风险，这在一定程度上比申请专利更为重要。

常在河边走，哪有不湿鞋？中国的企业要走出去，多多少少多会遇到障碍，这时候要保持冷静，积极应对。根据实际情况选择与对手进行谈判、更新自己的产品以屏蔽对手专利或者积极应诉，只有这样才能在海外市场占有一席之地，不然就只能放弃市场。正如韩建伟所说，中国人的智慧是无穷的，国外的一些市场策略和手段中国的企业同样可以灵活运用甚至可以做的更好，只不过需要企业用心研究国外的游戏规则及早适应并都能大胆的走向海外。