处于产业链不同环节的企业该如何看待337调查

一个复杂的产业链中，不同环节受337调查的影响各异。以智能手机为例，芯片公司生产芯片，软件公司编写应用软件，然后手机厂商将所有部件组装成一个终端产品，自己或者由另一方出口到美国。手机进入美国之后，销售商或者服务商（如AT&T、Verizon等）销售给用户，用户可能会在使用过程中下载更多的应用软件。你的公司位于产业链的哪个环节？面临什么样的337调查风险？

下游企业：ITC无权对非被告公司下达禁令，但被告客户仍受影响

2008年美国联邦巡回上诉的Kyocera的判决，很大程度上改变了ITC（美国国际贸易委员会）颁发有限排除令的条件，影响了后来许多原告的诉讼策略。

在Kyocera一案中，Broadcom（博通）提起了针对Qualcomm（高通）的337调查，并成功向ITC证明了高通进口的芯片侵犯其专利权利。据此，ITC颁发了有限排除令，排除高通被判侵权的芯片以及所有含有侵权芯片的下游产品。这在当时并不奇怪，因为ITC下达有限排除令时常会包含下游产品，哪怕下游厂商并没有被列为调查案的被告。这样的做法对目标是上下游产业链的原告来说非常省心省力。如果专利是针对芯片里的某个功能，只要告了芯片生产商，就可以将芯片连同终端设备一网打尽。

很多人曾经以为，ITC的排除令只需要对物的管辖权。但是上诉法院在Kyocera的判决颠覆了这一看法。从Kyocera之后，下游的厂商如果没有被列为被告，ITC是无权下达针对下游厂商或其产品的有限排除令的。

这样一来，原告就陷入一个两难境地。如果想获得针对下游企业的排除令，就必须将其列为被告，或者申请普遍排除令。如果下游市场百花齐放，列出所有企业会使得案件变得非常复杂，有时候甚至完全不可能，并且诉讼成本很高。申请普遍排除令因为条件苛刻又难上加难。

所以有时候我们会看到这样一个状况：一个337调查案件，只针对上游零部件生产商，尽管经过海关的只是下游产品。根据Kyocera一案，下游企业貌似高枕无忧。其实不然。你的产品必须不断出货，虽然原告没有告你，你一定会惴惴不安：如果继续使用被告的零部件，我会不会成为下一个被告？

这恰恰是某些原告故意采取的一个策略，而且常常奏效。面临被诉的风险，你不得不考虑其它选择。原告可能是另一个芯片厂商，希望你采用它的产品。或者它就是你的直接竞争对手，希望彻底打乱你的商业计划。

对一个下游厂商而言，如果专利技术属于芯片领域，你没有很多控制能力，因为你不知道其他的芯片产品是不是也有侵权风险，你也不可能自己设计一个新的方案避开专利。你能做的就是在进入美国市场之前做好调研，尽量避免知识产权风险较大的供应商，或者在购买合同里要求一个比较强有力的保障条款。

上游企业：产品没有进口，禁令没有意义

零部件厂商一朝醒来，发现被ITC调查了。肯定是下游厂商行为所致，因为你生产的部件从来不会自己跑到美国去，你也没有雇佣谁将你的部件运到美国去。

你面临一个选择：应诉？还是随它去？

从法律上讲，ITC对零部件厂商下达有限排除令的可能性不大。法律条款明白讲了，有限排除令必须是针对被判定违反337条款的那个“人”（包括企业）所进口的产品（“imported by any person violating the provision of this section”）。Kyocera一案判决也特别强调了这一点。即便ITC下达一个针对零部件厂商的排除令，这样的排除令也没有太多实际意义，因为海关并不会看到从这个厂商运过来的违禁产品，因而也无法排除。

但是，相信绝大部分上游企业肯定不会就此草率决定不应诉，因为这样做等于是弃客户于不顾。上游企业通常在销售合同里给下游客户提供了补偿保证，如果原告另案再告下游客户，届时还是逃不过一笔可观的诉讼费。而且下游客户被卷入案件后常常会“弃暗投明”，选择竞争对手的产品，彻底避开伤脑筋的诉讼。

即便下游暂时没有被告，上游企业不应诉也很容易引起客户误解为专利侵权确实存在而理亏。没有哪个客户愿意自己的生意被笼罩在可能被诉的阴影下，上游企业的后续销售会受很大影响，商业上的损失或者声誉上的损失可能无法弥补。

当然，如果美国市场只占营业额的很小一部分，花费几百万美元打一场337诉讼可能不是一个很好的选择。但是如果美国市场很重要，为客户，也为自己，积极应诉几乎是不二的选择。

2012年圣诞节前夕，美国Nuance（纽昂丝）公司向国际贸易委员会（ITC）提起337调查申请，指控上海触宝科技技术有限公司的软件键盘输入产品侵犯其五项专利，要求ITC颁发有限排除令。同案被告还有美国的一个触宝从未听说过的零售商Personal Communications Devices， LLC （PCD）。PCD销售的手机含有触宝的产品。ITC于2013年一月立案调查，案号864。

触宝自己并没有向美国直接输入产品。触宝的软件键盘输入产品可以通过两种渠道到达用户。一条途径是通过手机制造商如中兴，华为，宏达等预安装触宝产品在手机上销售给用户。二是通过触宝的网站和Google Play网站向终端用户提供下载。

这就意味着，即便ITC下达一个针对触宝产品的有限排除令，这样的排除令也不会有什么效力，因为触宝产品不会独立从海关进口产品。下游客户虽然可能进口含触宝产品的手机，但是案件中的被告并没有触宝的下游客户。根据Kyocera一案的判决，ITC无权向非调查对象下达有限排除令。

但是触宝仍然选择了积极正面地应诉，通过将近十个月，跨越中国和美国两个战场的努力，一步步迫使纽昂丝放弃其专利侵权诉求，最后不得不在开庭前夕和解撤案。触宝积极应诉的策略既保护了客户的利益，也保护了自己在美国市场的长期利益。

软件企业：电子传输，会不会被调查？

15年前的383调查案件，涉及用于检测半导体器件中的电子电路的硬件逻辑模拟技术，被告产品包括模拟系统以及相关软件。其中一个争议点就是，侵权的软件产品通过电子方式传输，而非传统通过海关方式进入美国，ITC可不可以下达排除令？

在最终的裁决中，ITC认为法律赋予其管理电子传输的权利。但是，排除令虽然是ITC向海关下达的命令，实际情况是海关没有能力管理电子传输。1997版美国海关税则的注解16（b）明确将电信传输排除在其管理范围之外。鉴于此，ITC认为下达一个海关无法执行的排除令没有意义。

383的这一决定至今仍然有效。但是随着电信和网络的飞速发展，越来越多的软件产品出现，ITC在15年前的决定是否能够满足今天的形势成了一个很严峻的问题。

2012年启动的833调查中，ITC再次面临电子传输问题。2013年7月，委员会在审核行政法官的初步裁决时，要求涉案双方给出陈述，讨论383裁决是否意味着电子传输构成进口行为，以及委员会是否可以就电子传输下达排除令。之后，委员会一再将最终判决的日期后延，从9月初延至9月底，从9月底延至11月初，又从11月初延至2014年的1月17日。

从委员会裁决的一再延期可以看出，电子传输是一个棘手的问题。一方面电子传输在今天这样的技术环境下不管理已经不行，但是真正管理却不是容易的事情。即便是今天的美国海关税则依然将电信传输排除在管理之外。除了给海关下达排除令，我们难以猜度ITC还能有什么其他可行措施，只有耐心等待最终裁决。

如何应诉？

知识产权诉讼看来虽然是法律问题，但实质还是一个商业行为，应对策略应该跟商业目标紧密吻合。如前所述，如果美国只是一个很次要的市场，从商业角度看花费几百万诉讼费用可能不值得。

确定选择应诉后，应该考虑很多实际的商业问题。譬如有多个产品被告，有的产品可能已经接近生命周期的尾声，可能没有必要花精力去保证所有产品得到保护。产品设计生产周期较短，投入资源有限的情况下，可以考虑重新设计产品以避开专利保护，很多时候可以很快结束诉讼。如果不侵权理由比较牵强，重新设计又不现实，那么只好在专利无效方面下工夫。通过这些因素的考量权衡，企业可以选择一个各个击破的策略，有选择地进行反击，可以很大程度节省资源，或借由不同的应诉策略提早解决争议，取得和解。

另外，很多原告提起337调查请求时，都会同时提起一个地方法院的诉讼，免得被告抢先一步在对被告有利的地方法院提起确权之诉或反诉。专利相同时，地方法院的诉讼一般会中止，等到337调查完全结束才会重新启动。通常一个337调查结束后，涉案双方都会认为没有必要再重新启动地方法院诉讼。

但是也有例外。众所周知，337调查有其区别于地方法院诉讼的地方，包括原告必须证明国内产业和进口行为。被告可以通过反驳这些337调查特有的问题来赢得官司。然而需要强调的是，以专利侵权为缘由的337调查终究还是一个专利侵权案件。如果通过不侵权或专利无效赢得337调查案，再继续地方法院的案件对原告就没有任何意义了。反之，如果337调查案只是赢在337条款特别的规定方面，原告非常可能继续在地方法院纠缠，而且不会影响其胜算。所以在应诉337调查案时，被告需要考虑到后续的地方法院案件的走向。

同时，应诉策略也可以包括进攻性的防御，譬如用自己的专利在发动攻击，或者在美国专利局主动提出无效程序。如果对手有大量的美国销售行为，或者专利许可费是其重要的收入来源，这样的进攻策略可能会构成很大的威胁，迫使对手做较大的让步。

结束语

中国企业对美国国际贸易委员会（ITC）的337调查已经不陌生了。最近10多年的337调查案件中，涉及中国被告的比例一直在30%以上。据“中国贸易救济信息网”统计数据显示，2013年上半年，美国共发起337调查24起，其中涉华调查10起，居美国337调查涉案国之首，占比达41.7%。337调查又以专利侵权为主，占总数的90%左右。

早期的涉华调查中，中国被告选择不应诉而获得禁令的比例很高。2013年的调查中，几乎所有中国被告都在积极应诉。这一方面是因为中国企业对337调查的了解加深，不再恐惧美国的专利诉讼。更重要的是，随着中国企业的发展强大，海外市场越来越重要，应诉几乎成为必然。不应诉的结果只会导致客户流失，美国市场尽弃。