从实审角度解析保护范围适当专利权的获取

[摘 要] 笔者从实审审查员的角度出发，结合案例详细分析了影响“修改”的相关因素以及如何跨越“修改超范围”的障碍，对申请人撰写申请文件及答复审查意见具有借鉴意义。

[关键词] 修改;超范围;保护范围;稳定;适当

[中图分类号] G306 [文献标识码] A 文章编号：1671-0037（2015）06-48-2

Explanation on How to Obtain a Stable and Appropriate Patent Right from the Perspective of Real Audit

Wang Weihong Wang Xiaoou Xu Huina

（State Intellectual Property Office Patent Office， Beijing 100001）

Abstract：From the perspective of an essential examiner，the author detailed analyzed the correlative factors affecting “amendment” with cases in detail， and how to avoid amendment from going beyond the limits. That gives some advices for applicants on how to write application and reply to the opinions.

Keywords：amendment;beyond the limits;protecting scope;stabilization propriety

申请人申请专利的直接目的就是为了获得稳定且保护范围适当的专利权，因此，申请文件的撰写以及审查意见的答复是至关重要的。然而，专利制度的先申请原则往往促使申请人尽可能早地提交申请文件，以期在日后通过修改来完善发明并获得专利权。所以，绝大多数的申请都要面对“修改不得超范围”这一难题。笔者从实审角度出发，分析专利法及其实施细则以及审查指南中关于“修改”的各项规定，并结合在审查过程中遇到的各种“修改”问题，逆向思考提高申请文件的撰写质量和如何在答复审查意见时有效地跨越“修改不得超范围”这一障碍，并获得稳定且保护范围适当的专利权，供申请人参考。

1 “修改”的立法目的及法律依据

申请人撰写的申请文件难免存在各种缺陷，这些缺陷如果不克服将导致申请无法被授权或者授予的专利权不稳定，同时这些有缺陷的专利信息也可能会误导公众，因此应该允许申请人适度修改申请文件[1]。

依据专利法实施细则第51条的规定：发明专利申请的修改包括申请人主动进行的修改和申请人依据审查意见通知书进行的修改[2]。显然无论是主动修改还是被动修改，申请人都不可以扩大保护范围，否则便会破坏先申请原则的理论根基，造成对他人的不公平。

专利法第33条规定：发明专利申请的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围[3]。审查指南中进一步规定，原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容[4]。

2 实审过程中的执行标准分析

在实质审查的过程中，只要申请人提交了修改文件，审查员首先就要判断修改的内容是否超范围，基于专利法第33条的规定，在判断发明专利申请的修改是否超范围时，实际上就是判断修改的内容是否超出了原说明书和权利要求书记载的内容，以及从中直接地、毫无疑义地确定的内容。对于“直接地、毫无疑义地确定”这一概念，目前实审阶段将其解释为：虽然在申请文件中没有明确的文字记载，但本领域技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容以及说明书附图，可以唯一确定的、没有任何歧义的信息[5]。

3 影响“修改”的相关因素分析

3.1 首次概括很重要。为了获得权力适当的保护范围，通常情况下，申请人会对具有共性的技术特征或者技术方案进行上位概括，若在申请阶段进行“首次概括”，审查员会审查权利要求是否得到说明书的支持;若在审查阶段进行“二次概括”，则审查员会审查修改是否超范围。显然“修改不得超范围”比“权利要求应当得到说明书支持”的审查标准更为严格，也就是说，同样的概括内容若属于“首次概括”则可能是允许的，若属于“二次概括”则可能被拒绝。

3.2 把握修改时机。《审查指南》中规定：对于答复审查意见通知书时，扩大了权利要求保护范围的主动修改，即使没有超范围也不被允许。例如，尽管原说明书中记载了“弹性部件”这一特征，也不允许申请人主动将原权利要求中的“螺旋弹簧”修改为“弹性部件”，因为这种修改扩大了请求保护的范围。由此可见，被动修改只能针对审查意见通知书指出的缺陷进行，而不能按照申请人的意愿进行。因此，把握主动修改的时机很重要，特别是对于提出专利申请时就提交了实质审查请求的申请人，应尽可能地使权利要求的保护范围合理最大化。

3.3 合理“中位概括”。为了克服权利要求不具备新颖性或创造性的缺陷，申请人通常会将从属权利要求或说明书中记载的部分特征补入原权利要求中，此时，申请人可以进行合理的中位概括，“中位概括”是指重新组合得到的技术方案的范围比原申请权利要求的技术方案的范围要窄，但是比原申请说明书中具体实施方式的范围要宽。只要从发明解决的技术问题出发，本领域技术人员判断补入的技术特征与说明书中的其他技术特征属于简单叠加的关系，则不会导致修改超范围，这种修改可以有效地避免授权的权利要求保护范围过窄，从而合理地保护申请人的利益。

3.4 说明书应尽可能详细的记载发明的技术内容。申请人在原始说明书中详细的记载发明的技术内容，除可避免“说明书公开不充分”这一致命缺陷以外，说明书作为判断“修改不得超范围”的依据，还可为申请人提供更大的修改空间。虽然“直接地、毫无疑义地确定”的判断存在主观不确定性，但是显然地“原权利要求书和说明书文字记载的内容”是唯一确定地，因此，申请人应当尽可能详细的记载发明的技术内容，尤其是涉及数值范围的发明专利，应当在说明书中给出尽可能多的实施例。

案例：某无效案件，争议的焦点在于权利要求中的“磨盘的磨面与磨辊之间存在可调节的间隙而构成间隙式磨合面”是否修改超范围。最终高院认为：原说明书记载的三个实施例中磨辊均在弹性机构弹性力的作用下向磨盘施加压力，从而本领域技术人员根据上述记载可以直接地、毫无疑义地得出“磨盘的磨面与磨辊之间存在可调节的间隙而构成间隙式磨合面”这一技术特征。

案例分析：原始说明书中的详细记载为申请人提供了更大的修改空间，从而使得申请人能够通过修改获得保护范围适当的专利权。

3.5 答复审查意见时依据唯一性原则充分说理。近年来，有一部分审查员在判断修改是否超范围的实务操作过程中，过多的侧重于文字表面逻辑上的唯一性，而不是站在本领域技术人员的高度上判断技术上的唯一性，使得操作过于机械化。同时，申请人在答复审查意见时，通常仅是简单的说明修改的内容可以直接地、毫无疑义地确定，未充分说理。这往往导致在申请人与审查员未充分沟通的情况下，申请被盲目的驳回。

案例：某复审案件，争议的焦点在于申请人补入的特征“还包括画面数据输入装置，……：控制装置，……。”是否超范围。复审决定认为：原说明书中记载了“照相机装置输入静止画面数据至编码器一并且输入运动画面数据至编码器二，控制单元CPU……的数据记录在ROM中，控制单元根据用户的指令控制各元件，……”，由此可直接地、毫无疑义地确定：原说明书中记载的“照相机单元”与权利要求中补入的“画面输入装置”是相同的、“控制单元的CPU”与权利要求中补入的“控制装置”是相同的，因此上述修改未超范围。

案例分析：虽然权利要求中以上位概念替换了说明书具体实施例中的下位概念，引起了文字上的不确定性，但本领域技术人员如果将原说明书和权利要求书记载的内容作为相关联的整体考虑，在技术层面上可以直接地、毫无疑义地确定这种概括，则不会导致修改超范围。申请人可以借鉴此案例，在答复审查意见时，站在本领域技术人员的高度上从技术层面的唯一确定来详细分析修改未超范围的理由，把握审查过程中与审查员充分交流的机会。

4 结语

目前，修改超范围执行标准的争议极大地影响了专利授权以及授权专利的保护范围。建议申请人参考影响“修改”的相关因素，在撰写阶段提高申请文件的质量，在审查阶段，把握答复审查意见的机会，详细地、有针对性地陈述理由，从而获得稳定且保护范围适当的专利权。

参考文献：

[1] 尹新天.中国专利法详解[P].北京：知识产权出版社，2011.

[2] 中华人民共和国国家知识产权局.中华人民共和国专利法实施细则[P].北京：知识产权出版社，2010.

[3] 中华人民共和国国家知识产权局.中华人民共和国专利法[P].北京：知识产权出版社，2010.

[4]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[P].北京：知识产权出版社，2010.

[5] 王燕花，等，浅谈修改超范围的“唯一性”标准[J].中国发明与专利，2015（6）.