浅析美国专利法规中的侵权判定原则

摘要：在美国专利法中并没有指出如何判断一项专利是否侵权，而关于侵权的判定规则来自于法院的判例。美国对专利侵权的判定规则有很强的灵活性和客观性。对美国关于专利侵权判定的尺度的把握，对我国专利司法实践有很好的指导意义。

关键词：侵权；等同；解释；准则

中图分类号：DF523.2 文献标志码：A文章编号：1673－291X（2011）02－0169－02

前言

美国专利法第271条涉及侵权问题，该条款只是开列了一串侵权行为，并且指出这些侵权行为指向的目标是“获得专利权的发明”，但却没有进一步指出如何判断一项专利是否遭到了侵权。从而，关于侵权的判断就落在的法院的身上，而法院在实际操作中又遭遇到了许多令人困惑的问题。由于美国是一个以判例法为主的国家，一些重要的法律或规定往往见于法院有关的判例之中，因此，研究美国专利法中的侵权判定原则，对中国专利法在司法实践中有重要意义。

一、Markman听证与权利要求的解释准则

在侵权判定中，首先需要对权利要求进行解释，这在美国法院中是一个非常重要的问题。自从1996年4月23日联邦上诉巡回法院作出Markman v. Westview Instruments判决[1]以来，在美国的专利侵权诉讼中就增加了一个程序：在开庭前进行权利要求解释的听证会，通常称为Markman听证。在上述案例中，法院的判决认为专利权利要求的解释，包括对权利要求中词汇的解释，是法律问题，由法院管辖，不是事实问题，不由陪审团裁决。

在听证过程中，法官根据双方提供的证据来确定专利权中关键术语的含义。如果一方当事人在关键的权利要求解释中胜出，就可以申请法庭不审，依法即判。Markman听证向当事人提供了一个避免昂贵庭审程序的机会。

美国法院在解释权利要求时，使用了两种证据以供使用。第一是内在证据，即由专利的权利要求书、说明书和专利审查档案组成。法院要求将所有内在的证据记录加以考虑来决定权利要求的含义。第二是外在证据，包括从字典的定义到专家证据。初审法院的法官有决定是否采纳外在证据的自由裁量权，但是如果内在证据可以对权利要求进行合理解释，则不需要对外在证据加以考虑。

在美国的司法判例中，权利要求解释的准则可以有以下几种：

1.专利权人应该成为他们自己所用词语的编纂者，在此情况下，专利说明书或审查档案应该清楚地表达他们自造词语的含义。

2.一项权利要求的术语的含义在上下文中应该保持一致。

3.一项权利要求的解释如果不包含最佳实施方案是“极不正确的”。

4.区分权利要求的准则，即一项专利的每项权利要求所保护的范围是不同的，各项权利要求保护范围应当能够区分。

联邦巡回上诉法院认为：一项权利要求中所使用的一个词语具有其通常的含义。但是在以下四种情况下，一项权利要求的术语与其通常的含义不一致。

首先，专利权人可能充当他们自己所用词语的编纂者，在专利文件范围内对于特殊术语的含义自主创建定义。

其次，专利权人声称，在专利文件范围内，或者在审查过程中，权利要求的解释范围比一般情况下受到了很多限制。法院将会认定专利权人做出了更多限定的解释。

再次，如果一项特殊的术语用在步骤或方式加功能的权利要求中，权利要求术语将会被理解为符合专利法第112条第6款的规定的等同方式，不是任何一致方式。

最后，如果一项权利要求的术语导致权利要求不清楚，即“不能通过任何方式能由所使用的语言确定权利要求的范围”，则该术语被赋予的范围比通常含义更窄。

二、字面侵权

字面侵权是指被控侵权的产品或方法与某一专利的权利要求相比，被控侵权产品或方法具备了权利要求中的每一个技术特征；或者说权利要求里的每一个限定或要素都可以在被控侵权产品或方法中找到，则被控侵权产品或方法构成对该专利的字面侵权。

法院常以可以预见的标准作为字面侵权的比照。如果要求保护的主题存在于102条所定义的现有技术中，并在专利权人的发明目的之前，那么该权利要求是被预见了的；如果要求保护的主题是在专利权授权之日后被使用的，那么就是字面侵权。

如果一项被诉侵权的产品或方法中包含的技术特征或步骤比所引用的权利要求中少，那么就不存在字面侵权。被诉侵权的技术是否超过所列的技术特征，取决于权利要求中出现的过渡术语。大多数权利要求使用过渡术语“包括”，这是一种开放式的权利要求，可以任意添加额外的不包含在权利要求中所述的技术特征。其它的权利要求使用一种封闭式或者混合式的过渡术语，如果被诉侵权的技术包含权利要求中以外的技术特征，则可能不会被判定侵权。

三、等同侵权

在处理专利侵权纠纷时，长久以来问题最多、争议性最强的当属等同原则。等同理论起源于美国，用于调整日益多样化的发明和专利说明书解释程度之间的界限，通常作为强化专利权的理论根据被使用。等同侵权是相对于字面侵权而言，其含义是指：被被控侵权的产品或方法与某一专利的权利要求相比，被控侵权产品或方法中的一个或几个要素虽然与权利要求中的限定或要素不一样，但两者只有非实质性的区别；或者说，被控侵权产品或方法中的一个或几个要素等同于权利要求中的某一个或某几个限定或要素，则被控侵权产品或方法构成对该专利的等同侵权。

在确定等同原则时，美国最高法院于1950关于“Graver Tank v. Linder Air Products Co.，”案件[2]做出的判决是等同原则最为重要的判决。通过该案，法官认为将专利权局限于字面侵权只会鼓励竞争者找到要求保护发明的不重要的替代物，因此，专利局的授权只会阻碍发明人寻求有效的专利保护，从而违背了专利制度的宗旨。等同原则的实质是“防止被控侵权物通过对权利要求保护的发明进行次要细节上的改变而保持实质相同的功能来规避侵权”。该案给出了等同侵权的“功能――方式――效果”判定准则，即当被诉侵权产品或方法以实质上相同的方式实现“实质上相同的功能并获得实质上相同的结果”，侵权就可能会发生。

非实质性区别准则是判定等同侵权的起点，但是达到这个标准并不一定得出侵权的结论。有四个重要的因素限制了等同原则的应用。它们是全部技术特征准则、现有技术准则、审查过程禁止反悔准则、以及公共贡献准则。这些准则在专利侵权诉讼中要经常质询。

（一）全部技术特征准则

最高法院于1997年在Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.一案[3]中提供了关于现代等同原则的全部特征的讨论。 该案给出的全部技术特征准则为：包含在一项专利权利要求中的每一个技术特征对于确定授予专利权的发明的保护范围来说是非常重要的，因此等同原则必须应用于权利要求的每个技术特征，而不是作为一个整体的整个发明。根据全部技术特征准则，只有侵权方能够提出相当的证据证明专利权人的权利要求中仅仅有一个技术特征不在侵权产品或方法中，侵权方就可以完全免责，因此全部技术特征准则也成为侵权方（被告）对专利权人（原告）主张等同侵权的重要抗辩工具。

（二）现有技术的限定准则

现有技术也限制着等同原则的应用，专利权人不应将授权得到的权要求解释成延伸到已经进入公共领域的技术。那些应用公知的现有技术，或者明显是这些技术的变形的人，不受侵权判定中等同原则的影响。

（三）禁止反悔准则

禁止反悔准则也是一种对等同原则的限制，其基本含义是说，在专利审查过程中，专利申请人向专利局放弃的内容，不能在侵权诉讼中以适用等同理论的方式重新纳入受保护的范围之内。专利审查档案包括了可公开获得的文件，即在发明人和审查员之间在获得专利过程中进行对话往来的文件。如果法院得出结论，申请人为了保证权利要求的批准而放弃了某个主题，那么作为专利权人，他就不能够采用等同原则重新获得已经放弃的主题。

（四）公共贡献准则

专利中公开的但没有要求保护的主题，以后不能通过等同原则在侵权诉讼中据为己有。这些未要求保护的主题可认为是有意放弃并贡献给了公众。联邦巡回上诉法院认为，使等同原则延伸到已公开的但未要求保护的主题会与权利要求限定专利权人独占权范围的首要作用相矛盾。否则，将鼓励专利权人在说明书中提供较宽的公开内容，并提交较窄的权利要求，从而避免了对申请人可能提交的说明书一致的较宽的权利要求进行审查。

总之，美国对专利侵权的判定规则有很强的灵活性和客观性，对美国关于专利侵权判定规则尺度的把握对我国专利前期司法审判有很好的指导意义。

参考文献：

[1] Markman v. Westview Instruments， Inc.， 52 F.3d 967， 976（Fed.Cir.1995）.

[2] Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co. 339 U. S. 605（1950）.

[3] Warner-Jenkinson v. Hilton Davis Chemical Co.， 520 U.S. 17， 41 U.S.P.Q. 2d 1865（1997）.