论我国银行商业方法的专利审查标准

内容提要：银行商业方法是银行经营管理方法与计算机软硬件、信息网络技术的结合，对其专利保护是促进、保障金融创新的基本手段，完善相关立法是我国银行业可持续发展的重要内容之一。我国专利法应当明确审查银行商业方法专利适格性三要素判断法的具体内容，将银行纳入实用性审查的产业范围，加强对专利新颖性、创造性审查的现有技术掌握，创造性审查转向对商业方法的整体性判断，改进对所属领域的普通技术人员的要求。

关键字：商业方法 审查标准 专利适格性 专利保护

中图分类号：F830 文献标识码：A文章编号：1006-1770(2011)07-051-05

商业方法专利已经成为世界范围内银行业竞争的致胜法宝之一。在我国，外资银行注重金融创新，并且以专利 “跑马圈地”方式维持其竞争优势，例如花旗银行从1992年至今已经在我国申请了24项专利，其中不乏电子货币系统、数据管理的计算机系统和操作方法等商业方法专利。虽然中国人民银行为推动中资银行对科技与法律的重视，先后颁布2002年《金融系统科技成果登记办法（暂行）》、2003年《关于银行业科技成果鉴定管理有关事项的通知》及2004年《银行科技发展奖管理办法》，但是影响我国银行商业方法专利保护发展，除专利保护意识淡漠外，相关制度障碍是主要因素，尤其是专利审查标准的问题，导致我国大量银行商业方法专利处于“视为撤回”的法律状态。我们将结合2008年修正《专利法》、2010年修正《专利法实施细则》、2010年修正《专利审查指南》等法律法规及规章，对我国银行商业方法的专利审查标准加以分析，并针对问题提出完善建议。

一、 银行商业方法专利及主要适用领域

商业方法是指将计算机软硬件、信息网络技术与传统的商业方法相结合的实现某种商业目的而使用的基本规则和实现方式，而随着电子化发展趋势，银行的经营管理越来越依托于计算机与网络技术，由此形成经营管理活动与科技信息技术相结合的银行商业方法。银行商业方法以无形资产的形式存在，与有形资产一起构成银行资产，广泛地涉及银行信息的收集和处理、银行业务的管理和运营、银行产品及服务的销售及银行的金融创新等。商业方法从不被授予专利保护到可被授予专利保护经历了一个很漫长的过程，1998年美国State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc.是银行商业方法专利保护的里程碑，State Street BankSignature Financial Group，要求判决被告一个共同基金管理系统的专利无效。Signature Financial Group拥有“轮轴式金融服务配置数据处理系统”的美国第51923056号专利，这是一个多种共同基金的集合管理系统。Signature Financial Group主张的权利要求主要包括三种方法：第一种是对整个投资组合计算和将有关数据分解到每一个共同基金的方法；第二种是根据分解数据计算每个基金收益、费用与投资效果的方法；第三种是对相关数据自动汇总处理的方法。美国联邦巡回上诉法院在判决中指出该案所涉及的金融服务业使用的商业软件属于商业方法范畴，在审查中应当运用与其他方法相同的标准进行，只要其能产生“有用的、具体的有形的结果”就可获得专利权，受到专利法的保护。美国专利局在1998年公布的《电子商务白皮书》中，正式将商业方法归类于美国专利分类码705（US PEANT CLASS 705）。

美国专利法中金融商业方法专利主要包括：“(1)融资方法，例如基金运用规划和证券分解办法、基于计算机处理的信贷展期；(2)资产组合的选择及其规则和分析方法；（3)金融资产交易的方法及其匹配和投标的竞价方法；(4)信贷处理方法或程序；(5)与保险有关的方法，例如保险理赔程序、年金计算、保险单的计算机处理方法、保险公司资产的运用、风险管理方法等。”目前被授予专利的银行商业方法主要集中适用在以下领域：第一，信息资料的储存与显示。与其他实物交易不同，银行业务的主要内容是账户记录信息的变更，基本不涉及到实物的传递。传统银行业务以储蓄存单和存折作为记录金融信息的载体和凭证，而随着金融的网络化、电子化，只需要使用代表交易方身份的身份证件号或是银行卡号等数字，不再需要提交存单或是存折等交易凭证。呈现虚拟化的银行业务导致信息数据量的急剧上升，为准确快速地从庞大数据中提取信息并且安全地显示、传递，需要应用一系列数据处理方法，例如传统银行业务中，客户在不同银行开立账户，需要重复填写诸多客户资料，效率低下，如果采用“集合账户信息系统和方法”就会解决这一重复性问题，银行工作人员只需要键入关键词，计算机系统便会自动完成填报资料，并且准确地传递到相应数据库。第二，金融交易的处理和管理。金融交易的管理方法包括会计、询价与报价管理、账户管理、税收、交易流程管理等有关方法，处理方法包括执行交易、交易记录、交易信息的传递及对交易信息的确证等，有效的金融交易的管理与处理方法可以降低交易风险和交易成本，提高银行效率，在银行运营中十分重要，是银行投入最大的研发项目。这些创新方法采取商业秘密的方式保护，很容易被其他银行获知并模仿，采取专利方式能够让银行的创新技术获得更好保护。第三，支付结算。它是银行体系担负的一项基本经济职能。在传统银行支付结算受到法律法规的严格限制，除支票防伪和票据识读外，支付结算相关方法及环节都不被专利所保护，但是随着电子商务发展，有关支付结算的银行商业方法专利申请日益增加。

二、 我国银行商业方法专利的适格性审查标准

所谓专利的适格性就是对申请标的是否属于专利保护的客体的判断。专利的基础是“技术性”，因此专利法保护的客体必须属于某一技术领域、具备技术性质、具有技术特征，目的是为解决某个技术问题，而抽象观念、自然法则、物理现象、单纯的数学算法、物理现象等不能被授予专利权。2000年欧洲专利局在Pension Benefit（改进的养老金收益系统）案件裁决中指出，“只要商业方法具有技术特性，就可以获得专利权保护，如果权利要求是与产品和设备相关联便可自动具有技术性。”换言之，如果商业方法本身是技术的，或者具有技术效果，虽然它主体仍是一种商业方法，却不是商业方法本身；虽然商业方法本身是不可获得专利的，但含有商业方法的装置是可获专利权的。Pension Benefit案在欧洲的影响不亚于美国的State Street Bank案。传统的商业方法之所以不被纳入专利保护的范围，是因为这些商业方法往往表现为进行商业活动的方案、计划或规则，属于人类思维活动的范畴，不具有技术属性。但是现代商业方法与计算机软硬件结合，将商业经营、管理思想与具体技术手段及计算机信息网络技术结合，这就使得商业方法具有技术性，符合专利的适格性要求。

目前我国专利立法对银行商业方法专利持较为谨慎的态度，没有以明确的方式规定商业方法专利为我国专利法保护的客体。《专利法》第2条第2、3款规定，“发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。”第25条又规定，“（二）智力活动的规则和方法”，不授予专利权。从立法技术上，我国专利法从正面较为概括性的确定可授予专利权的范围，又从反面具体规定不予授予专利的对象。其中专利法所禁止的“智力活动的规则和方法”，依据《专利审查指南》，所谓的智力活动，是指人的思维运动，它源于人的思维，经过推理、分析和判断产生出抽象的结果，或者必须经过人的思维运动作为媒介，间接地作用于自然产生结果。智力活动的规则和方法是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法。由于其没有采用技术手段或者利用自然规律，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不能被授予专利权，例如《专利审查指南》所列举的“组织、生产、商业实施和经济等方面的管理方法及制度”及“统计、会计和记账的方法”。《专利审查指南》还指出，在判断涉及智力活动的规则和方法的专利申请要求保护的主题是否属于可授予专利权的客体时，应当遵循以下原则：（１）如果一项权利要求仅仅涉及智力活动的规则和方法，则不应当被授予专利权。如果一项权利要求，除其主题名称以外，对其进行限定的全部内容均为智力活动的规则和方法，则该权利要求实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法，也不应当被授予专利权。但是（２）除了上述（１） 所描述的情形之外，如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不应当依据《专利法》第25条排除其获得专利权的可能性。同时，《专利审查指南》还明确规定，“涉及计算机程序的发明专利申请只有构成技术方案才是专利保护的客体”。因此，能够作为商业方法专利的客体应当包括两个方面要求：一是既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，产生技术性的结果；二是该发明要有一个具体完整的技术方案。

银行商业方法是处理和解决银行业务而创造出来的方法或规则，通常需要利用计算机软件或计算机硬件来完成并使其具体化，配合新型的网络技术和电子技术服务系统，再运用到具体的银行经营管理中，只有满足“为解决技术问题，采用技术手段并获得技术效果”三要素判断法，才能成为专利保护的客体。我们建议，《专利法》、《专利法实施细则》及《专利审查指南》应明确规定对银行商业方法专利适格性的三要素判断法的具体规则。

三、 我国银行商业方法专利的实用性审查标准

实用性是指一项专利不能是一种纯粹的理论方案，必须是有用的，能够应用于产业上，在产业实践中实现，并且效果是实际的、具体的、切实的。实用性是专利审查标准中的首审，即只有具备实用性，才有可能进行新颖性和创造性审查。实用性是银行商业方法最容易达成的标准，因为商业方法主要在银行经营管理中应用。美国联邦巡回上诉法院在State Street Bank案件判决中指出，若银行商业方法产生了有用的、并且具体而有形的结果，便可以获得专利权，美国1996年公布的《与计算机有关发明的审查指南》也规定，审查员主要考虑该发明所属的科技领域中普通技术水平人员看来，实用性是显而易见的或其是可行的，就满足实用性要求。《欧洲专利公约》第57条指出，只要一项创造或实用的发明能在包括农业内的各种产业中应用，便应认为能在产业上应用，欧洲技术申诉庭也提出的“技术贡献”标准，实质上也是一种实用性标准。

《专利法》第22条第4款规定：“实用性是指一项发明能够在产业上进行制造和使用，并且能够产生积极的效果。”由此可见，我国专利法对实用性的规定是较为严格的，专利应具备“能够产生积极效果”这个条件，可防止由于银行商业方法专利的审查标准过宽导致的美国式专利泛滥。我们认为，对于银行商业方法应从两个方面判断其是否具有实用性：一方面该方法能否在银行业务中得到应用，必须具有可操作性和可再现性，即可以被银行工作人员运用专利申请中为达到目的所采用方法、系统或装置进行重复实施，而且这种重复实施不是随机和侥幸的，每次的实施结果应该是相同的，可获专利权的银行商业方法应当具有再现性；另一方面，该方法能否在银行经营管理中产生积极的效果或者取得有益的收益，要求其最后产生的效果不只是普通的物理效果，应当是有用的，即具有可信的用途和明确的价值。只有满足这两方面的要求，该银行商业方法才具有实用性，才可能被授予专利。

但是，我国专利法对于所谓产业的解释不够清晰，《专利审查指南》仅列明，“所谓产业，它包括工业、农业、林业、水产业、畜牧业、交通运输业以及文化体育、生活用品和医疗器械等行业”，对于商业领域是否属于专利法意义下的产业未予明确。银行属于商业领域，商业领域身份不明必然影响银行商业方法专利实用性的判断，因此我国专利法应当对于产业的含义作出明确清晰的解释，例如借鉴日本立法，明确不能在商业上利用的商业方法专利即不能在产业中应用的专利。

四、 我国银行商业方法专利的新颖性审查标准

新颖性是指某一发明在特定时期范围内，没有同样或类似的技术被公开发表过或是被公众所知过，相反的，如果出现在现有技术中，则认定不具有新颖性。判断是否具有新颖性，就涉及到时间标准和地域标准。目前国际上对时间标准的判断实行“发明在先原则”和“申请在先原则”。“发明在先原则”是以发明完成的日期作为判断的界限，此原则的时间界限很难确定；因此以申请日作为判断的界限的“申请在先原则”被世界大多数国家所采用。国际上对地域标准的判断主要采用绝对新颖性标准和混合新颖性标准。绝对新颖性标准认为在申请日前已经在国内外出版物上公开使用或者以其它形式被公众所知晓，就导致其新颖性丧失。混合新颖性标准认为以出版物形式公开的现有技术采用世界范围的，以使用或其它形式公开的现有技术采用本国范围的地域标准。《专利法》第22条第2款规定，“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中，” 即我国的专利新颖性审查标准已经从“混合新颖性”过渡到“绝对新颖性”。

“现有技术”是我国专利新颖性与创造性审查的比照物，而现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术，《专利审查指南》指出，“现有技术是指包括在申请日（有优先权的，指优先权日） 以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术”。我国银行商业方法专利刚刚起步，现有技术资料严重匮乏，造成实质审查中的技术检索极为困难，以及授权后侵权或被认定无效的可能性较大。因此，我们建议从以下方面加强对现有技术的资料的收集和整理：第一，加快建设极为完整的现有技术数据库，收集和整理银行商业方法专利、非专利文献及一切相关技术资料，并且加强国际合作交流，与美、日、欧等国家实现数据库的共享；第二，借鉴美国的“公众参与制”，设计一个公开的异议程序，即从银行商业方法专利申请之日开始，在18个月之内公开其申请，公众可以递交证明该专利申请缺乏新颖性、创造性的现有技术资料，借助公众的力量弥补专利局现有技术对比资料的不足，甚至采取行政奖励的方法对公众参与予以激励；第三，立法规定专利申请人在申请专利前应尽搜索现有技术资料的义务，为审查员提供必要的、有效的检索信息资料，提高专利审查效率及充实现有数据库。

“现有技术”是我国专利新颖性与创造性审查的比照物，而现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术，《专利审查指南》指出，“现有技术是指包括在申请日（有优先权的，指优先权日） 以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术”。我国银行商业方法专利刚刚起步，现有技术资料严重匮乏，造成实质审查中的技术检索极为困难，以及授权后侵权或被认定无效的可能性较大。因此，我们建议从以下方面加强对现有技术的资料的收集和整理：第一，加快建设极为完整的现有技术数据库，收集和整理银行商业方法专利、非专利文献及一切相关技术资料，并且加强国际合作交流，与美、日、欧等国家实现数据库的共享；第二，借鉴美国的“公众参与制”，设计一个公开的异议程序，即从银行商业方法专利申请之日开始，在18个月之内公开其申请，公众可以递交证明该专利申请缺乏新颖性、创造性的现有技术资料，借助公众的力量弥补专利局现有技术对比资料的不足，甚至采取行政奖励的方法对公众参与予以激励；第三，立法规定专利申请人在申请专利前应尽搜索现有技术资料的义务，为审查员提供必要的、有效的检索信息资料，提高专利审查效率及充实现有数据库。

现有技术的公开方式，包括出版物公开、使用公开和以其他方式公开三种，而专利法意义上的出版物是指记载有技术或设计内容的独立存在的传播载体，并且应当表明或者有其他证据证明其公开发表或出版的时间。符合上述含义的出版物可以是各种印刷的、打字的纸件，也可以是用电、光、磁、照相等方法制成的视听资料，还可以是以其他形式存在的资料，例如存在于互联网或其他在线数据库中的资料等。由于商业方法应用于银行业，往往通过计算机和网络技术加以实施，因此银行商业方法的现有技术大多不是以专利或出版物的形式存在的，而是以电子数据的形式出现在互联网上，但是互联网信息存在容易被篡改的特性及难以确定生成时间的问题。我们建议，借鉴日本做法，在对银行商业方法专利审查时，可根据互联网网址的不同性质作不同处理：第一，对于权威性组织、机构的网址，网址上指明公开内容及时间与认定信息完全一致；第二，有不稳定因素及具有疑惑性质的网址，由审查人员进一步审查后，决定是否引证；第三，可疑程度较高的网址，一般不应被引证。而且，作为在先技术被引证的电子信息，应当在申请日之前公开且内容完全一致，同时所有人能够查询，如果出版物、电子信息同时出现的情况，两者内容相同，两者都可被引用，但出版物优先于电子信息；如果引用电子信息作为在先技术，审查员应下载打印该技术材料并对该信息的一切相关内容加以标明。此外，电子信息技术的提供者在提交信息时应同时给出适当的证明，以确保信息的可靠性。

五、 我国银行商业方法专利的创造性审查标准

创造性又称为非显而易见性，也被称为进步性，即该专利在申请日之前不是该领域的普通技术人员可以轻而易举想到和作出的。《专利法》第22条第3款规定，“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”银行商业方法专利需具有突出的实质性特点，即要求银行技术人员对于这一银行商业方法是不显而易见的，相对于现有技术，也不是显而易见的，相反的，如果此项发明是银行技术人员仅仅通过符合逻辑的分析、推理或者简单有限的试验在现有技术的基础上就可以得到的，就不具备突出的实质性特点。银行商业方法专利还需具有显著的进步，即与现有技术相比，这一银行商业方法发明能够产生积极有益的技术效果，克服现有技术中存在的不足和缺点，或者针对某一技术问题提供不同角度层面的技术方案，或者代表某种新技术的发展趋势。与新颖性审查的“单独对比”不同，对银行商业方法进行专利创造性审查时，应当将一份或若干份现有技术中的不同类型和不同程度的技术内容组合在一起对要求保护的专利进行评价，既要考虑专利对所属领域的技术人员是非显而易见的，又要考虑专利具有积极的进步的效果。

在审查商业方法专利的创造性时，美国专利局注重的是商业方法本身的创造性及商业方法是否能够应用到实际中并产生有价值的效果；欧洲专利局注重考察其是否具有技术因素，而非商业因素，更侧重与商业方法相结合的技术特征是否具有创造性；日本特许厅更注重的是对商业方法整体创造性的判断。银行商业方法发明与一般的发明的创造性是不同的，银行商业方法发明与计算机软硬件相结合，依托先进的网络技术，其创造性体现在逻辑的创新和算法的新颖，是一种用物化的产品形式来表现软件设计上的创造。我们认为，银行商业方法专利是商业方法与技术方案的统一体，因此只有两者兼顾，构成统一体的银行商业方法与计算机技术方案都具有创造性，其整体才具有创造性。

此外，专利审查中的创造性是以所属领域的普通技术人员为判断基准，这是一个假设的“人”，他知道专利所属技术领域中所有的现有技术，具备该领域中技术人员的一般知识和能力。如果这个假设的“人”很难完成专利，那么这项专利就具有创造性；相反的，如果这个假设的“人”对于专利是显而易见的，那么这项专利不具有创造性。银行商业方法专利同时涉及金融、银行、商业以及计算机、信息网络技术等众多领域，专利所属领域的普通技术人员，既应掌握计算机领域的知识，又要具有经济、金融、银行等专业知识，这是一个缺少现实基础的假设。我们建议从以下方面解决这个银行商业方法专利的创造性审查的困境：第一，确定现有技术的范围。它包括该项专利所属技术领域中申请日或者优先权日之前所有的普通技术知识，以及该日期之前的常规实验手段及能够获知的该领域中所有的现有技术等。第二，根据这一范围对“普通技术人员”的工作程度和学习情况进行判断。银行商业方法专利所属领域中的“普通技术人员”应当具备“银行”、“商业”、“计算机”等知识的教育背景和工作经验，而且还能够将这些知识变为自己的，并且对该项专利还不是显而易见的，才满足条件。第三，审查员的专业能力直接影响到专利授权数量及质量，鉴于我国审查这类专利的审查员素质不高，应加强专业培训，聘用银行金融、计算机信息网络的专家供审查员咨询学习，还可以借鉴美国做法，专门成立2160工作组专门审查此类专利。

六、 结语

金融创新是世界范围内银行业竞争的关键，银行商业方法专利是促进、保障金融创新的基本手段，我国应积极学习和借鉴国际上的相关先进立法经验，并结合本国实际，逐步完善我国银行商业方法专利的相关法律制度，尤其健全相关专利审查标准，为推动我国银行业可持续发展创造良好的法律环境。

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作者简介：

闫 海 辽宁大学法学院

王 沅 辽宁省知识产权信息中心